二 美國項目成果專利權的歸屬

要對項目成果進行專利權的保護，首當其沖的是明確界定專利權的歸屬，由此須對資助人、依托單位及科研人員之間的權利義務進行合理的劃分，明確其在專利申請、享有等方面的具體權利和義務。本書首先考察美國的相關規定，在總結國際經驗的基礎上，進一步梳理我國項目成果專利權歸屬的基本規則。

美國在處理政府資助項目成果知識產權尤其是專利權的歸屬問題上，經過了半個世紀的探索。二十世紀六十年代之前，美國各行政部門對此都有不同的規定，分別確定了自己系統的歸屬原則。這些原則總體有兩種，一是所謂的“收權原則”，二是所謂的“放權原則”。前者是指政府投入的科研項目所產生的成果專利權均歸政府所有，因為政府是投資人，代表公眾對項目投入了資金，因此政府有權享有成果的專利權，并根據自己的情況決定其使用方式。而后者則認為，這些創造發明主要是受資助人通過辛苦的創造性研究活動所取得的，而且受資助方在研究過程中有大量的人力和物力投入，因此受資助人有權擁有和保留成果的專利權，但政府基于公共利益可以免費使用。可以說，這兩個原則反映了人們對待政府投入資金進行研究取得成果的基本態度。1963年，美國政府發布了一項統一而且靈活的政策，即在政府獲得專利權能夠更好地服務于公共利益時，專利權就歸屬于政府，否則就由研究開發單位保留。這項政策從表面上看似乎是合理的，但由于“公共利益”這一不確定法律概念的內涵過于籠統、含糊和充滿彈性，沒有明確的外延界定，導致這一規則的適用靈活有余而剛性不足，實際上是給政府賦予了處理這類問題的更大的自由裁量權。政府可以以“公共利益”為借口占有大量的專利權，而這些專利權往往又未能實際發揮效用，政府科技投入的目標仍難以實現。

二十世紀八十年代以來，美國為了加快科技發展步伐，對傳統的專利政策進行了反省，并對其專利制度進行了數次大的修改，通過了《史蒂文森法案》和《拜杜法案》等法律規范。本書下面的分析主要依據美國現有的相關規定。需要特別強調的是，美國受資助的對象主要是大專院校、非營利機構和小企業。

（一）權利歸屬的基本依據：相關法律體系及資助協議

1．相關法律體系

美國的國家資助項目成果知識產權管理體系是目前世界上最為先進、最為完整和全面的國家資助項目成果管理體系。該體系主要是以美國國家科學基金會（NSF）的相關規定、拜杜法案、45 CFR § 650及37CFR以及相關的知識產權法案為基礎而建立起來的。

項目成果專利權的取得和歸屬主要是探討項目成果專利權的主體問題。根據法律部門之間的分工與協作，專利權的歸屬屬于基本民事權利的范疇，必須由國家法律明文規定，而不能通過國家資助機構的有關規定進行確定。美國關于專利權的歸屬，主要是由聯邦法律加以規定的，而排除了各州法律的介入。但是美國聯邦法律的共同特點是其規定比較籠統，而且對于普通人來說理解起來比較晦澀。為了使相關的法律制度得到落實，除了由法律明確規定之外，美國的NSF作為國家資助研究項目的主要資助人和管理人，在其基金會的運作指南當中，也會提供標準的專利權條款供當事人選擇，通過這樣的方式具體化了法律的規定，為當事人提供了選擇空間。但是這些條款并非強制性條款，對當事人沒有強制力，它的存在主要是為當事人訂立合同提供參考，并對美國聯邦的相關法律、相關概念以及法律關系作出具體化的解釋。

2．資助協議

美國《拜杜法案》詳細規定了各個資助協議應當包含的一些適當的規定以及相關的應有事項。這一協議是確定權利歸屬的重要依據。通過對這些應有事項和相關規定的分析，可以發現這些事項的內容顯示了美國的資助協議的幾個主要特點。

首先，規定了依托單位的權利和義務，以及這些權利和義務的除外情形。在這些規定中，尤其強調了在依托單位放棄或怠于履行義務或者行使權利時，聯邦政府可以獲得項目成果的相關權利，這種權利的取得主要是通過規定依托單位權利行使的期限、逾期不行使或不恰當行使的結果——導致權利發生轉移——而實現的。這種規定一方面有利于敦促依托單位積極地對其研究成果申請知識產權并尋求法律保護，另一方面在其怠于行使權利時，由國家代替而成為權利主體，有利于避免研究成果的浪費和濫用。同時，在整個資助協議體系中，雖然強調依托單位作為受資助人和直接參與的研究人所享有的各項權利和應承擔的各種義務，但是協議體系仍然以國家利益為重，即在美國履行國家義務以及履行美國簽訂和參加的國際條約、國際公約、雙邊或多邊協定以及諒解備忘錄等約定的義務時，國家的權利優先于依托單位的權利。除了基于國家的國際義務使國家獲得項目成果的優先權利外，在國防、軍事、核工業等領域，國家的需求也優先于其他主體的需求。通過對依托單位的權利限制和壓縮，以強調國家在國家資助項目成果體系中的地位并肯定其相關的權利。

其次，在資助協議中規定依托單位在尋求合作以轉化項目成果時的某些限制。一方面，為了促進科研資源的良性循環，法律要求依托單位在獲得項目成果的回報后應當將部分資金用于科研和教育，以培養更多的科研人員投入到研究領域。另一方面，限制依托單位盲目購置科研設備等固定資產，并要求依托單位在將其成果投入產業領域進行轉化之前，要對項目成果有合理的評價，并對市場有足夠的了解，以保障項目成果應有價值的實現。這些限制性的規定為國家資助項目研究涉及的各個主體的科學研究、成果實施和轉化體系的良性運行提供了支持。隨著依托單位將經濟回報投入科研和教育，一是能夠改良設備，提高科研機構的研究能力，拓寬研究的深度和廣度；二是通過對教育機構輸入資金從而幫助后者培養出更多優秀的科研人才。同時，這種限制對于理順項目成果轉化的機制和實現轉化效益最大化也具有重要意義。

（二）具體的權利歸屬

在NSF的管理制度中，NSF的資助對象為依托單位，即NSF與依托單位直接發生法律關系，NSF代表的是國家或聯邦政府，而發明人則可能是隸屬于依托單位的研究人員或是依托單位為完成資助項目臨時雇用的研究人員。根據上述三方之間的關系，資助所獲得的發明專利權的分配規則如下。

1．項目成果的基本專利權歸屬于依托單位，即使在喪失專利權的情況下依托單位也具有最低限度的權利。

專利權的歸屬有一個基本原則，即除了職務發明外，非職務發明的專利權屬于該專利的發明人或者設計人，對此各個國家包括美國均認可。拜杜法案中明確規定，除非有其他特別規定，每一受資助的非營利性組織或者小企業都可享有基金項目成果的所有權利。在美國的管理體系中，以上內容中提到的“受資助人”及“依托單位”是指“任何人、小公司或非營利組織，是在一個資助協議下受領科研資金，承擔科研義務的一方當事人。”拜杜法案規定，“小公司”指的是，在《公司法》第二節85—536（15U. S. C.2632）中定義的和小型企業總署的管理規定中規定的小公司。而“非營利組織”是指大學和其他高等教育機構或組織類型及1986年國內稅收法典501（c）（3）26 U. S. C.501（c）和國內稅收法典501（a）26 U. S. C.501（a）中規定的任何非營利性的科學和教育機構。

《拜杜法案》同時還規定，每一個非營利組織，或小型商業企業，可以在按規定披露了項目成果之后的合理期間內，選擇保留項目成果的所有權，除非存在下列情況而資助協議另有約定：

第一，受資助人不在美國定居或在美國沒有營業場所；

第二，該受資助人受外國政府控制；

第三，當聯邦機構為了更好地促進政策和目標的實現而決定限制或排除受資助人選擇保留項目成果的所有權；

第四，經法律或行政命令的授權，政府機關基于國家安全，限制或排除受資助人選擇保留項目成果的所有權；

第五，當資助協議中包含有與國家海軍核動力或武器相關的程序或發明，或者是歸屬于能源部門的由政府所有、協議方操作的設備等相關的內容時，與該項目相關的所有合同和協議都可以限制受資助人選擇保留項目成果的所有權。

當上述例外情形出現時，非營利組織或小公司無權保留項目成果的所有權，此時項目成果的專利權將歸聯邦政府所有。上述對于受資助人取得權利的限制體現了國家資助項目的特點：一是國家資助項目成果應當立足和服務于本國，其成果應當為本國的國家、社會以及經濟謀福利，而不是相反；二是國家資助項目成果應當能為本國所控制，在國家和社會需要的時候，該成果能夠為國家所用，國家公權力能夠介入而不受外國政府的干預；三是國家對某些特定領域的科研成果享有特別的權利，主要是涉及國防、武器以及負面效果比較難以控制的成果，一方面，這些成果不適合進入社會生活和商業領域，另一方面，這些成果的濫用會對國家、環境等造成巨大損害，進而嚴重損害社會和公眾利益。因此，無論是依托單位或者是商業領域的生產者，出于對社會和公眾安全以及自身可控制能力的考慮，也都認可國家對這些成果的專利權予以保留的權利。總的來說，國家資助研究項目的特點就是在項目運行各個環節中，都有國家公權力或大或小的影響，國家在特定時候也可以成為特殊的權利主體參與項目成果的確認、保護、實施和轉化。

由以上規定可以看出，在美國，一項國家資助項目成果的專利申請權、專利權以及與之相關的許可使用權、轉讓權、轉包權等均由依托單位即受資助人所有，而不是直接歸項目成果的發明人所有，也不是直接歸美國的NSF所有。但是，依托單位取得項目成果的專利權必須要符合法律的規定，即在法定的時間內以適當的方式向NSF提出保留權利的通知。只有其在合理的時間內提出了權利保留，才可以取得所保留的相關權利。可見，依托單位作為該體系中最重要的主體，原則上各項權利均歸其所有，其對項目成果的相關權利的取得是原始取得，但是只有依托單位在采取積極的態度和行為后，才能完整地取得權利。

2．國家可以在專利的使用上享有一定的權利，即“對于依托單位保留所有權的項目成果，為了美國的國家利益，聯邦政府在世界范圍內享有非排他的、不可轉讓的、不可撤銷的、支付費用的使用許可權”。國家也可以在依托單位放棄權利或者怠于行使權利的情況下，獲得專利權。

美國的通說認為，在國家資助項目管理體系中，國家資助機構與依托單位之間構成委托關系。依托單位如果就項目成果申請專利并取得專利權，國家資助機構作為委托人可以免費實施該專利。同時，當依托單位轉讓其項目成果的專利申請權時，國家資助機構以及相關的政府機構也應當享有優先的權利。

聯邦政府取得的權利需要區分國內和國外兩個部分。在國內，聯邦政府取得項目成果所有權的前提是依托單位明確表示放棄保留項目成果的所有權；依托單位在法律規定或者NSF規定的期限內怠于行使項目成果的權利，從而導致權利移轉。一般來說，在國內，依托單位作為權利人，有義務也有需求將其技術成果推廣并實施。同時，依托單位作為獨立的法人，也有資格和機會與工商業生產者通過訂立實施許可合同完成項目成果的實施。此時國家權力的介入是次要的，起輔助作用的，只有在依托單位沒有能力或者怠于實施的情況下，基于對項目成果權利的保護和價值的保持，才能由政府代表國家取得所有權并促進其實施和轉化。在這個模式下，政府通過原始取得成為項目成果的權利人。而在國外范圍，政府取得所有權的目的主要是為了維護國家利益，或者是在依托單位沒有能力在外國進行項目成果的專利權保護時，通過權利的轉移，繼受取得項目成果的專利權，成為適格的權利人。從這個角度來看，國家在國外成為資助項目成果的權利人，其目的一是為了防止該項權利因受到所在國政府的國家行為而使依托單位或者被許可使用權人的利益受到侵害，其目的之二是通過政府的努力使本國的成果在國外得到有效的專利權保護，進而維護本國專利在外國應有的利益。

3．發明人在依托單位選擇放棄專利權時，有條件地享有基本的專利權。如署名權、獲得報酬權等等，但是任何權利的取得都不能以損害他人合法權益為條件，因此，發明人的某些權利可因損害依托單位、資助機構或發明人的雇主的權利而被排除。

美國《拜杜法案》規定：“如果一個依托單位在符合本法規定的情形下，選擇不保留項目成果的所有權的，聯邦政府可以依本法之規定取得所有權。但當聯邦政府基于具體的情況，可以在與受資助人協商后將該項目成果的權利授予成果的發明人。”可見，項目成果的發明人原則上不能成為項目成果的權利人，依托單位和政府的權利要求均優先于發明人。在依托單位和政府均對項目成果放棄權利請求后，發明人雖然獲得了順序權利，但是發明人也有權放棄或拒絕該權利。所以，發明人取得財產性知識產權的條件之一是需要其他主體放棄保留所有權，另一個是發明人接受或者申請成為權利人。發明人取得的是依托單位和政府均放棄的項目成果的專利申請權和所有權，也應當屬于原始取得。發明人取得權利后也可以將該權利進行授權許可使用或者轉讓。但是，當發明人或其代表在向國外申請專利時，需要通過電子文本的形式向NSF提交一個政府享有許可的確認書，并同意提交包含有聯邦支持條款內容的專利申請書，僅在完整履行上述程序并獲得同意后，發明人方可在國外申請專利。這種對本國專利的保護模式各國均有，如我國，如果一個專利的持有人要向國外申請專利或者要將該專利轉讓給外國的主體時，需要向國家專利局提出請求或者申請備案，以防止有利于我國社會、經濟發展的專利外流。

就普通的知識產權成果而言，在沒有特別約定的情況下，科研成果的權利人便是該科研成果的實際研究人，實踐中往往就是項目負責人。但是國家資助項目具有其特殊性，如前所述，資助協議的雙方當事人分別是資助人和受資助人。項目負責人隸屬于依托單位，這就使依托單位在成為權利享有者的同時也是義務承擔者。此時，如果由項目負責人再享有相關的權利，就與依托單位的權利義務相沖突，因此，在國家資助項目管理體系中，項目負責人并不對項目成果直接享有財產性的知識產權。同時，項目負責人作為資助項目的直接參與人，不僅要受依托單位的制約，同時也會受到其他的限制，比如，若基金資助者事先聲明這一項目是為了履行國際協定或國際條約規定的義務時，美國NSF將有權指示項目負責人向其他國際條約參與國告知這一項目成果的各項情況，以與國際協定和條約的要求相協調。

4．以美國NSF為典型的代表國家和政府的資助機構，在依托單位和發明人都放棄相關的權利的情況下，應當及時將專利成果公布于眾以便公眾知悉和使用。

賦予資助機構這樣的權利就是為了避免研究成果的浪費，通過國家權力的介入，使各種研究成果都能在社會發展中發揮其應有的價值，也使資助項目的成果物盡其用。實踐中，出現這種情況的原因一般有二：一是，研究成果往往涉及基礎學科研究，這類研究的顯著特點就是資金消耗巨大，轉化的成本比較高，轉化后所體現的實際效果需要長期的努力來實現，依托單位及發明人往往因無力轉化而將其放棄，這就需要國家的介入，為專利成果的轉化和實現提供人力、物力、財力以及政策和法律制度上的支持；二是，資助項目研究失敗，未能實現預期目標，也未能產出獨立的可直接進行轉化的成果，資助機構通過向公眾公布相關信息，使這些未完成的研究在公眾的關注下成為以后更新研究的基礎和鋪墊，從而使這部分未完成的或者失敗的研究材料、數據和某些初步的智力成果為其他科研人員所共享，為進一步的研究提供一個平臺。

另外，對于依托單位和發明人都放棄權利的成果，如其他政府機構對該成果有興趣，則資助機構可以有條件地給予該機構優先權利。

可見，美國相關制度的最大特點就在于：除了保護依托單位和項目負責人的最低限度的權利以外，體現了國家資助項目的國家性，最終的目標就是為了維護國家和社會公共利益，并使每個國家資助研究項目的成果都能夠為社會所利用，使其價值得到合理的實現，從而實現國家的資助能夠獲得與資金相當甚至更高的回報，物超所值。

（三）美國政府的政策支持

在國家資助項目成果管理體系中，依托單位雖然是其中最為重要的角色，但是政府作為國家公權力的代表也是不可或缺的。這里所謂政府，并不僅限于國家資助機構。政府在整個體系中，一方面充當了項目成果保護者和實施者的角色，另一方面更為重要的是代表國家為整個體系的良性循環提供有力的政策和制度方面的保障。政府既是維護體系運轉的權力主體，同時也是幫助依托單位實現權利的義務主體。比如，在《拜杜法案》中明確規定了政府在參與項目成果管理時應當負有保密義務；在依托單位沒有能力或怠于轉化項目成果時，政府擁有項目成果的強制許可權等等。所以，國家資助項目成果管理體系的建立，除了需要明確權利的歸屬和取得以外，還需要國家和政府通過明確相關的政策，制定相關的法律以明確各方的權利和義務，從而為整個體系的構建和發展創造有利的條件和空間。

除了為體系的建立和運轉提供制度支持外，政府是最有力的權利維護者，這種強大的實力特別表現在其于境外保護專利權的時候。無論是個人還是法人或者其他組織，在國外維權時，相對于所在地的國家和該國的法律，總是處于弱勢地位的，尤其在該國相關的法律規定缺乏一定合理性時，這些主體就更顯得無能為力。但是當政府代表國家在境外成為項目成果的權利主體后，該項目成果就成為國家財產，一方面可以享受國家財產的豁免，另一方面，政府也能為該項目成果提供更有力的保護。

需要補充說明的是，在美國的政府資助體系中，還有另兩類受資助人，第一類是由政府擁有并操作的聯邦實驗室（GOGO），第二類是政府擁有，受資助人操作的聯邦實驗室（GOCO）。對于GOGO，研究人員職務上的任何發明創造的專利權及電腦軟件的著作權都歸屬于聯邦政府，但是政府可以授權聯邦實驗室董事會與企業簽訂專利技術移轉協議。GOCO的情形與前述原則基本相同，在其獲得政府資助部門同意后，可以通過獨家授權方式對這些專利權和著作權進行轉讓和利用。但是政府保留行政介入權以及基于公共利益需要而無償實施該研究成果的權利。