第一部分 商標(biāo)

01 愚公移山

——科麥公司商標(biāo)爭議糾紛案

案由

臺(tái)灣科麥股份有限公司（以下簡稱臺(tái)灣科麥）于1991年在我國臺(tái)灣地區(qū)成立。2000年4月8日，科麥公司將其享有的“科麥中英文及圖”的著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海科麥?zhǔn)称酚邢薰荆ㄒ韵潞喎Q上海科麥）。2007年3月7日，上海科麥的員工秦女士將“科麥中英文及圖”的作品稍作添加后，惡意申請為注冊商標(biāo)，并于注冊成功后將該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給了第三人。

上海科麥在長達(dá)5年的時(shí)間里，對該涉案商標(biāo)進(jìn)行了漫長艱苦的維權(quán)，然而，歷時(shí)多年卻遲遲未能盼到裁定結(jié)果。2012年9月，由我接手承辦后，經(jīng)過細(xì)致的分析與深入的操作，最終撤銷了秦女士惡意搶注的商標(biāo)，在3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)便成功地解決了這個(gè)耗時(shí)長久的棘手案件。這個(gè)圓滿的結(jié)果令客戶贊不絕口，欣慰地等到了遲來的正義。

2012年9月11日上午，我正在上海世博園處理一起專利侵權(quán)訴前保全的事宜。此時(shí)，電話突然響起，原來是我多年的老友——某知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司的湯總來電話，他告訴我，公司里有一起棘手的商標(biāo)爭議案件需要處理，該案已經(jīng)拖延了5年的時(shí)間都沒能解決，現(xiàn)在想請我老將出馬。我一向?qū)τ谝呻y案件頗有興趣，便很爽快地答應(yīng)了。湯總說客戶想直接與我見面，這樣可更詳細(xì)地告訴我整個(gè)案件的來龍去脈，便約定下午到律師事務(wù)所詳談。

烘焙帝國

臺(tái)灣科麥成立于1991年，專營高級(jí)烘焙食品的原料。1996年4月，臺(tái)灣科麥為打造自己的品牌，便委托了一名女設(shè)計(jì)師代為設(shè)計(jì)兩款圖案作為公司的服務(wù)標(biāo)識(shí)，要求以科麥公司所經(jīng)營的食品烘焙業(yè)務(wù)為構(gòu)思，表達(dá)烘焙行業(yè)的基本元素，如小麥及工具，以塑造出科麥公司“烘焙王國”之企盼，并約定完成設(shè)計(jì)圖案后其版權(quán)歸臺(tái)灣科麥。根據(jù)臺(tái)灣科麥的要求，女設(shè)計(jì)師開始構(gòu)思和設(shè)計(jì)。通過幾次三番的修改，經(jīng)科麥公司的確認(rèn)，女設(shè)計(jì)師終于圓滿地完成了“科麥”圖案設(shè)計(jì)，臺(tái)灣科麥也按約向其支付了設(shè)計(jì)費(fèi)用。

之后，臺(tái)灣科麥經(jīng)過多年的發(fā)展，漸漸地樹立了自己的品牌，在行業(yè)中取得了領(lǐng)先地位。他們在海峽兩岸相繼建立了多處服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及辦事處，品牌遍布臺(tái)北、上海、南京、武漢、青島、成都、沈陽等各大城市，一個(gè)食品烘焙業(yè)的“商業(yè)帝國”逐漸顯露雛形。1998年4月，臺(tái)灣科麥在上海設(shè)立了首家分公司——上海科麥。上海科麥成立后，全面代理臺(tái)灣科麥的產(chǎn)品在大陸市場的銷售，并使用“科麥”字號(hào)作為商標(biāo)標(biāo)識(shí)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。由于擁有世界一流的食品原料、食品機(jī)械和加工技術(shù)，并聘請了國外知名企業(yè)的技術(shù)顧問，上海科麥很快就拓展了大陸市場，其旗下相繼設(shè)立了“歐貝拉烘焙示范餅屋”“奉賢食品機(jī)械廠”“奉賢調(diào)料廠”“吐魯番葡萄干生產(chǎn)基地”和“聯(lián)旭糕點(diǎn)專業(yè)代工工廠”等烘焙基地，從2001年至2007年連續(xù)7年參加了由中國焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的“中國國際焙烤展覽會(huì)”。至此，上海科麥已在全國焙烤市場中具有較高的市場占有率，在焙烤行業(yè)中取得了較高的品牌知名度。

2000年4月，臺(tái)灣科麥與上海科麥簽訂了“科麥”圖案的著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。合同約定：臺(tái)灣科麥將“科麥”圖案的相關(guān)著作權(quán)，在大陸范圍內(nèi)永久轉(zhuǎn)讓給上海科麥，轉(zhuǎn)讓費(fèi)為20萬元人民幣。所轉(zhuǎn)讓的著作權(quán)包括：復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、出租權(quán)、展覽權(quán)、表演權(quán)、放映權(quán)、廣播權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)、攝制權(quán)、改編權(quán)、翻譯權(quán)、匯編權(quán)以及雙方尚未明確列舉的著作權(quán)。該合同還約定在著作權(quán)轉(zhuǎn)讓后，上海科麥可以在大陸范圍內(nèi)對侵犯“科麥”圖案著作權(quán)的一切行為以自己的名義采取保護(hù)措施，保護(hù)措施包括但不限于提起民事訴訟的行為。

禍起蕭墻

2004年10月12日，上海科麥濟(jì)南辦事處的一名員工秦女士瞞著公司，私自在上海科麥享有著作權(quán)的圖案兩側(cè)加添了“科麥”中文字樣，在圖案下方英文“BAKER’S KINGDOM”前加注“KM-”字母，組成了近似圖案，并到原國家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡稱國家商標(biāo)局）在國際分類第29類上申請了注冊商標(biāo)。上海科麥在上述商標(biāo)初審?fù)ㄟ^后的公告期內(nèi)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，故無法走商標(biāo)異議程序，而只能向國家商標(biāo)評審委員會(huì)（以下簡稱商評委）提出商標(biāo)爭議請求，要求撤銷該注冊商標(biāo)。當(dāng)時(shí)，考慮到撤銷注冊商標(biāo)的難度，上海科麥便決定采取釜底抽薪的方法，將自己享有著作權(quán)并在先使用的“科麥”圖案到上海市版權(quán)局登記了著作權(quán)。接著，就開始著手著作權(quán)的官司準(zhǔn)備，所以上海科麥在2008年3月23日以注冊商標(biāo)侵犯其著作權(quán)為由將秦女士起訴至山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院，請求法院判令：1.秦女士停止一切侵犯上海科麥美術(shù)作品著作權(quán)的行為，包括使用及轉(zhuǎn)讓“科麥中英文及圖”商標(biāo)；2.秦女士賠償上海科麥損失人民幣10萬元；3.秦女士消除影響，公開賠禮道歉；4.本案的訴訟費(fèi)由秦女士負(fù)擔(dān)。

但在案件的審理過程中卻節(jié)外生枝，突然殺出了一個(gè)“程咬金”，即案外人濟(jì)南科麥商貿(mào)有限公司（以下簡稱濟(jì)南科麥）。濟(jì)南科麥致函法院，稱其是系爭商標(biāo)的合法持有人，其商標(biāo)來源于山東泰和世紀(jì)投資有限公司（以下簡稱山東泰和），該公司在2009年3月28日將爭議商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給了他們。從商標(biāo)局頒發(fā)的商標(biāo)注冊證上可以看出，秦女士在2007年3月7日將系爭商標(biāo)注冊成功后就立即轉(zhuǎn)讓給了山東泰和，兩年后即2009年3月，山東泰和又將該系爭商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給了濟(jì)南科麥。至此，因秦女士的搶注商標(biāo)行為而引發(fā)的一場涉及商標(biāo)專用權(quán)、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同、著作權(quán)侵權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)系列糾紛的案件就此拉開帷幕。

孰是孰非

煙臺(tái)中院在審理過程中發(fā)現(xiàn)，本案存在著諸多知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利沖突問題。案件的爭議焦點(diǎn)主要涉及著作權(quán)的侵權(quán)認(rèn)定。涉案圖案是臺(tái)灣女設(shè)計(jì)師受臺(tái)灣科麥委托，以臺(tái)灣科麥經(jīng)營的烘焙行業(yè)為元素設(shè)計(jì)的，圖案富有藝術(shù)美感，且體現(xiàn)了企業(yè)文化和經(jīng)營理念，具有獨(dú)創(chuàng)性，理應(yīng)受到法律保護(hù)。此后，臺(tái)灣科麥與上海科麥簽訂了著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，上海科麥在取得“科麥”圖案的相關(guān)著作權(quán)后，到上海版權(quán)局進(jìn)行了登記，從而成為該圖案的權(quán)利人。秦女士作為上海科麥的員工，在知道本公司及其商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)的知名度的情形下，發(fā)現(xiàn)公司尚未申請注冊商標(biāo)，于是便乘機(jī)擅自向國家商標(biāo)局注冊了商標(biāo)。法院經(jīng)審理后認(rèn)為秦女士的這一行為從未得到上海科麥的授權(quán)，因此構(gòu)成了對上海科麥“科麥中英文及圖”作品著作權(quán)的侵犯，判令其應(yīng)停止侵權(quán)。但上海科麥請求秦女士停止使用及轉(zhuǎn)讓“科麥中英文及圖”商標(biāo)的訴求卻被法院駁回。法官在合議過程中考慮到該商標(biāo)已兩易其主，且均通過國家商標(biāo)局核準(zhǔn)，同時(shí)系爭商標(biāo)的所有權(quán)人又是案外人濟(jì)南科麥，不是本案的訴訟主體，據(jù)此建議上海科麥可以另行起訴。

上海科麥同時(shí)還要求法院判令秦女士消除影響，公開賠禮道歉。法院認(rèn)為雖然法律條文中規(guī)定了消除影響、賠禮道歉的民事責(zé)任，但該責(zé)任承擔(dān)的前提是侵權(quán)行為侵犯了著作權(quán)中的人身權(quán)利。由于秦女士僅侵犯了上海科麥著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)，故法院也未支持該項(xiàng)訴訟請求。

法院判決后，秦女士不服判決結(jié)果上訴至山東省高級(jí)人民法院。山東高院經(jīng)審理后認(rèn)為，原審認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，便駁回了秦女士的上訴，維持了原審法院的判決。

任督二脈

該著作權(quán)糾紛終于在山東高院的一紙判決中塵埃落定，上海科麥以為將這份權(quán)威的判決書交到商評委便勝利在望了，于是在2011年年初就將這份判決書作為補(bǔ)充證據(jù)提交到了商評委，滿懷信心地等待結(jié)果。但令人沮喪的是，在遞交了這份充分有力的補(bǔ)充證據(jù)后，商評委卻仍然遲遲沒有作出裁定。當(dāng)事人和代理公司左等右等、望眼欲穿，雖幾經(jīng)努力但案件仍石沉大海、杳無音信，代理公司的湯總屈指一算，該案已歷時(shí)5年有余，再不設(shè)法解決便對不起當(dāng)事人了，于是就與我來商量對策。作為一名專攻疑難案件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)律師，對老朋友的真誠相托難以推卻，且我對這種高難度的、具有挑戰(zhàn)性的案件尤感興趣。于是，便抓緊了解案情始末，并很快就找到了突破案件的關(guān)鍵命脈。

深夜里，我獨(dú)自坐在辦公室里靜靜地思考該案究竟應(yīng)如何操作？我百思不得其解的是，為什么一個(gè)清晰明了的商標(biāo)爭議卻多年久拖不決，其中究竟存在什么問題？考慮再三后，便決定乘勝追擊，促使商評委盡快裁定撤銷系爭商標(biāo)。

經(jīng)過深思熟慮，我認(rèn)為本案的關(guān)鍵點(diǎn)是兩大問題：首先是實(shí)體問題。著作權(quán)案件的勝訴對我們來說是一個(gè)極為有利的證據(jù)，可以用在先的著作權(quán)來對抗在后的商標(biāo)權(quán)。其次是程序問題。該案的審限不明確，已審理了逾5年，但仍無結(jié)果。若能指出程序瑕疵，商評委便會(huì)抓緊裁定。因此，我決定雙管齊下，打通這“任督二脈”，本案就能見到曙光。

幾經(jīng)曲折，我終于了解到案件久拖不決的原因：一是由于沒有審限要求，案件審理缺乏督促；二是審查人員不足，多年如此，后雖有增加，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；三是由于當(dāng)年國家商標(biāo)審查機(jī)關(guān)的辦公場所面臨搬家，有關(guān)人員均在做搬遷準(zhǔn)備；四是該案具體審查員意外受傷，休養(yǎng)在家。了解情況后，我覺得確實(shí)情有可原。歲月如梭，轉(zhuǎn)眼已到11月下旬，我又撰寫了一份書面補(bǔ)充意見交給了商評委。同時(shí)，為了確保不受地域限制，能及時(shí)得到反饋信息，我便又委托了北京一家經(jīng)驗(yàn)豐富且交情深厚的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司，來輔佐我們進(jìn)行案件材料的交接，以及與審查員之間的溝通交流。

2012年12月21日下午，我收到了北京代理公司發(fā)給我的短信，說商評委的領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真負(fù)責(zé)地督辦了此案，基本上認(rèn)可我方的補(bǔ)充意見，將作出撤銷對方商標(biāo)的決定。不久，該代理公司又告訴我商評委的裁定書已下，后續(xù)事宜交由商評委下屬的公司辦理，因公司流程周期較長，故裁定書送達(dá)尚需一段時(shí)間，估計(jì)春節(jié)前能拿到正式的裁定書。此時(shí)，我心中的石頭終于落地，這個(gè)長達(dá)近6年的商標(biāo)爭議糾紛，在我的努力下最終撥云見日，開花結(jié)果。寒冬，我獨(dú)自坐在辦公室里，望著窗外凝結(jié)的霧氣和路邊白皚皚的積雪，心里卻是暖洋洋的。

再移一“峰”

初戰(zhàn)告捷，一起拖了逾5年的懸而未決的商標(biāo)疑難案件，在不到5個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就圓滿解決了，猶如在上海科麥商標(biāo)維權(quán)征途上搬走了一座大“山”。然而，這僅僅是“科麥中英文及圖”商標(biāo)系列案的開局。上海科麥商標(biāo)戰(zhàn)略的真正目的是要將“科麥中英文及圖”商標(biāo)在第29類和第30類商品上均注冊下來，一則可與自己公司的字號(hào)相吻合，二則也可使海峽兩岸均有科麥品牌。如今雖然搬走了一個(gè)高大的攔路障礙，但切不可淺嘗輒止，半途而廢。接下來就要雙管齊下——在對方“科麥中英文及圖”商標(biāo)（第29類）被爭議撤銷的基礎(chǔ)上，一方面要通過商標(biāo)異議復(fù)審程序，千方百計(jì)地使對方的“科麥中英文及圖”商標(biāo)在第30類商品上不予核準(zhǔn)注冊；另一方面又要通過駁回復(fù)審程序，促使我方申請注冊的“科麥中英文及圖”商標(biāo)在第30類商品上核準(zhǔn)注冊。

早在2007年，秦女士不但以濟(jì)南科麥的名義在第29類商品上注冊了侵犯上海科麥著作權(quán)的“科麥中英文及圖”商標(biāo)，同時(shí)還以個(gè)人名義在第30類商品上注冊了相同的“科麥中英文及圖”商標(biāo)，待到上海科麥發(fā)現(xiàn)時(shí)，第29類商品上的“科麥中英文及圖”商標(biāo)已逾初審公告期，秦女士僥幸成功注冊。故上海科麥只得通過爭議程序，直接向商評委提出要求撤銷系爭注冊商標(biāo)，即前述搬走的第一座大“山”。而發(fā)現(xiàn)秦女士在第30類商品上申請注冊“科麥中英文及圖”商標(biāo)時(shí)，尚處于初審公告期內(nèi)，為防前車之覆，上海科麥就毫不遲疑地立即向國家商標(biāo)局提出異議。然而，當(dāng)時(shí)上海科麥尚未確立以侵犯在先著作權(quán)為由的異議思路，也確實(shí)尚未取得后來山東高院確認(rèn)其擁有“科麥中英文及圖”著作權(quán)的生效判決書，故上海科麥的異議被商標(biāo)局駁回。當(dāng)然，上海科麥并未氣餒，立馬就向商評委提起復(fù)審程序。后來我參與了上海科麥對“科麥中英文及圖”商標(biāo)（第29類）的異議復(fù)審程序，并收到了商評委撤銷濟(jì)南科麥在第29類商品上注冊的“科麥中英文及圖”商標(biāo)的裁定書，于是上海科麥又重燃希望，繼續(xù)委托我代理其向商評委提出商標(biāo)駁回復(fù)審申請，要求對秦女士在第30類商品上申請注冊的“科麥中英文及圖”商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。

不久，商評委就于2013年10月下旬下達(dá)了駁回復(fù)審裁定書：“申請人的‘科麥BACKER’S KINGDOM及圖’等商標(biāo)的圖形部分為在一圓形背景圖案下凸顯麥穗和面杖圖形，該圖形部分經(jīng)過藝術(shù)化處理且具有藝術(shù)美感，具有較強(qiáng)獨(dú)創(chuàng)性和可復(fù)制性，符合我國《著作權(quán)法》規(guī)定的作品獨(dú)創(chuàng)性要求，屬于我國《著作權(quán)法》保護(hù)的美術(shù)作品。”裁定書在確認(rèn)了系爭商標(biāo)具有獨(dú)創(chuàng)性，受我國著作權(quán)法保護(hù)后，繼續(xù)查明事實(shí)，并認(rèn)為：“可以證明上海科麥對該圖形作品享有在先著作權(quán)。被申請人（秦女士）對申請人（上海科麥）提交證據(jù)的真實(shí)性等問題存在質(zhì)疑，但未提出相反證據(jù)，且申請人提交的民事判決書證據(jù)已推翻被申請人的質(zhì)疑，對此，我委不予支持被申請人的質(zhì)疑。本案被異議商標(biāo)的圖形部分與上海科麥享有著作權(quán)之圖形作品在構(gòu)圖內(nèi)容、圖形設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)、顏色填充方面高度相似，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。同時(shí)，被申請人未提交任何證據(jù)說明其對被異議商標(biāo)圖形部分的設(shè)計(jì)具有合理出處。”裁定書最后認(rèn)定，“被申請人在未取得上海科麥許可的情況下，注冊與其享有著作權(quán)的美術(shù)作品相似的標(biāo)志為商標(biāo)，侵犯了該公司的在先著作權(quán)，違反了《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定”，并裁定“被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊”。

看到上述裁定后，我如釋重負(fù)，我們再一次成功地阻止了秦女士在第30類商品上惡意注冊商標(biāo)——上海科麥在與對手秦女士關(guān)于“科麥中英文及圖”商標(biāo)糾紛系列案的博弈中，再搬一峰，下一步就是要使上海科麥在第30類商品上申請注冊的“科麥中英文及圖”商標(biāo)注冊成功。為此，上海科麥在要求國家商標(biāo)局不予核準(zhǔn)秦女士注冊商標(biāo)受挫時(shí)，并不氣餒，而是逆水行舟，繼續(xù)向商評委申請復(fù)審，在“再搬一峰”成功后，乘勝追擊，催促商評委盡快核準(zhǔn)我方在第30類商品上申請注冊的“科麥中英文及圖”商標(biāo)，使兩起復(fù)審攻防兼?zhèn)洹㈦p管齊下、互為因果。

果然，2013年11月12日，也就是秦女士在先注冊的“科麥中英文及圖”商標(biāo)被撤銷后約半個(gè)月，我們就又收到了商評委商評字（2013）第110480號(hào)駁回復(fù)審決定書：“至本案審理之時(shí)，商標(biāo)局引證的第4305051號(hào)‘科麥KM·BAKER’S KINGDOM及圖’商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)）已經(jīng)我委‘商評字（2013）第95169號(hào)’《商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》裁定不予核準(zhǔn)注冊。我委認(rèn)為，依據(jù)我委查明的事實(shí)，鑒于引證商標(biāo)已不予核準(zhǔn)注冊，申請商標(biāo)與引證商標(biāo)之間已不存在權(quán)利沖突。依據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第二十七條的規(guī)定，我委決定：申請商標(biāo)予以初步審定，由我委移交商標(biāo)局辦理相關(guān)事宜。”大約又過了半年，2014年4月底，我們收到了國家商標(biāo)局核發(fā)的商標(biāo)注冊證。

至此，上海科麥終于可以在第30類“科麥中英文及圖”商標(biāo)的大道上暢通無阻地“奔跑”——名正言順地使用自己的“科麥中英文及圖”商標(biāo)了。我在由衷地為上海科麥高興之余，也不禁有些感慨。擺在上海科麥商標(biāo)戰(zhàn)略面前的三座大“山”：橫向是左右排列的由秦女士于2007年分別在第29類和第30類商品上搶先申請注冊的“科麥中英文及圖”商標(biāo)；縱向是前后序列的由秦女士和濟(jì)南科麥先后于2007年和2011年分別在第29類商品上申請注冊的“科麥中英文及圖”商標(biāo)和“科麥黑體字”商標(biāo)。經(jīng)過不屈不撓的努力，上海科麥終于逐步掃清了左右橫向的兩座大山。然而，第29類“科麥中英文及圖”商標(biāo)的大道仍然被“科麥黑體字”商標(biāo)這座大“山”所阻隔。而且此“山”較前兩“山”更高更堅(jiān)，前景不容樂觀。

終鑿后“岳”

在將橫向左右排列的第29類和第30類商品上申請注冊的“科麥中英文及圖”商標(biāo)兩座大“山”移開后，即打開了通往在第30類商品上注冊“科麥中英文及圖”商標(biāo)的大道。接下來就要鑿開“科麥黑體字”商標(biāo)這座大“山”了。然而要鑿開“科麥黑體字”商標(biāo)這座大“山”又談何容易！首先，“科麥黑體字”商標(biāo)申請注冊在先；其次，“科麥黑體字”商標(biāo)不存在著作權(quán)侵權(quán)問題，因此不能以侵犯在先著作權(quán)的理由來申請不予其核準(zhǔn)注冊；再次，若以不正當(dāng)競爭為由來確認(rèn)濟(jì)南科麥在第29類商品上注冊“科麥黑體字”商標(biāo)系惡意搶注，卻又不明濟(jì)南科麥與秦女士的法律關(guān)系。案件的進(jìn)展一度陷入了僵局。要打破僵局，就必須要鑿開“科麥黑體字”商標(biāo)這座后“岳”，而鑿開這座“岳”的關(guān)鍵在于要找出濟(jì)南科麥與秦女士是否有惡意串通之嫌，因此就必須在他們之間的關(guān)系上尋找突破口。

在確定了以濟(jì)南科麥惡意搶注“科麥黑體字”商標(biāo)，濟(jì)南科麥與秦女士有惡意串通之嫌作為鑿開后“岳”的突破口后，接下來的幾天里我就一直在思考秦女士與濟(jì)南科麥之間的關(guān)系。

2014年8月中旬的一天，我的助手們都已經(jīng)下班回家，我還在辦公室里為這個(gè)問題而苦思冥想。正當(dāng)我坐在窗邊閱讀山東高院的二審判決書的時(shí)候，秦女士二審代理人李海的名字突然在我腦海中一閃而過。濟(jì)南科麥的法定代表人叫李洋。這兩人都姓李，又都是單名，會(huì)不會(huì)是兄弟關(guān)系？當(dāng)這個(gè)念頭閃過的一剎那，第六感覺告訴我這極有可能就是我們一直在苦苦尋求的突破口，想到這里，我心中不禁竊喜。因?yàn)槿绻麄冋媸切值荜P(guān)系的話，就將秦女士與濟(jì)南科麥連接起來了。于是我打算第二天上班后讓助手核對李海與李洋兩人的住址。第二天上午，我的助手在核對了李洋身份證上的地址與山東高院判決書上李海的地址后，欣喜地告訴我說：“朱老師，兩人的地址是完全相同的。”聽到這句話，我瞬間有一種撥云見日、醍醐灌頂之感，不禁喜出望外，最后的結(jié)果也確實(shí)不出我所料。當(dāng)時(shí)我考慮，首先，李海和李洋可能的兄弟關(guān)系就將秦女士與濟(jì)南科麥直接關(guān)聯(lián)起來，也就是說在第29類商品上申請注冊“科麥黑體字”商標(biāo)的行為可能是秦女士與濟(jì)南科麥惡意串通的結(jié)果。其次，此前秦女士既然有在第29類商品上惡意搶注“科麥中英文及圖”商標(biāo)的行為，那么也有可能與濟(jì)南科麥串通共同惡意搶注“科麥黑體字”商標(biāo)。于是連日來一直困擾我的疑云也因?yàn)橐粋€(gè)靈感而煙消云散，我仿佛隱約看到了一絲勝利的曙光。

然而，李氏的兄弟關(guān)系畢竟還是推測，尚無確鑿證據(jù)證實(shí)，還需去濟(jì)南進(jìn)一步取證。2014年8月下旬，我滿懷期待地和助手再次坐上了開往濟(jì)南的列車，此行的目的就是去當(dāng)?shù)嘏沙鏊{(diào)查李洋和李海是否為兄弟關(guān)系。但令人失望的是由于他倆已獨(dú)立門戶，他們的戶籍資料分屬不同的派出所，而且均是個(gè)人獨(dú)立信息，因此雖然調(diào)取了兩人的戶籍資料，卻無法證明二人系兄弟關(guān)系。由于中午還要趕往北京，所以，此次取證并未遂愿，但我們并不氣餒。2014年9月下旬，我又?jǐn)y助手三上濟(jì)南。最終功夫不負(fù)有心人，這次我們順利調(diào)取到了李海和李洋的戶籍資料，證實(shí)他們確系兄弟關(guān)系。

為了能盡快促使商評委對濟(jì)南科麥在第29類商品上申請注冊的“科麥黑體字”商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊，我們在著手調(diào)查李氏兄弟關(guān)系的同時(shí)，對濟(jì)南科麥不正當(dāng)競爭惡意搶注的行為也啟動(dòng)了鑒定程序。此前也曾先后向商評委遞交了《濟(jì)南科麥黑體字商標(biāo)補(bǔ)充意見書》和《上海科麥再補(bǔ)充意見陳述書》兩份材料，但是總感到意猶未盡，沒有達(dá)到我所期望的最佳狀態(tài)。因此便想到請商標(biāo)鑒定機(jī)構(gòu)的專家做一個(gè)鑒定，希望能借助專家們精深的專業(yè)知識(shí)幫助我們準(zhǔn)確地將對方侵權(quán)行為的性質(zhì)表達(dá)出來，以向商評委提供一個(gè)完整的借鑒方案。

于是在2014年8月下旬，在我們第二次去濟(jì)南取證未果后，當(dāng)天中午我們就乘車前往北京尋找商標(biāo)鑒定機(jī)構(gòu)。由于我們帶了比較充足的證據(jù)，相信鑒定機(jī)構(gòu)定能給出一個(gè)令人滿意的結(jié)果。

果然，2014年9月下旬，商標(biāo)鑒定機(jī)構(gòu)就出具了《商標(biāo)法律論證意見書》。鑒定專家們認(rèn)為：“考慮到秦女士曾是上海科麥濟(jì)南辦事處的員工，顯然知道上海科麥在先使用但未注冊的‘科麥中英文及圖’商標(biāo)，其搶先注冊，又將該商標(biāo)在案件審理期間轉(zhuǎn)讓于濟(jì)南科麥，而濟(jì)南科麥的法定代表人李洋與秦女士二審代理人是同胞兄弟，可得知李洋同樣知曉上海科麥在先使用但未注冊‘科麥中英文及圖’商標(biāo)的事實(shí)，而正是在該案的二審期間，濟(jì)南科麥又申請注冊了‘科麥’文字商標(biāo)，該行為具有明顯的惡意，可以判定為是惡意搶注行為……濟(jì)南科麥將上海科麥的商號(hào)‘科麥’注冊為‘科麥’文字商標(biāo)的行為，考慮到濟(jì)南科麥具有明顯的主觀惡意，是一種對上海科麥企業(yè)名稱的擅自使用行為，容易引起相關(guān)公眾對產(chǎn)品來源的誤認(rèn)，屬于不正當(dāng)競爭行為。”

在收到《商標(biāo)法律論證意見書》后，我們就將其與《科麥商標(biāo)鑒定資料和證據(jù)》一并寄送至商評委，接下來便是等待商評委的最終裁定。我們相信以現(xiàn)有的資料和證據(jù)，加上專家們的論證意見，商評委定能給我們一個(gè)公正的答案，案件進(jìn)展到這一步已經(jīng)是勝利在望了。

又過了大半年，到了2015年炎夏，商評委裁定對濟(jì)南科麥的“科麥黑體字”商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。至此，橫在上海科麥面前的三座大山終于被移開。2015年5月12日，我們就向商標(biāo)局在第29類和第30類商品上申請注冊了“科麥黑體字”商標(biāo)。

孰料好事多磨！2016年3月24日，我們收到了商標(biāo)局發(fā)出的《商標(biāo)部分駁回通知書》，駁回了我們所申請的商標(biāo)在第29類部分指定商品上的使用以及在第30類全部指定商品上的使用，原因是所申請商標(biāo)與其他商標(biāo)近似。原來，此次我們是以科麥（上海）烘焙食品貿(mào)易有限公司（以下簡稱科麥烘焙）的名義向商標(biāo)局申請注冊“科麥黑體字”商標(biāo)，而所謂相似的商標(biāo)其實(shí)就是上海科麥申請的“科麥中英文及圖”商標(biāo)。在知道原因后，我們馬上向商評委提起復(fù)審申請，并遞交了關(guān)于上海科麥與科麥烘焙的關(guān)系以及上海科麥同意科麥烘焙申請商標(biāo)的說明。

經(jīng)過多次溝通后，我們復(fù)審成功，商評委將申請移交商標(biāo)局繼續(xù)辦理注冊事宜。2017年4月6日商標(biāo)局終于對在第29類和第30類商品上申請的“科麥黑體字”商標(biāo)進(jìn)行初審公告，并于2017年7月7日正式發(fā)布注冊公告。至此，我們以愚公移山的精神，終于排除了全部障礙，科麥商標(biāo)系列案迎來了最后的勝利。

感由

一、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的不同權(quán)利發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)適用在先原則

本案的主要焦點(diǎn)是對知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突的處理原則，特別是著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)發(fā)生沖突時(shí)的處理原則。對此，理論界與實(shí)務(wù)界已進(jìn)行了較多的探討，但既有共識(shí)，也有分歧。有些學(xué)者將處理原則歸納為在先原則、權(quán)利合法原則、知名度原則和制止不正當(dāng)競爭原則。最高人民法院有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突的司法解釋（討論稿）曾將這些原則歸納為保護(hù)在先權(quán)利、誠實(shí)信用和公平競爭。對此，審判實(shí)踐中也有大同小異的各種做法，如有的法院歸納為保護(hù)在先權(quán)利和禁止混淆原則，有的法院歸納為應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則或保護(hù)在先取得的合法權(quán)利原則。其實(shí)，司法實(shí)踐中已經(jīng)對解決沖突的原則進(jìn)行過權(quán)威性的歸納和總結(jié)。時(shí)任最高人民法院副院長曹建明在《加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)，優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境，構(gòu)建和諧社會(huì)——在全國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作座談會(huì)上的講話》中指出：“對于知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突案件的審理，一般應(yīng)當(dāng)遵循保護(hù)在先權(quán)利、維護(hù)公平競爭和誠實(shí)信用的原則。”

因此，就解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突的特殊情況而言，可以將保護(hù)在先權(quán)利和維護(hù)公平競爭（防止誤導(dǎo)或者市場混淆）作為其核心的法律原則。保護(hù)在先權(quán)利立足于保護(hù)在先的合法權(quán)益，制止的是對已經(jīng)存在的他人合法權(quán)益的侵奪；維護(hù)公平競爭則是通過防止誤導(dǎo)或者混淆而維護(hù)公平競爭的市場秩序。從知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突的實(shí)際情形或者后果來看，無非有兩大基本情形，即要么是侵犯他人在先的合法權(quán)利，要么是誤導(dǎo)相關(guān)公眾而造成市場混淆。因而保護(hù)在先權(quán)利和防止誤導(dǎo)也就順理成章地成為解決權(quán)利沖突的針對性原則，且足以涵蓋權(quán)利沖突的所有情形。本案中，正是通過主張保護(hù)我方在先享有的著作權(quán)，成功對抗了對方的商標(biāo)專用權(quán)。

二、企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視自身的商標(biāo)戰(zhàn)略

回顧上海科麥的艱苦維權(quán)歷程，可見企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略的重要性，為此，企業(yè)在制定商標(biāo)戰(zhàn)略時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：

第一，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)商標(biāo)意識(shí)，盡早注冊商標(biāo)，特別是應(yīng)將自己的企業(yè)字號(hào)和特有的名稱、裝潢及特殊標(biāo)志注冊成商標(biāo)，以免被他人搶注，造成法律上不必要的麻煩和損失。

本案中，上海科麥在商標(biāo)被秦女士搶注后，其經(jīng)營范圍不斷擴(kuò)大，但卻始終沒有想到將自己具有著作權(quán)的“科麥中英文及圖”注冊為企業(yè)的商標(biāo)。直到2007年，秦女士惡意搶注的“科麥中英文及圖”商標(biāo)公告時(shí)，上海科麥才恍然大悟，但此時(shí)已錯(cuò)失良機(jī)，陷入了被動(dòng)局面。

第二，企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己的商標(biāo)在注冊之前已被他人非法搶注時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡快聘請專業(yè)律師，及時(shí)收集證據(jù)，積極向有關(guān)行政部門投訴或向司法機(jī)關(guān)起訴，并要持之以恒、堅(jiān)持不懈、屢敗屢戰(zhàn)。

本案中上海科麥在被侵權(quán)后，就立即聘請了律師，積極地維護(hù)自己的合法權(quán)益。在之后的五六年里，上海科麥奔波于山東、北京，先是取得了煙臺(tái)中院的判決書，使其對“科麥中英文及圖”的著作權(quán)得到了確認(rèn)，接著又向商評委提出秦女士所申請的“科麥中英文及圖”商標(biāo)侵犯其在先著作權(quán)，應(yīng)予立即撤銷。緊接著上海科麥又向商標(biāo)局申請了“科麥中英文及圖”商標(biāo)注冊，在商標(biāo)申請被駁回之后并不氣餒，立即向商評委提起了復(fù)審。正是他們這種對自己品牌誓死捍衛(wèi)、鍥而不舍、堅(jiān)持不懈的精神和行動(dòng)，才最后取得了勝利。

第三，企業(yè)在商標(biāo)維權(quán)時(shí)要講究策略、統(tǒng)籌考慮、及時(shí)跟進(jìn)、不屈不撓。企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到，撤銷他人惡意搶注的商標(biāo)只是企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略的第一步，而更為重要的是自己要抓緊時(shí)機(jī)、及時(shí)跟進(jìn)，申請注冊，切忌錯(cuò)失申請注冊商標(biāo)的時(shí)機(jī)。即使商標(biāo)申請被駁回，也仍應(yīng)立即申請復(fù)審，以防他人“插隊(duì)而上”，致使即便異議或撤銷成功，也僅為他人做了嫁衣。

本案中上海科麥在通過商標(biāo)異議復(fù)審程序，使得對方的“科麥中英文及圖”商標(biāo)（第30類）被不予核準(zhǔn)注冊之后，又立刻向商評委申請復(fù)審，通過駁回復(fù)審程序，最終促使商評委核準(zhǔn)上海科麥的“科麥中英文及圖”商標(biāo)在第30類商品上得以注冊。兩者互為因果，緊密銜接，避免了其他人插隊(duì)現(xiàn)象的出現(xiàn)，減少了不必要的麻煩。

第四，企業(yè)在面對商標(biāo)侵權(quán)的時(shí)候，不僅要有維權(quán)的決心和毅力，更要掌握一定的技巧和策略，善于借助他“山”之石，為我所用。尤其是在案件比較復(fù)雜的時(shí)候不妨尋求商標(biāo)鑒定機(jī)構(gòu)的幫助，一則商標(biāo)鑒定機(jī)構(gòu)的專業(yè)性較強(qiáng)，能夠?qū)⑶謾?quán)事實(shí)表述得更加具有說服力；二則商標(biāo)鑒定機(jī)構(gòu)在分析時(shí)善于把握案件的關(guān)鍵點(diǎn)，可以為維權(quán)提供重要的幫助；三則商標(biāo)鑒定機(jī)構(gòu)具有一定的權(quán)威性，因此其意見在案件審理中也更加容易得到法官的重視，進(jìn)而為勝訴增加更多的可能性。

本案中，上海科麥在確定了秦女士二審代理人與濟(jì)南科麥法定代表人系同胞兄弟關(guān)系后，就轉(zhuǎn)換思路，著手論證濟(jì)南科麥的注冊行為屬惡意搶注，這是最為關(guān)鍵也是頗有難度的一步。后來，又借助商標(biāo)鑒定機(jī)構(gòu)的專業(yè)性和權(quán)威性為其所用，這也是上海科麥取得案件最終勝利的一個(gè)重要的因素。