一、專利案件審判

（一）專利民事案件審判

1.專利權(quán)人主張本國優(yōu)先權(quán)時(shí)的舉證責(zé)任和說明義務(wù)

【裁判要旨】

專利權(quán)人主張本國優(yōu)先權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任和說明義務(wù)。未能提交與本國優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)的在先申請(qǐng)文件，亦未能證明本案專利與在先申請(qǐng)屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，不能依據(jù)在先申請(qǐng)日享有本國優(yōu)先權(quán)。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利 侵權(quán) 本國優(yōu)先權(quán) 舉證責(zé)任

【案號(hào)】

最高人民法院（2015）民申字第188號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人慈溪市博生塑料制品有限公司（簡(jiǎn)稱博生公司）與被申請(qǐng)人陳劍侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案[1]中（簡(jiǎn)稱“清潔工具”實(shí)用新型專利侵權(quán)案），陳劍系名稱為“清潔工具”的實(shí)用新型專利（即本案專利）的權(quán)利人，本案專利的申請(qǐng)日為2011年6月24日。2013年6月20日，陳劍以博生公司未經(jīng)許可，制造、銷售、許諾銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品侵害本案專利權(quán)為由，提起訴訟。浙江省杭州市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍，據(jù)此判決駁回陳劍的訴訟請(qǐng)求。陳劍不服，提起上訴。在二審答辯過程中，博生公司除認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍外，還提出申請(qǐng)?zhí)枮?01120157568.6、名稱為“用于手壓式旋轉(zhuǎn)拖的拖把底盤和脫水桶”的實(shí)用新型專利（簡(jiǎn)稱在先申請(qǐng)專利）的申請(qǐng)日早于本案專利的申請(qǐng)日，構(gòu)成本案專利的抵觸申請(qǐng)。博生公司系依據(jù)在先申請(qǐng)專利制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品，不構(gòu)成對(duì)本案專利權(quán)的侵害。浙江省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍，博生公司的抵觸申請(qǐng)抗辯主張不能成立。遂判決撤銷一審判決，判令博生公司立即停止侵權(quán)行為，并賠償陳劍經(jīng)濟(jì)損失10萬元。博生公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?015年12月2日裁定駁回博生公司的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：本案專利能否享有本國優(yōu)先權(quán)，對(duì)于在先申請(qǐng)專利能否構(gòu)成抵觸申請(qǐng)具有實(shí)質(zhì)性影響。本案專利屬于實(shí)用新型專利，對(duì)于其本國優(yōu)先權(quán)的審查，參照《審查指南》的相關(guān)規(guī)定，審查員在初步審查過程中，僅審查前后兩申請(qǐng)的主題是否明顯不相關(guān)，并不審查二者的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是否一致。在申請(qǐng)主題明顯不相關(guān)時(shí)，即可發(fā)出未要求優(yōu)先權(quán)通知書。本案中，國務(wù)院專利行政部門在本案專利授權(quán)前，并未對(duì)其能否享有本國優(yōu)先權(quán)的問題進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。因此，應(yīng)由專利權(quán)人就本案專利享有本國優(yōu)先權(quán)承擔(dān)舉證責(zé)任和說明義務(wù)。在權(quán)利人未能提交與本國優(yōu)先權(quán)有關(guān)的在先申請(qǐng)文件副本，且未能證明本案專利與在先申請(qǐng)屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的，均不能享有本國優(yōu)先權(quán)，也不得以優(yōu)先權(quán)日作為本案專利的申請(qǐng)日。專利權(quán)人陳劍雖然提交了其他在先申請(qǐng)文件，但并未證明上述文件與本案專利屬于相同主題的技術(shù)方案。因此，本案專利不能依據(jù)上述在先申請(qǐng)享有本國優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)專利構(gòu)成本案專利的抵觸申請(qǐng)。

2.在說明書引證背景技術(shù)文件的情況下，對(duì)說明書公開內(nèi)容的正確理解

【裁判要旨】

在可能的情況下，說明書的背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)引證反映背景技術(shù)的文件。在文件內(nèi)容構(gòu)成本案專利的現(xiàn)有技術(shù)，且通過引證的方式，上述內(nèi)容已經(jīng)成為說明書所涉技術(shù)方案的組成部分，則文件內(nèi)容應(yīng)視為已被說明書所公開。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利 侵權(quán) 背景技術(shù) 公開

【裁判意見】

在前述“清潔工具”實(shí)用新型專利侵權(quán)案[2]中，最高人民法院審查認(rèn)為：對(duì)于抵觸申請(qǐng)中公開的具體內(nèi)容，博生公司提出，在先申請(qǐng)專利已經(jīng)明確提及專利文獻(xiàn)CN201755206U（簡(jiǎn)稱被引證專利）的相關(guān)內(nèi)容，故被引證專利中的拖把桿結(jié)構(gòu)應(yīng)視為已經(jīng)被在先申請(qǐng)專利所公開。根據(jù)《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定，在可能的情況下，背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)引證反映背景技術(shù)的文件。本案中，在先申請(qǐng)專利在說明書中先后兩次援引被引證專利。其一是在說明書背景技術(shù)中記載：　“為達(dá)到旋轉(zhuǎn)的目的，常采用的驅(qū)動(dòng)方式分為兩種：……另一種采用被引證專利公開的手壓式旋轉(zhuǎn)拖。”其二是在說明書具體實(shí)施方式中記載：“‘拖把桿13’具有被引證專利公開的結(jié)構(gòu)。”本案中，被引證專利的授權(quán)公告日早于本案專利的申請(qǐng)日，構(gòu)成本案專利的現(xiàn)有技術(shù)。且在先申請(qǐng)專利不僅在說明書背景技術(shù)中援引了被引證專利，用于說明其公開的手壓式旋轉(zhuǎn)拖屬于本領(lǐng)域“常采用的驅(qū)動(dòng)方式”，還在說明書具體實(shí)施方式中明確記載了拖把桿13與被引證專利公開的結(jié)構(gòu)一致。即被引證專利中的拖把桿結(jié)構(gòu)屬于在先申請(qǐng)專利技術(shù)方案的組成部分，應(yīng)視為作為抵觸申請(qǐng)的在先申請(qǐng)專利中已經(jīng)公開的內(nèi)容。因此，二審判決認(rèn)定在先申請(qǐng)專利并未涉及拖把桿的具體結(jié)構(gòu)和特征的結(jié)論，缺乏事實(shí)與法律依據(jù)。

3.應(yīng)用環(huán)境特征在方法專利侵權(quán)判斷過程中的作用

【裁判要旨】

對(duì)于雖然并未作為技術(shù)特征寫入權(quán)利要求，卻是實(shí)施專利方法最為合理、常見和普遍的運(yùn)行環(huán)境和操作模式，應(yīng)當(dāng)在涉及方法專利的侵權(quán)判斷中予以考量。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 方法 侵權(quán) 應(yīng)用環(huán)境

【案號(hào)】

最高人民法院（2015）民申字第2720號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人華為技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱華為公司）與被申請(qǐng)人中興通訊股份有限公司（簡(jiǎn)稱中興公司）、杭州阿里巴巴廣告有限公司（簡(jiǎn)稱阿里巴巴公司）侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[3]中，華為公司是名稱為“一種動(dòng)態(tài)地址分配中防止IP地址欺騙的方法”的發(fā)明專利（即本案專利）的權(quán)利人。本案專利權(quán)利要求1描述了一種動(dòng)態(tài)IP地址分配中防止IP地址欺騙的方法，即先行在合法用戶地址表中添加用戶終端的MAC地址和源IP地址信息，繼而由用戶終端向交換機(jī)發(fā)出ARP報(bào)文，交換機(jī)在合法用戶地址表中查找是否有與信息相匹配項(xiàng)，若存在，即將發(fā)出該ARP報(bào)文中的源IP地址和源MAC地址加入ARP表，使得用戶終端能夠上網(wǎng)通信；否則，丟棄該ARP報(bào)文，該用戶終端即不能上網(wǎng)通信，從而實(shí)現(xiàn)防止IP地址欺騙的發(fā)明目的。權(quán)利要求1中未對(duì)具體的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行限定。華為公司以中興公司生產(chǎn)、阿里巴巴公司銷售的型號(hào)為ZXR103952A的交換機(jī)（簡(jiǎn)稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品）使用的技術(shù)方案落入了本案專利權(quán)的保護(hù)范圍為由，提起訴訟。杭州市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，侵害方法發(fā)明專利的表現(xiàn)形式為使用了專利方法。鑒于華為公司不能證明中興公司在生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品時(shí)使用華為組網(wǎng)方式進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)開發(fā)和檢測(cè)，或者被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者根據(jù)華為組網(wǎng)方式使用該產(chǎn)品，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品在本案專利文件中給出的組網(wǎng)方式下所呈現(xiàn)的技術(shù)方案與本案專利權(quán)利要求1不一致，故現(xiàn)有證據(jù)不能證明中興公司使用了本案專利方法。遂判決駁回華為公司的訴訟請(qǐng)求。華為公司不服，提起上訴。華為公司認(rèn)為，一審法院將權(quán)利要求1并未涉及的“開啟DHCP中繼的組網(wǎng)方式”作為其隱含技術(shù)特征予以解讀，對(duì)華為組網(wǎng)方式予以排除，縮小了權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。浙江省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴、維持原判。華為公司仍不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?015年12月11日裁定駁回華為公司的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：本案專利雖未將專利方法的具體網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境作為技術(shù)特征寫入權(quán)利要求1，但專利方法的實(shí)施不能與之相分離。因?yàn)楸景笇＠椒ㄕ菫榱朔乐乖趧?dòng)態(tài)IP地址的申請(qǐng)和分配過程中所可能發(fā)生的IP地址欺騙行為，其間必然涉及DHCP服務(wù)器與用戶終端之間的通信，具體運(yùn)行時(shí)也就存在DHCP服務(wù)器與用戶終端是否處于同一網(wǎng)段的兩種情形。就本案專利而言，首先，對(duì)權(quán)利要求作體系化解讀，從屬權(quán)利要求所涉的用戶終端在動(dòng)態(tài)IP地址的申請(qǐng)和分配過程中與DHCP服務(wù)器之間的通信均通過DHCP中繼進(jìn)行，并通過交換機(jī)的轉(zhuǎn)發(fā)處理，將分配給用戶的IP地址和MAC地址寫入合法用戶地址表，這意味著權(quán)利要求書是在開啟DHCP中繼的情形下，給出了如何完成權(quán)利要求1所描述的防止IP地址欺騙的第一個(gè)步驟“在合法用戶地址表中增加用戶終端MAC地址、源IP地址信息”的相關(guān)啟示。其次，根據(jù)本案專利的說明書記載，本案專利是為了解決在跨網(wǎng)段的實(shí)際網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境下可能出現(xiàn)的IP地址欺騙問題，亦主張基于網(wǎng)絡(luò)安全考量，將DHCP服務(wù)器設(shè)置于單獨(dú)網(wǎng)段，與用戶終端作跨網(wǎng)段設(shè)置。再者，本案專利的附圖說明明確記載“圖1為本發(fā)明的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境示意圖”，亦即專利方法的實(shí)際組網(wǎng)應(yīng)用情況，而該圖1正是將DHCP客戶端與DHCP服務(wù)器分置于兩個(gè)子網(wǎng)，通過“具備DHCP中繼功能的三層交換機(jī)”相連接。故綜合上述內(nèi)容，依據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的通常理解，應(yīng)確認(rèn)開啟DHCP中繼使得DHCP服務(wù)器實(shí)現(xiàn)為不在其網(wǎng)段的用戶終端提供服務(wù)應(yīng)是實(shí)施本案專利方法最為合理、最為常見和普遍的運(yùn)行環(huán)境和操作模式，也是華為公司作為專利權(quán)人所預(yù)設(shè)的專利方法理想的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境。二審判決的相關(guān)認(rèn)定并不存在對(duì)本案專利技術(shù)特征的增減，對(duì)此應(yīng)予維持。

4.專利法意義上的銷售行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

【裁判要旨】

專利法意義上銷售行為的認(rèn)定，需要考慮專利法第十一條的立法目的，正確厘定銷售行為與許諾銷售行為之間的關(guān)系，充分保護(hù)專利權(quán)人利益。為此，銷售行為的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以銷售合同成立為標(biāo)準(zhǔn)，而不應(yīng)以合同生效、合同價(jià)款支付完成、標(biāo)的物交付或者所有權(quán)轉(zhuǎn)移為標(biāo)準(zhǔn)。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利 侵權(quán) 銷售行為 合同成立

【案號(hào)】

最高人民法院（2015）民申字第1070號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人劉鴻彬與被申請(qǐng)人北京京聯(lián)發(fā)數(shù)控科技有限公司（簡(jiǎn)稱京聯(lián)發(fā)公司）、天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱天威公司）侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案[4]中，劉鴻彬是名稱為“硅棒錐度或外圓數(shù)控磨床”的實(shí)用新型專利（即本案專利）的權(quán)利人。本案專利的申請(qǐng)日為2008年12月31日，授權(quán)日為2009年10月21日。2009年4月10日，天威公司（買方）通過公開招投標(biāo)與京聯(lián)發(fā)公司（賣方）簽訂《加工設(shè)備購銷合同》，其中涉及將本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品硅芯磨錐機(jī)銷售給天威公司。該合同還約定，買方支付合同總額90%的貨款后，賣方同時(shí)向買方提供合同總價(jià)100%的商業(yè)發(fā)票；剩余合同總價(jià)的10%作為質(zhì)保金，待合同設(shè)備初步驗(yàn)收合格，一年保證期滿后1個(gè)月內(nèi)支付。2009年10月16日，京聯(lián)發(fā)公司向天威公司出具了合同總價(jià)全額的增值稅專用發(fā)票。劉鴻彬以京聯(lián)發(fā)公司生產(chǎn)制造并銷售給天威公司的硅芯磨錐機(jī)與本案專利權(quán)利要求1的特征完全相同為由，提起訴訟。四川省成都市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入本案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，京聯(lián)發(fā)公司未經(jīng)劉鴻彬許可，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的，制造、銷售了被訴侵權(quán)產(chǎn)品，侵害了本案專利權(quán)；天威公司公開招標(biāo)的時(shí)間以及簽訂《加工設(shè)備購銷合同》的時(shí)間均早于本案專利授權(quán)公告日，盡到了合理審查義務(wù)，且能夠證明其使用的被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。遂判決天威公司和京聯(lián)發(fā)公司停止侵害，京聯(lián)發(fā)公司賠償劉鴻彬經(jīng)濟(jì)損失10萬元。京聯(lián)發(fā)公司不服，提起上訴。四川省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，在實(shí)用新型專利授權(quán)公告日之前發(fā)生和實(shí)施與該專利相同技術(shù)方案的行為，不構(gòu)成侵害專利權(quán)。遂撤銷一審判決，駁回劉鴻彬的訴訟請(qǐng)求。劉鴻彬不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?015年8月28日裁定駁回劉鴻彬的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：專利法意義上銷售行為的認(rèn)定，需要考慮《中華人民共和國專利法》（簡(jiǎn)稱專利法）第十一條的立法目的，正確厘定銷售行為與許諾銷售行為之間的關(guān)系，充分保護(hù)專利權(quán)人利益。該條規(guī)定的立法目的在于清晰界定專利權(quán)的權(quán)利范圍，劃定專利權(quán)人與社會(huì)公眾的權(quán)利界限，充分保護(hù)專利權(quán)人的利益。該條規(guī)定從行為類型入手，規(guī)定發(fā)明和實(shí)用新型專利的權(quán)利人擁有制造、使用、許諾銷售、銷售和進(jìn)口等五項(xiàng)權(quán)能，外觀設(shè)計(jì)專利的權(quán)利人擁有制造、許諾銷售、銷售和進(jìn)口四項(xiàng)權(quán)能。上述權(quán)能同時(shí)構(gòu)成專利權(quán)人禁止權(quán)的范圍，是認(rèn)定侵權(quán)行為的重要尺度。為確保專利權(quán)權(quán)利范圍的清晰性，增強(qiáng)可預(yù)見性并預(yù)防糾紛發(fā)生，銷售權(quán)能或者說銷售侵權(quán)行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)必須清晰明確、簡(jiǎn)單易行、可操作性強(qiáng)。同時(shí)，為充分保護(hù)專利權(quán)人的利益，銷售行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)還應(yīng)當(dāng)盡可能實(shí)現(xiàn)許諾銷售行為與銷售行為之間的無縫銜接，以便覆蓋對(duì)專利權(quán)人利益產(chǎn)生較大影響的有關(guān)交易環(huán)節(jié)和過程，從而更有效地制止銷售侵權(quán)行為。關(guān)于銷售行為是否完成，京聯(lián)發(fā)公司主張應(yīng)以合同成立或者生效為標(biāo)準(zhǔn)，劉鴻彬則主張以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移或者合同價(jià)款支付為標(biāo)準(zhǔn)。因此，對(duì)于銷售行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，至少存在四種選擇：合同成立標(biāo)準(zhǔn)、合同生效標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款支付完成標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)的物交付或者所有權(quán)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)。如果采用標(biāo)的物交付或者所有權(quán)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)，則被訴侵權(quán)人自合同成立到標(biāo)的物交付或者所有權(quán)轉(zhuǎn)移之前的行為將不構(gòu)成銷售，此段行為將脫離專利權(quán)人的權(quán)利范圍，過分縮小了專利權(quán)人的權(quán)利空間；而且，標(biāo)的物交付或者所有權(quán)轉(zhuǎn)移必須結(jié)合合同具體內(nèi)容以及履行過程來判斷，不僅使得認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜化，還大大增加了專利權(quán)人維權(quán)時(shí)的取證成本和證明難度。如果采用價(jià)款支付完成標(biāo)準(zhǔn)，則被訴侵權(quán)人自合同訂立到合同價(jià)款支付完成之前的行為同樣無法構(gòu)成銷售，脫離專利權(quán)人的權(quán)利范圍，縮小了權(quán)利人的權(quán)利空間；而且，合同價(jià)款支付涉及合同履行過程，當(dāng)事人在實(shí)踐中可能采取分期支付、抵銷、債務(wù)讓與等多種方式履行合同，同樣會(huì)導(dǎo)致認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜化，增加專利權(quán)人維權(quán)時(shí)的取證成本和證明難度。如果采用合同生效標(biāo)準(zhǔn)，則自合同成立到生效之前的行為同樣無法構(gòu)成銷售，脫離專利權(quán)人的權(quán)利范圍，縮小了權(quán)利人的權(quán)利空間；而且，合同生效是法律對(duì)合同效力評(píng)價(jià)的結(jié)果，合同是否發(fā)生效力并非完全取決于當(dāng)事人的意愿，將其作為認(rèn)定銷售行為尤其是銷售侵權(quán)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，與作為侵權(quán)責(zé)任基礎(chǔ)的意志自由原則相悖。如果采用合同成立作為認(rèn)定銷售行為的判斷標(biāo)準(zhǔn)，由于合同成立之前當(dāng)事人以廣告、商品展示等方式作出的銷售商品的單方意思表示屬于許諾銷售行為，雙方就銷售商品的意思表示達(dá)成合意屬于銷售行為，則銷售行為與許諾銷售行為可以實(shí)現(xiàn)密切銜接，使得銷售行為與許諾銷售行為之間不存在專利權(quán)無法覆蓋的空間，有利于充分保護(hù)專利權(quán)人的利益。同時(shí)，合同成立是雙方當(dāng)事人就銷售商品的意思表示達(dá)成合意的事實(shí)狀態(tài)，往往通過書面合同等材料體現(xiàn)出來，不需要進(jìn)一步考察合同的具體條款和履行過程，專利權(quán)人獲取證據(jù)和證明銷售行為成立更為容易，取證成本和認(rèn)定成本均較低。因此，銷售行為的認(rèn)定，一般應(yīng)當(dāng)以銷售合同成立為標(biāo)準(zhǔn)。本案中，天威公司與京聯(lián)發(fā)公司之間的《加工設(shè)備購銷合同》簽訂于2009年4月10日，專利法意義上的銷售行為在該日已經(jīng)實(shí)施，早于本案專利授權(quán)公告日（2009年10月21日）。二審法院認(rèn)定京聯(lián)發(fā)公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為在本案專利授權(quán)公告日前已經(jīng)完成，結(jié)論正確。

5.專利申請(qǐng)時(shí)已經(jīng)明確排除的技術(shù)方案，不能以技術(shù)特征等同為由在侵權(quán)判斷時(shí)重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍

【裁判要旨】

等同原則的適用需要兼顧專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益，且須考慮專利申請(qǐng)與專利侵權(quán)時(shí)的技術(shù)發(fā)展水平，合理界定專利權(quán)的保護(hù)范圍。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利 侵權(quán) 保護(hù)范圍 等同原則

【案號(hào)】

最高人民法院（2015）民申字第740號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人孫俊義與被申請(qǐng)人任丘市博成水暖器材有限公司（簡(jiǎn)稱博成公司）、張澤輝、喬泰達(dá)侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案[5]中，孫俊義系名稱為“防粘連自動(dòng)排氣閥”實(shí)用新型專利的權(quán)利人（即本案專利）。本案專利請(qǐng)求保護(hù)的防粘連自動(dòng)排氣閥包括殼體、浮球、閥座，殼體底部有進(jìn)水口，進(jìn)水口上有進(jìn)水套，其特征之一在于進(jìn)水套的上表面呈錐面。本案專利說明書同時(shí)載明，進(jìn)水套的錐面與浮球?yàn)榫€接觸，所以不會(huì)產(chǎn)生腐蝕，這樣就防止了由于腐蝕造成的銹塊粘連，避免了跑水事故的發(fā)生。孫俊義以博成公司、張澤輝、喬泰達(dá)生產(chǎn)銷售的“必安閣”排汽閥（簡(jiǎn)稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品）侵害本案專利權(quán)為由，提起訴訟。經(jīng)對(duì)比，各方當(dāng)事人對(duì)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的進(jìn)水套上表面呈平面，且區(qū)別于本案專利上表面為錐面的技術(shù)特征均無異議。黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用進(jìn)水套的上表面呈平面、浮球中部凸沿落在進(jìn)水套上的技術(shù)特征，與本案專利進(jìn)水套的上表面呈錐面、浮球下部落在進(jìn)水套上的技術(shù)特征構(gòu)成等同，侵害了本案專利權(quán)。遂判決喬泰達(dá)賠償孫俊義經(jīng)濟(jì)損失1萬元，博成公司、張澤輝賠償孫俊義經(jīng)濟(jì)損失49萬元并對(duì)喬泰達(dá)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。博成公司、張澤輝不服，提起上訴。黑龍江省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，本案專利將進(jìn)水套上表面限定為“錐面”，顯然認(rèn)為進(jìn)水套上表面呈“平面”無法達(dá)到其發(fā)明目的，或者“錐面”具有更先進(jìn)的功能和效果，故“進(jìn)水套上表面呈平面”這一常規(guī)手段應(yīng)當(dāng)被排除在本案專利的保護(hù)范圍之外，被訴侵權(quán)產(chǎn)品并未落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍，不構(gòu)成專利侵權(quán)。孫俊義不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?015年11月12日裁定駁回了孫俊義的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品“一體式蓋母上表面呈平面”與本案專利“進(jìn)水套上表面呈錐面”的技術(shù)特征是否等同，需考慮以下因素：首先，應(yīng)考慮等同原則與專利權(quán)保護(hù)范圍之間的關(guān)系，以及專利法律制度規(guī)定等同原則的必要性。一方面，在專利侵權(quán)判定中，等同原則是對(duì)專利權(quán)利要求字面保護(hù)范圍的擴(kuò)張，為專利權(quán)人提供了更為切實(shí)有效的法律保護(hù)，鼓勵(lì)了技術(shù)創(chuàng)新；另一方面，專利制度本身又要確保專利權(quán)的保護(hù)范圍具有足夠的法律確定性和可預(yù)見性，不因等同原則的濫用而導(dǎo)致保護(hù)范圍缺乏確定性而損害社會(huì)公眾的利益。因此，等同原則的適用需要兼顧專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益，既要保護(hù)專利權(quán)人在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，又要促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。其次，等同原則的適用須考慮專利申請(qǐng)與專利侵權(quán)時(shí)的技術(shù)發(fā)展水平，防止對(duì)專利技術(shù)方案中的某些技術(shù)特征，以申請(qǐng)日后新出現(xiàn)的技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單替換而規(guī)避侵權(quán)的發(fā)生，合理界定專利權(quán)的保護(hù)范圍。本案中，專利的權(quán)利要求和說明書均明確記載和限定，進(jìn)水套的上表面呈錐面。由于錐面和平面均為本案專利申請(qǐng)日前公知的技術(shù)方案，專利權(quán)人作出上述限定的目的，即為將平面排除在本案專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。因此，在進(jìn)行侵權(quán)判定時(shí)，亦不能將技術(shù)特征“錐面”擴(kuò)張到“平面”予以保護(hù)，否則將有損社會(huì)公眾對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，并損害社會(huì)公眾的利益，動(dòng)搖專利制度的基石。據(jù)此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與本案專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相比，并未構(gòu)成等同的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍。

6.外觀設(shè)計(jì)近似性判斷的判斷主體、比對(duì)方法和比對(duì)對(duì)象

【裁判要旨】

外觀設(shè)計(jì)近似性的判斷，應(yīng)當(dāng)基于一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，根據(jù)外觀設(shè)計(jì)的全部設(shè)計(jì)特征，以整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷。當(dāng)專利保護(hù)的是產(chǎn)品整體的外觀設(shè)計(jì)時(shí)，不應(yīng)當(dāng)將產(chǎn)品整體予以拆分、改變?cè)褂脿顟B(tài)后進(jìn)行比對(duì)。如果實(shí)物照片真實(shí)反映了被訴侵權(quán)產(chǎn)品的客觀情況，可以使用照片中的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利進(jìn)行比對(duì)。

【關(guān)鍵詞】

外觀設(shè)計(jì)專利 侵權(quán) 判斷主體 比對(duì)方法

【案號(hào)】

最高人民法院（2014）民三終字第8號(hào)

【基本案情】

在上訴人本田技研工業(yè)株式會(huì)社（簡(jiǎn)稱本田株式會(huì)社）與被上訴人石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司（簡(jiǎn)稱雙環(huán)股份公司）、石家莊雙環(huán)汽車有限公司（簡(jiǎn)稱雙環(huán)有限公司）、石家莊雙環(huán)新能源汽車有限公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案[6]中，本田株式會(huì)社系名稱為“汽車”的外觀設(shè)計(jì)專利（即本案專利）的權(quán)利人。本田株式會(huì)社以雙環(huán)股份公司、雙環(huán)有限公司共同制造、銷售“LAIBAO S-RV”汽車（簡(jiǎn)稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品）的行為侵害本案專利權(quán)為由，提起訴訟。河北省高級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍，遂判決駁回本田株式會(huì)社的訴訟請(qǐng)求。本田公司不服，提起上訴。本田公司認(rèn)為，一審法院對(duì)于外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)判斷的判斷主體、比對(duì)方法、對(duì)象等，均存在錯(cuò)誤。最高人民法院于2015年7月23日二審判決駁回上訴、維持原判。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為：第一，關(guān)于判斷主體。對(duì)外觀設(shè)計(jì)近似性的判斷，應(yīng)當(dāng)基于一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，根據(jù)外觀設(shè)計(jì)的全部設(shè)計(jì)特征，以整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷。一般消費(fèi)者是指對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)狀況具有常識(shí)性了解，且對(duì)不同外觀設(shè)計(jì)之間在形狀、圖案、色彩上的差別具有分辨力的人，但其通常不會(huì)注意到形狀、圖案、色彩的微小變化。一般消費(fèi)者是法律虛擬的一個(gè)概念，其所具有的“常識(shí)性了解”與一般的汽車發(fā)燒友并不一致。一審法院未將本田株式會(huì)社提交的各類媒體文章、汽車發(fā)燒友的評(píng)論等內(nèi)容作為認(rèn)定一般消費(fèi)者認(rèn)知的證據(jù)，并無不當(dāng)之處。第二，關(guān)于比對(duì)方法。外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)的比對(duì)，應(yīng)當(dāng)以授權(quán)公告中的圖片或者照片與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實(shí)物進(jìn)行對(duì)比，判斷兩者的外觀設(shè)計(jì)是否相同或近似。當(dāng)實(shí)物照片真實(shí)反映了實(shí)物的客觀情況，將照片中被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀與本案專利進(jìn)行比對(duì)，亦是侵權(quán)案件中經(jīng)常采用的方法。本田株式會(huì)社在提起本案訴訟時(shí)，并未向一審法院提交被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實(shí)物，一審法院使用本田株式會(huì)社提交的、與實(shí)物并無明顯視覺差異的圖片進(jìn)行比對(duì)的方法，并無不當(dāng)之處。第三，關(guān)于比對(duì)對(duì)象。外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判斷采用整體觀察、綜合判斷的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)比對(duì)象是產(chǎn)品在正常使用狀態(tài)下的可視整體外觀，不應(yīng)當(dāng)將產(chǎn)品整體予以拆分、改變?cè)褂脿顟B(tài)后，對(duì)部分外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比。本田株式會(huì)社主張，在侵權(quán)對(duì)比過程中，不應(yīng)考慮汽車頂部的行李架橫桿、導(dǎo)流板、前后保險(xiǎn)杠護(hù)板等選裝件。但拆除上述選裝件后，產(chǎn)品所呈現(xiàn)的是組裝時(shí)的外觀狀態(tài)，而非一般消費(fèi)者在購買后的正常使用狀態(tài)。本田株式會(huì)社的上述主張，亦與其以整車外觀設(shè)計(jì)為依據(jù)提起本案訴訟的事實(shí)基礎(chǔ)不符。

7.設(shè)計(jì)特征的認(rèn)定及對(duì)外觀設(shè)計(jì)近似性判斷的影響

【裁判要旨】

設(shè)計(jì)特征體現(xiàn)了授權(quán)外觀設(shè)計(jì)不同于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的創(chuàng)新內(nèi)容，也體現(xiàn)了設(shè)計(jì)人對(duì)現(xiàn)有設(shè)計(jì)的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品未包含授權(quán)外觀設(shè)計(jì)區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的全部設(shè)計(jì)特征，一般可以推定二者不構(gòu)成近似外觀設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)特征的存在應(yīng)由專利權(quán)人進(jìn)行舉證，允許第三人提供反證予以推翻，并由人民法院依法予以確定。

【關(guān)鍵詞】

外觀設(shè)計(jì)專利 侵權(quán) 設(shè)計(jì)特征 顯著影響

【案號(hào)】

最高人民法院（2015）民提字第23號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人浙江健龍衛(wèi)浴有限公司（簡(jiǎn)稱健龍公司）與被申請(qǐng)人高儀股份公司（簡(jiǎn)稱高儀公司）侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案[7]中，高儀公司系“手持淋浴噴頭（NO.A4284410X2）”外觀設(shè)計(jì)專利（即本案專利）的權(quán)利人。高儀公司以健龍公司生產(chǎn)、銷售和許諾銷售的麗雅系列等衛(wèi)浴產(chǎn)品（即被訴侵權(quán)產(chǎn)品）侵害本案專利權(quán)為由，提起訴訟。浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，高儀公司主張噴頭出水面設(shè)計(jì)為本案專利的設(shè)計(jì)要點(diǎn)，但本案專利授權(quán)公告的“簡(jiǎn)要說明”中對(duì)此并無體現(xiàn)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利雖在噴頭的出水面上高度近似，但噴頭頭部周邊設(shè)計(jì)、手柄設(shè)計(jì)存在差別，兩者不構(gòu)成近似。據(jù)此判決駁回高儀公司的訴訟請(qǐng)求。高儀公司不服，提起上訴。浙江省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，跑道狀的噴頭出水面應(yīng)作為本案專利區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征予以重點(diǎn)考量，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品正是采用了與之高度相似的出水面設(shè)計(jì)。此外，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利在淋浴噴頭的整體輪廓、噴頭與把手的長(zhǎng)度分割比例等方面均非常相似，應(yīng)認(rèn)定二者構(gòu)成相近似的外觀設(shè)計(jì)。據(jù)此判決撤銷一審判決，判令健龍公司停止侵權(quán)行為，銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品，賠償高儀公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬元。健龍公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彵景福⒂?015年8月11日判決撤銷二審判決，維持一審判決。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：外觀設(shè)計(jì)專利制度的立法目的在于保護(hù)具有美感的創(chuàng)新性工業(yè)設(shè)計(jì)方案，一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)具有區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的可識(shí)別性創(chuàng)新設(shè)計(jì)才能獲得專利授權(quán)，該創(chuàng)新設(shè)計(jì)即是授權(quán)外觀設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征。由于設(shè)計(jì)特征的存在，一般消費(fèi)者容易將授權(quán)外觀設(shè)計(jì)區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計(jì)，因此，其對(duì)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的整體視覺效果具有顯著影響，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品未包含授權(quán)外觀設(shè)計(jì)區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的全部設(shè)計(jì)特征，一般可以推定被訴侵權(quán)產(chǎn)品與授權(quán)外觀設(shè)計(jì)不近似。專利權(quán)人可能將設(shè)計(jì)特征記載在簡(jiǎn)要說明中，也可能會(huì)在專利授權(quán)確權(quán)或者侵權(quán)程序中對(duì)設(shè)計(jì)特征作出相應(yīng)陳述。無論是專利權(quán)人舉證證明的設(shè)計(jì)特征，還是通過授權(quán)確權(quán)有關(guān)審查文檔記載確定的設(shè)計(jì)特征，如果第三人提出異議，都應(yīng)當(dāng)允許其提供反證予以推翻。人民法院在聽取各方當(dāng)事人質(zhì)證意見的基礎(chǔ)上，對(duì)證據(jù)進(jìn)行充分審查，依法確定授權(quán)外觀設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征。本案專利的設(shè)計(jì)特征有三點(diǎn)：一是噴頭及其各面過渡的形狀，二是噴頭出水面形狀，三是噴頭寬度與手柄直徑的比例。雖然被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用了與本案專利高度近似的跑道狀出水面，但在噴頭及其各面過渡的形狀這一設(shè)計(jì)特征上，二者在設(shè)計(jì)風(fēng)格上呈現(xiàn)明顯差異。二審判決僅重點(diǎn)考慮了本案專利跑道狀出水面的設(shè)計(jì)特征，而對(duì)于其他設(shè)計(jì)特征，以及產(chǎn)品正常使用時(shí)容易被直接觀察到的其他區(qū)別設(shè)計(jì)特征未予考慮，從而認(rèn)定二者構(gòu)成近似外觀設(shè)計(jì)的結(jié)論是錯(cuò)誤的。

8.抵觸申請(qǐng)抗辯成立的條件

【裁判要旨】

被訴侵權(quán)人以其實(shí)施的技術(shù)方案屬于抵觸申請(qǐng)為由，主張不侵害專利權(quán)的，應(yīng)當(dāng)審查被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否已被抵觸申請(qǐng)完整公開。在該技術(shù)方案相對(duì)于抵觸申請(qǐng)不具有新穎性時(shí)，抵觸申請(qǐng)抗辯成立。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利 侵權(quán) 抗辯 抵觸申請(qǐng)

【裁判意見】

在前述“清潔工具”實(shí)用新型專利侵權(quán)案[8]中，最高人民法院審查認(rèn)為：如果被訴侵權(quán)技術(shù)方案已被抵觸申請(qǐng)公開，則相較于抵觸申請(qǐng)不應(yīng)被授予專利權(quán)，也不應(yīng)被納入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，被訴侵權(quán)人以其實(shí)施的技術(shù)方案屬于抵觸申請(qǐng)為由，主張未侵害本案專利權(quán)的，人民法院可以參照有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定，對(duì)抵觸申請(qǐng)抗辯能否成立進(jìn)行審查。但是，由于抵觸申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)的含義和性質(zhì)存在一定差異，故抵觸申請(qǐng)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與抵觸申請(qǐng)的性質(zhì)相適應(yīng)。即抵觸申請(qǐng)僅可以被用來單獨(dú)評(píng)價(jià)本案專利的新穎性，既不能與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識(shí)結(jié)合，更不能用于評(píng)價(jià)本案專利的創(chuàng)造性。且只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征均已被抵觸申請(qǐng)單獨(dú)、完整地公開，相對(duì)于抵觸申請(qǐng)不具有新穎性時(shí)，才能夠認(rèn)定抵觸申請(qǐng)抗辯成立。本案中，在先申請(qǐng)專利沒有公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的“拖把桿包括內(nèi)桿和外桿”“內(nèi)外桿間相互套接”等技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品相對(duì)于抵觸申請(qǐng)具有新穎性。此外，博生公司有關(guān)將在先申請(qǐng)專利與公知常識(shí)結(jié)合后進(jìn)行抵觸申請(qǐng)抗辯的主張，缺乏法律依據(jù)，其抵觸申請(qǐng)抗辯不能成立。

9.現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的審查與判斷

【裁判要旨】

在被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利相近似的情況下，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用了本案專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)相區(qū)別的設(shè)計(jì)特征，現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯不能成立。

【關(guān)鍵詞】

外觀設(shè)計(jì)專利 侵權(quán) 抗辯 現(xiàn)有設(shè)計(jì)

【案號(hào)】

最高人民法院（2015）民申字第633號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人丹陽市盛美照明器材有限公司（簡(jiǎn)稱盛美公司）與被申請(qǐng)人童先平侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案[9]中，童先平為“LED路燈（JD-2006B）”外觀設(shè)計(jì)專利（即本案專利）的權(quán)利人。童先平以盛美公司制造、銷售以及許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為侵害本案專利權(quán)為由，提起訴訟。江蘇省鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利在整體視覺效果上無實(shí)質(zhì)性差異，兩者構(gòu)成近似，盛美公司的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯主張不能成立，遂判令盛美公司立即停止侵權(quán)行為，并賠償童先平經(jīng)濟(jì)損失58950元。盛美公司不服，提起上訴。江蘇省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴、維持原判。盛美公司仍不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?015年10月23日裁定駁回盛美公司的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：現(xiàn)有設(shè)計(jì)是指外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)日前為國內(nèi)外公眾所知的設(shè)計(jì)。被訴侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。盛美公司對(duì)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利構(gòu)成相近似的結(jié)論并無異議，但主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)。通過對(duì)比可見，除產(chǎn)品尾部設(shè)計(jì)是否有螺釘固定外，本案專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)在正面整體輪廓、下燈蓋側(cè)面形狀、燈槽、燈罩、內(nèi)部反光板形狀、上燈蓋背部以及產(chǎn)品尾部接口處截面設(shè)計(jì)方面的區(qū)別設(shè)計(jì)特征，均體現(xiàn)在被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有設(shè)計(jì)的區(qū)別中，而正是這些區(qū)別設(shè)計(jì)特征的存在，使本案專利在整體視覺效果上明顯區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計(jì)，也即這些區(qū)別設(shè)計(jì)特征是本案專利的創(chuàng)新之處，其相較于本案專利的其他設(shè)計(jì)特征而言，對(duì)于外觀設(shè)計(jì)相同或近似的判斷，在整體視覺效果上更具有影響。在被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用了本案專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)相區(qū)別的設(shè)計(jì)特征的情況下，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利構(gòu)成近似，與現(xiàn)有設(shè)計(jì)則存在實(shí)質(zhì)性差異，盛美公司的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯不能成立。

10.先用權(quán)抗辯的審查與認(rèn)定

【裁判要旨】

現(xiàn)有證據(jù)能夠證明，制造商在申請(qǐng)日前已經(jīng)實(shí)施或已經(jīng)為實(shí)施本案專利做好了技術(shù)或物質(zhì)上的必要準(zhǔn)備，且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造的，先用權(quán)抗辯成立。在制造商并非本案被告，但銷售商能夠證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的合法來源以及制造商享有先用權(quán)的情況下，銷售商可以提出先用權(quán)抗辯。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 侵權(quán) 抗辯 先用權(quán)

【案號(hào)】

最高人民法院（2015）民申字第1255號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人北京英特萊技術(shù)公司（簡(jiǎn)稱英特萊公司）與被申請(qǐng)人深圳藍(lán)盾公司北京分公司（簡(jiǎn)稱藍(lán)盾北京分公司）、北京藍(lán)盾創(chuàng)展門業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱藍(lán)盾創(chuàng)展公司）侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[10]中，英特萊公司是名稱為“防火隔熱卷簾用耐火纖維復(fù)合卷簾及其應(yīng)用”的發(fā)明專利（即本案專利）的權(quán)利人。英特萊公司以藍(lán)盾北京分公司、藍(lán)盾創(chuàng)展公司制造的防火卷簾產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品）落入了本案專利權(quán)的保護(hù)范圍，侵害本案專利權(quán)為由，提起訴訟。經(jīng)比對(duì)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入本案專利權(quán)保護(hù)范圍。但藍(lán)盾北京分公司、藍(lán)盾創(chuàng)展公司主張，被訴侵權(quán)產(chǎn)品來源于案外人深圳市藍(lán)盾實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱深圳藍(lán)盾公司），且深圳藍(lán)盾公司享有先用權(quán)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成對(duì)本案專利權(quán)的侵害。北京市第二中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品是從深圳藍(lán)盾公司進(jìn)貨，藍(lán)盾北京分公司和藍(lán)盾創(chuàng)展公司不是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。而深圳藍(lán)盾公司在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造，依法享有先用權(quán)，藍(lán)盾北京分公司和藍(lán)盾創(chuàng)展公司所提先用權(quán)抗辯理由成立。遂判決駁回英特萊公司的訴訟請(qǐng)求。英特萊公司不服，提出上訴。北京市高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴、維持原判。英特萊公司仍不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?015年10月9日裁定駁回英特萊公司的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：藍(lán)盾北京分公司和藍(lán)盾創(chuàng)展公司提供了深圳藍(lán)盾公司研發(fā)與本案專利相同的防火卷簾產(chǎn)品的設(shè)計(jì)可行性報(bào)告、計(jì)劃書、任務(wù)書、研制報(bào)告書、設(shè)計(jì)總結(jié)、相關(guān)研發(fā)會(huì)議紀(jì)要和技術(shù)人員的證人證言以及案外人提供研發(fā)產(chǎn)品原材料的證明，可以證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品系深圳藍(lán)盾公司自行研發(fā)。在已確認(rèn)國家建設(shè)部門相關(guān)規(guī)范的修訂導(dǎo)致全行業(yè)開展新產(chǎn)品研發(fā)和深圳藍(lán)盾公司于本案專利申請(qǐng)日前已生產(chǎn)出相關(guān)產(chǎn)品這兩項(xiàng)事實(shí)的前提下，本案相關(guān)證據(jù)已經(jīng)形成較為完整的證據(jù)鏈，可以認(rèn)定深圳藍(lán)盾公司在申請(qǐng)日前為實(shí)施本案專利做好了制造的必要準(zhǔn)備。此外，雖然享有先用權(quán)的主體應(yīng)為制造商，但制造商并非本案被告。在銷售商已經(jīng)舉證證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的合法來源，及制造商享有先用權(quán)的情況下，如果一味要求追加制造商為當(dāng)事人或者駁回銷售商的抗辯，不僅會(huì)增加當(dāng)事人訴累，也與在制造商享有先用權(quán)的情況下，其生產(chǎn)的產(chǎn)品可以合法流通的立法宗旨相違背，故銷售商可以在本案中提出先用權(quán)抗辯。

（二）專利行政案件審判

11.權(quán)利要求的解釋所需遵循的一般原則

【裁判要旨】

在專利授權(quán)確權(quán)程序中解釋權(quán)利要求用語的含義時(shí)，必須顧及專利法關(guān)于說明書應(yīng)該充分公開發(fā)明的技術(shù)方案、權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書支持、專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍等法定要求，基于權(quán)利要求的文字記載，結(jié)合對(duì)說明書的理解，對(duì)權(quán)利要求作出最廣義的合理解釋。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無效程序 權(quán)利要求 解釋

【案號(hào)】

最高人民法院（2014）行提字第17號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人李曉樂與被申請(qǐng)人國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）、一審第三人、二審上訴人郭偉、沈陽天正輸變電設(shè)備制造有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱沈陽天正公司）發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案[11]中，郭偉和沈陽天正公司為第03123304.X號(hào)、名稱為“反射式薩格奈克干涉儀型全光纖電流互感器”的發(fā)明專利（即本案專利）的共同權(quán)利人。本案專利共有12項(xiàng)權(quán)利要求，獨(dú)立權(quán)利要求1公開了一種反射式薩格奈克干涉儀型全光纖電流互感器，其特征之一在于：它至少由光電單元和光纖電流感應(yīng)單元連接構(gòu)成。權(quán)利要求1中沒有關(guān)于反射膜的內(nèi)容記載。權(quán)利要求10為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，其進(jìn)一步限定了光纖電流感應(yīng)單元設(shè)在電流互感器的高壓區(qū)，至少由λ/4波片，其中λ為光纖中傳遞的光信號(hào)的波長(zhǎng)、感應(yīng)光纖線圈和感應(yīng)光纖線圈端面鍍反射膜組成。2009年9月27日，李曉樂以本案專利不具有新穎性、創(chuàng)造性等為由，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)于2010年4月22日作出第14794號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定（簡(jiǎn)稱第14794號(hào)決定），維持本案專利權(quán)有效，并認(rèn)定權(quán)利要求1中的“全光纖”應(yīng)當(dāng)是在光纖電流感應(yīng)單元中由光纖端面鍍反射膜作為反射體而構(gòu)成的全光纖結(jié)構(gòu)。李曉樂不服，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審維持第14794號(hào)決定。李曉樂、郭偉、沈陽天正公司均不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，雖然權(quán)利要求1沒有記載由光纖端面鍍反射膜作為反射體這一技術(shù)特征，而是在權(quán)利要求10中記載了該特征，但權(quán)利要求1所記載的技術(shù)特征應(yīng)不包含使用鏡子作為反射體的內(nèi)容，即權(quán)利要求1中的全光纖應(yīng)當(dāng)是使用鏡子以外的其他反射體進(jìn)行反射的全光纖結(jié)構(gòu)。專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)相關(guān)技術(shù)特征的認(rèn)定正確。遂判決駁回上訴、維持原判。李曉樂仍不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彵景福⒂?015 年8月11日判決撤銷一審、二審判決和第14794號(hào)決定，判令專利復(fù)審委員會(huì)重新作出審查決定。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：專利授權(quán)確權(quán)程序中，權(quán)利要求解釋的目的在于通過明確權(quán)利要求的含義及其保護(hù)范圍，對(duì)權(quán)利要求是否符合專利授權(quán)條件或者其效力如何作出判斷。基于此目的，在解釋權(quán)利要求用語的含義時(shí)，必須顧及專利法關(guān)于說明書應(yīng)該充分公開發(fā)明的技術(shù)方案、權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書支持、專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍等法定要求。通常情況下，在專利授權(quán)確權(quán)程序中，對(duì)權(quán)利要求的解釋采取最大合理解釋原則，即基于權(quán)利要求的文字記載，結(jié)合對(duì)說明書的理解，對(duì)權(quán)利要求作出最廣義的合理解釋。如果說明書未對(duì)權(quán)利要求用語的含義作出特別界定，原則上應(yīng)采取本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖之后對(duì)該術(shù)語所能理解的通常含義，盡量避免利用說明書或者審查檔案對(duì)該術(shù)語作不適當(dāng)?shù)南拗疲员銓?duì)權(quán)利要求是否符合授權(quán)條件和效力問題作出更清晰的結(jié)論，從而促使申請(qǐng)人修改和完善專利申請(qǐng)文件，提高專利授權(quán)確權(quán)質(zhì)量。本案中，本專利權(quán)利要求1中記載全光纖電流互感器至少由光電單元和光纖電流感應(yīng)單元連接構(gòu)成，并沒有記載“反射膜”的技術(shù)特征，“反射膜”的技術(shù)特征出現(xiàn)在權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求10的附加技術(shù)特征中。說明書中既沒有將具有“反射膜”的技術(shù)方案作為背景技術(shù)描述，也沒有用“反射膜”這一技術(shù)特征對(duì)權(quán)利要求1所述的“全光纖電流互感器”作出特別界定，說明書中的相關(guān)內(nèi)容僅能說明本專利在對(duì)應(yīng)于從屬權(quán)利要求10的進(jìn)一步的優(yōu)選實(shí)施例中，采用了光纖端面鍍反射膜的方式，并不是指本專利權(quán)利要求1中的“全光纖電流互感器”具有此處描述的特定含義。第14794號(hào)決定在對(duì)權(quán)利要求1中的“全光纖電流互感器”進(jìn)行界定時(shí)，引入其從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征和說明書的內(nèi)容對(duì)其進(jìn)行限縮性解釋，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。

12.字面含義存在歧義的技術(shù)特征的解釋規(guī)則

【裁判要旨】

對(duì)于權(quán)利要求中字面含義存在歧義的技術(shù)特征的解釋，應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書及附圖中已經(jīng)公開的內(nèi)容，并符合本案專利的發(fā)明目的，且不得與本領(lǐng)域的公知常識(shí)相矛盾。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無效程序 技術(shù)術(shù)語 解釋

【案號(hào)】

最高人民法院（2013）行提字第17號(hào)

【基本案情】

在申訴人遼寧般若網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡(jiǎn)稱般若公司）與被申訴人國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）、一審第三人中國惠普有限公司（簡(jiǎn)稱惠普公司）發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案[12]中，般若公司為第01106125.1號(hào)、名稱為“容錯(cuò)陣列服務(wù)器”的發(fā)明專利（即本案專利）的權(quán)利人。本案專利權(quán)利要求1的技術(shù)特征b為：“鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡和電源通過整體插頭和整體插座連接”。本案專利說明書記載了如下內(nèi)容：本發(fā)明的目的是提供一種一次插拔就可以完成鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡和電源的連接，主板可以帶電插拔、同一背板上可以插拔多個(gè)服務(wù)器的容錯(cuò)陣列服務(wù)器。它通過切換器實(shí)現(xiàn)光驅(qū)、軟驅(qū)、鍵盤、顯示器和鼠標(biāo)的共用。2009 年2月23日，惠普公司以權(quán)利要求1～8不具有創(chuàng)造性為由，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)于2009年6月23日作出第13610號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定（簡(jiǎn)稱第13610號(hào)決定），宣告本案專利權(quán)全部無效。般若公司不服，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審判決維持第13610號(hào)決定。般若公司不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴、維持原判。般若公司仍不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｆ湓賹徤暾?qǐng)理由之一為，權(quán)利要求1的技術(shù)特征b限定了服務(wù)器與機(jī)箱的連接方式和內(nèi)容。其中整體插頭和整體插座連接，鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡和電源為并列關(guān)系。第13610號(hào)決定認(rèn)定權(quán)利要求1的特征b是“鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器……連接電源”，與權(quán)利要求1的內(nèi)容不符。最高人民法院裁定提審本案，并于2015年4月1日判決撤銷第13610號(hào)決定及一審、二審判決，責(zé)令專利復(fù)審委員會(huì)重新作出審查決定。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：對(duì)于技術(shù)特征b，本案中有兩種理解。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，電源是鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器和網(wǎng)卡的連接對(duì)象。般若公司則認(rèn)為，電源與鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡為并列關(guān)系。因此，技術(shù)特征b的字面含義存在歧義。對(duì)于權(quán)利要求中該種技術(shù)特征的解釋，應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書及其附圖中的有關(guān)內(nèi)容，符合本案專利的發(fā)明目的，且不得與本領(lǐng)域的公知常識(shí)相矛盾。首先，根據(jù)說明書中關(guān)于發(fā)明目的和技術(shù)效果的記載，本案專利通過一次性的熱插拔，實(shí)現(xiàn)鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡和電源的連接，通過切換器實(shí)現(xiàn)光驅(qū)、軟驅(qū)、鍵盤、顯示器和鼠標(biāo)的共用。其次，本案專利的改進(jìn)之一為通過設(shè)置集中容錯(cuò)電源，實(shí)現(xiàn)同時(shí)給容錯(cuò)陣列服務(wù)器供電，以避免傳統(tǒng)電源在容錯(cuò)時(shí)一個(gè)服務(wù)器備用一個(gè)冗余電源的技術(shù)缺陷。因此，集中容錯(cuò)電源是為了給容錯(cuò)陣列服務(wù)器中各個(gè)服務(wù)器集中供電，而非僅僅為鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡供電而設(shè)置。各個(gè)服務(wù)器是通過整體插頭和整體插座的一次插拔，實(shí)現(xiàn)鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡以及電源的連接和斷開，而不僅僅是將鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡與電源相連接。再次，在現(xiàn)有技術(shù)中，鼠標(biāo)、鍵盤和網(wǎng)卡通常無需單獨(dú)連接電源，而是通過接口的插拔同時(shí)實(shí)現(xiàn)電力以及信號(hào)的傳輸。因此，如果將技術(shù)特征b僅僅理解為通過整體插頭和整體插座的連接，使得鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡與電源相連接，既不能實(shí)現(xiàn)本案專利所要解決的“一次插拔”的發(fā)明目的，亦有悖于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，般若公司關(guān)于技術(shù)特征b應(yīng)理解為“電源與鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、網(wǎng)卡為并列關(guān)系，所述部件均通過整體插頭和整體插座連接”的主張成立。

13.化學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)明說明書充分公開的判斷

【裁判要旨】

化學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)明的專利說明書中應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、制備和用途。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 化學(xué)產(chǎn)品 無效程序 充分公開

【案號(hào)】

最高人民法院（2014）行提字第8號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）、北京嘉林藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱嘉林公司）與被申請(qǐng)人沃尼爾·朗伯有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱沃尼爾·朗伯公司）、一審第三人張楚發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案（簡(jiǎn)稱“阿托伐他汀”發(fā)明專利權(quán)無效案）[13]中，1996年7月8日，沃尼爾·朗伯公司申請(qǐng)了名稱為“結(jié)晶 [R-（R*，R*）]-2-（4-氟苯基）-β，δ-二羥基-5-（1-甲基乙基）-3-苯基-4-[（苯氨基）羰基]-1H-吡咯-1-庚酸半鈣鹽”發(fā)明專利（即本案專利），2002年7 月10日獲得授權(quán)，專利號(hào)為96195564.3。本案專利權(quán)利要求1的主題為含1 -8摩爾水的Ⅰ型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，特征部分用X-射線粉末衍射圖（XPRD）予以限定。針對(duì)本案專利，嘉林公司、張楚分別向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提起無效宣告請(qǐng)求，專利復(fù)審委員會(huì)合并審理后于2009年6月17日作出第13582號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定（簡(jiǎn)稱第13582號(hào)決定），以本案專利不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定為由，宣告本案專利權(quán)全部無效。主要理由為：1.說明書中沒有提供任何定性或定量的數(shù)據(jù)證明其得到的Ⅰ型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中確實(shí)包含1～8摩爾（優(yōu)選3摩爾）水；而且，從其制備方法的步驟，以及用于表征產(chǎn)品晶型的XPRD數(shù)據(jù)及譜圖中也無法確切地推知其產(chǎn)品中水含量為1～8摩爾（或3摩爾）。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容無法確認(rèn)權(quán)利要求中保護(hù)的產(chǎn)品。2.本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本案專利說明書的內(nèi)容無法確信如何才能制備得到本案專利保護(hù)的含1～8摩爾水（優(yōu)選3摩爾）的Ⅰ型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。沃尼爾·朗伯公司不服，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審判決維持第13582號(hào)決定。沃尼爾·朗伯公司不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是要獲得阿托伐他汀的結(jié)晶形式，具體是I型結(jié)晶阿托伐他汀，用以克服“無定形阿托伐他汀不適合大規(guī)模生產(chǎn)中的過濾和干燥”的技術(shù)問題。由于專利復(fù)審委員會(huì)并沒有確定本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，也沒有明確哪些參數(shù)是“與要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)物理性能參數(shù)”。因此，專利復(fù)審委員會(huì)在未對(duì)本發(fā)明要解決的技術(shù)問題進(jìn)行整體考慮的情況下，作出本案專利不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的相關(guān)認(rèn)定顯屬不當(dāng)。遂判決撤銷一審判決和第13582號(hào)決定，并責(zé)令專利復(fù)審委員會(huì)重新作出決定。專利復(fù)審委員會(huì)、嘉林公司均不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彵景福⒂?015年4月16日判決撤銷二審判決，維持一審判決。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：本發(fā)明涉及I型結(jié)晶阿托伐他汀及其水合物，為典型的化學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)明，而化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利相比于其他領(lǐng)域具有特殊性，即化學(xué)領(lǐng)域?qū)儆趯?shí)驗(yàn)性科學(xué)領(lǐng)域，影響發(fā)明結(jié)果的因素是多方面、相互交叉且錯(cuò)綜復(fù)雜的。由于化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利的這些特性，化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明的專利說明書中應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、制備和用途。具體而言，當(dāng)發(fā)明是一種化合物時(shí)，說明書中應(yīng)當(dāng)說明該化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)及與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)、物理性能參數(shù)，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能確認(rèn)該化合物。化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)是指本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)能夠根據(jù)說明書中公開的內(nèi)容清楚地確認(rèn)權(quán)利要求所保護(hù)的化學(xué)產(chǎn)品。本案專利請(qǐng)求保護(hù)的Ⅰ型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中的水含量是該產(chǎn)品發(fā)明的組成部分和結(jié)構(gòu)特征，說明書中應(yīng)當(dāng)有定性或者定量的數(shù)據(jù)使本領(lǐng)域技術(shù)人員相信本案專利請(qǐng)求保護(hù)的Ⅰ型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中確實(shí)含有1到8摩爾水，優(yōu)選3摩爾水。也就是說，含水量的確認(rèn)作為證明本案專利產(chǎn)品實(shí)際存在狀態(tài)的證據(jù)，屬于本案專利產(chǎn)品確認(rèn)中必不可少的重要內(nèi)容。沃尼爾·朗伯公司認(rèn)可本案專利說明書中未測(cè)定得到的Ⅰ型結(jié)晶阿托伐他汀含有多少水，也認(rèn)可通過本案專利說明書公開的圖譜本身不能確定對(duì)應(yīng)的化合物中水的含量，在說明書僅有聲稱性結(jié)論的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確認(rèn)本案專利請(qǐng)求保護(hù)的Ⅰ型結(jié)晶阿托伐他汀水合物確實(shí)含有1到8摩爾水，優(yōu)選3摩爾水。說明書中還應(yīng)當(dāng)至少公開一種制備方法，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)嵤Ｓ捎诒景笇＠f明書中沒有對(duì)請(qǐng)求保護(hù)的Ⅰ型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中的水進(jìn)行清楚、完整的說明，本領(lǐng)域技術(shù)人員無論是根據(jù)本案專利說明書中的一般性記載，還是根據(jù)其中具體的實(shí)施例，均無法確信可以受控地制備得到本案專利請(qǐng)求保護(hù)的含1～8摩爾水（優(yōu)選3摩爾）的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。從化學(xué)產(chǎn)品確認(rèn)和制備的角度，本案專利說明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

14.確定發(fā)明所要解決的技術(shù)問題與判斷說明書是否充分公開之間的關(guān)系

【裁判要旨】

技術(shù)方案的再現(xiàn)與是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果的評(píng)價(jià)之間，存在著先后順序上的邏輯關(guān)系，應(yīng)首先確認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案，然后再確認(rèn)是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明 無效程序 充分公開 技術(shù)問題

【裁判意見】

在前述“阿托伐他汀”發(fā)明專利權(quán)無效案[14]中，最高人民法院還對(duì)判斷說明書是否充分公開與實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案和解決技術(shù)問題之間的關(guān)系表明了態(tài)度。最高人民法院提審認(rèn)為：本案專利說明書應(yīng)對(duì)權(quán)利要求所限定的發(fā)明內(nèi)容進(jìn)行清楚、完整的說明，以本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。而“能夠?qū)崿F(xiàn)”，參照《審查指南》的規(guī)定，是指本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容，能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。也就是說，必須是能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案、解決技術(shù)問題、產(chǎn)生預(yù)期效果三者同時(shí)滿足，才符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。可見，在判斷是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定時(shí)，需要考慮發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，如果說明書給出了技術(shù)手段，但本領(lǐng)域技術(shù)人員采用該手段不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，同樣不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。但需要考慮發(fā)明解決的技術(shù)問題并不意味須首先考慮發(fā)明所需解決的技術(shù)問題，如果一個(gè)發(fā)明的技術(shù)方案本身都無法實(shí)現(xiàn)，顯然已經(jīng)不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，這時(shí)候再考慮發(fā)明要解決的技術(shù)問題已經(jīng)沒有實(shí)際意義。因此，技術(shù)方案的再現(xiàn)和是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果的評(píng)價(jià)之間，存在著先后順序上的邏輯關(guān)系，應(yīng)首先確認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案，然后再確認(rèn)是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果，在不對(duì)技術(shù)方案本身是否可以實(shí)現(xiàn)作出確認(rèn)的前提下，其與現(xiàn)有技術(shù)相比是否能夠解決相應(yīng)的技術(shù)問題，并實(shí)現(xiàn)有益的技術(shù)效果均無從談起。本案中，二審法院實(shí)際并沒有考慮本案專利權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的可實(shí)現(xiàn)性，而是首先考慮發(fā)明要解決的技術(shù)問題，進(jìn)而考慮與要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)物理性能參數(shù)，該審理思路不當(dāng)，對(duì)此應(yīng)當(dāng)予以糾正。

15.申請(qǐng)日后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)性證據(jù)是否可以用于證明說明書充分公開

【裁判要旨】

在申請(qǐng)日后提交的用于證明說明書充分公開的實(shí)驗(yàn)性證據(jù)，如果可以證明以本領(lǐng)域技術(shù)人員在申請(qǐng)日前的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，通過說明書公開的內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)該發(fā)明，那么該實(shí)驗(yàn)性證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以考慮，不能僅僅因?yàn)樵撟C據(jù)是申請(qǐng)日后提交而不予接受。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無效程序 申請(qǐng)日 實(shí)驗(yàn)性證據(jù)

【裁判意見】

在前述“阿托伐他汀”發(fā)明專利權(quán)無效案[15]中，沃尼爾·朗伯公司和嘉林公司均提交了實(shí)驗(yàn)性證據(jù)用以證明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的內(nèi)容是否可以實(shí)現(xiàn)本案專利。最高人民法院提審認(rèn)為：專利法第二十六條第三款要求，本領(lǐng)域技術(shù)人員在專利申請(qǐng)日之前就可以根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容實(shí)現(xiàn)發(fā)明，而在申請(qǐng)日后補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)性證據(jù)，一般以事后驗(yàn)證的方式來證明說明書達(dá)到了上述要求。在專利申請(qǐng)日后提交的用于證明說明書充分公開的實(shí)驗(yàn)性證據(jù)，如果可以證明以本領(lǐng)域技術(shù)人員在申請(qǐng)日前的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，通過說明書公開的內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)該發(fā)明，那么該實(shí)驗(yàn)性證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以考慮，不應(yīng)僅僅因?yàn)樵撟C據(jù)是申請(qǐng)日后提交而不予接受。在考慮實(shí)驗(yàn)性證據(jù)是否采納的時(shí)候應(yīng)嚴(yán)格審查時(shí)間和主體兩個(gè)條件。首先，實(shí)驗(yàn)性證據(jù)涉及的實(shí)驗(yàn)條件、方法等在時(shí)間上應(yīng)該是申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日前本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書能夠直接得到或容易想到的；其次，在主體上，應(yīng)立足于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識(shí)水平和認(rèn)知能力。沃尼爾·朗伯公司和嘉林公司提交的實(shí)驗(yàn)性證據(jù)均無法達(dá)到上述要求，故對(duì)此不予采納。

16.從屬權(quán)利要求是否得到說明書支持的判斷

【裁判要旨】

對(duì)于形式上具有從屬關(guān)系，實(shí)質(zhì)上替換了獨(dú)立權(quán)利要求中特定技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)按照其限定的技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容來確定其保護(hù)范圍，并在此基礎(chǔ)上判斷是否得到說明書的支持。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無效程序 從屬權(quán)利要求 說明書

【案號(hào)】

最高人民法院（2014）行提字第32號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人朱福奶、翟佑華、馬國奶與被申請(qǐng)人國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）及一審第三人、二審上訴人河南全新液態(tài)起動(dòng)設(shè)備有限公司（簡(jiǎn)稱全新公司）發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案[16]中，朱福奶、翟佑華、馬國奶系名稱為“無刷自控電機(jī)軟啟動(dòng)器”的第03112809.2號(hào)發(fā)明專利（即本案專利）的權(quán)利人。本案專利共有5項(xiàng)權(quán)利要求，其中，獨(dú)立權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種無刷自控電機(jī)軟啟動(dòng)器，包括電解液、電解液貯容器，處于電解液中可相對(duì)移動(dòng)的靜電極和動(dòng)電極以及與其電氣相連接的接線柱，接線柱與電機(jī)電樞連接，使靜電極和動(dòng)電極之間的電阻與電樞串接。其特征包括，動(dòng)電極與靜電極之間設(shè)有阻止動(dòng)電極向靜電極移動(dòng)的彈性阻力裝置；所述彈性阻力裝置的阻力與動(dòng)電極和靜電極之間距離成反比，電解液貯容器上還設(shè)有排氣閥和安全閥。權(quán)利要求3在權(quán)利要求1或2的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步限定彈性阻力裝置為拉簧，拉簧的一端固定在動(dòng)電極上，另一端固定在環(huán)形凹腔的內(nèi)環(huán)側(cè)壁上。權(quán)利要求5在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步限定所述排氣閥為離心式排氣閥，設(shè)置在靠近轉(zhuǎn)軸位置的端面上。針對(duì)本案專利，全新公司于2010年1月14日以權(quán)利要求書未得到說明書的支持等為由，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)作出第15243號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定（簡(jiǎn)稱第15243號(hào)決定）認(rèn)為，權(quán)利要求l中記載的是動(dòng)、靜電極之間設(shè)有彈性阻力裝置，而根據(jù)說明書記載，動(dòng)電極與靜電極之間并未設(shè)置任何部件。因此，權(quán)利要求1沒有得到說明書的支持。權(quán)利要求2～5直接或間接從屬于權(quán)利要求l，其各自限定部分的內(nèi)容并未克服權(quán)利要求l得不到說明書支持的缺陷，權(quán)利要求2～5也不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定，遂宣告本案專利權(quán)全部無效。朱福奶、翟佑華、馬國奶不服第15243號(hào)決定，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，本案專利權(quán)利要求1保護(hù)的范圍是“動(dòng)電極與靜電極之間設(shè)有阻止動(dòng)電極向靜電極移動(dòng)的彈性阻力裝置。所述彈性阻力裝置的阻力與動(dòng)電極和靜電極之間距離成反比”。說明書記載了“動(dòng)電極與靜電極之間設(shè)有阻止動(dòng)電極向靜電極移動(dòng)的彈性阻力裝置”，并對(duì)彈性阻力裝置作用進(jìn)行了清楚的說明。同時(shí)，在說明書具體實(shí)施方式二結(jié)構(gòu)剖視圖及具體實(shí)施方式一結(jié)構(gòu)剖視圖中，均可以清晰地看出為實(shí)現(xiàn)本案專利發(fā)明目的所設(shè)置的彈性阻力裝置（彈簧、杠桿）。本案專利符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。遂判決撤銷第15243號(hào)決定，并責(zé)令專利復(fù)審委員會(huì)重新作出審查決定。專利復(fù)審委員會(huì)、全新公司均不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說明書中有關(guān)“阻止動(dòng)電極向靜電極移動(dòng)的彈性阻力裝置”設(shè)置在動(dòng)電極與凹腔內(nèi)環(huán)側(cè)壁之間的具體實(shí)施方式后，無法得出本案專利權(quán)利要求中記載有“動(dòng)電極與靜電極之間設(shè)有阻止動(dòng)電極向靜電極移動(dòng)的彈性阻力裝置”的技術(shù)方案。本案專利的權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)來說明要求專利保護(hù)的技術(shù)方案。二審法院遂撤銷一審判決，維持第15243號(hào)決定。朱福奶、翟佑華、馬國奶不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彵景福⒂?015年7月1日判決撤銷一審、二審判決，并責(zé)令專利復(fù)審委員會(huì)重新作出審查決定。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：第15243號(hào)決定及二審判決認(rèn)定權(quán)利要求1、2、4沒有得到說明書支持的結(jié)論是正確的。權(quán)利要求3雖然形式上是權(quán)利要求l的從屬權(quán)利要求，但權(quán)利要求3替換了權(quán)利要求1中“動(dòng)電極與靜電極之間”的技術(shù)特征。對(duì)于這種形式上從屬于某權(quán)利要求，但實(shí)質(zhì)上替換了特定技術(shù)特征的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)按照其限定的技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容來確定其保護(hù)范圍，并在此基礎(chǔ)上判斷是否得到說明書的支持。本案專利說明書記載了環(huán)形凹腔外環(huán)側(cè)壁上敷設(shè)一層薄銅皮構(gòu)成靜電極以及每塊動(dòng)電極與凹腔內(nèi)環(huán)側(cè)壁之間對(duì)稱地設(shè)有一對(duì)拉簧。權(quán)利要求3限定的技術(shù)方案在說明書中有具體的實(shí)施例，得到了說明書的支持。權(quán)利要求5作為權(quán)利要求3的從屬權(quán)利要求，進(jìn)一步限定了排氣閥為離心式排氣閥，設(shè)置在靠近轉(zhuǎn)軸位置的端面上。該技術(shù)方案同樣得到了說明書的支持。第15243號(hào)決定以及二審判決以權(quán)利要求1沒有得到說明書支持，進(jìn)而直接認(rèn)定其從屬權(quán)利要求3和5得不到說明書支持，沒有結(jié)合本案專利的具體情況，對(duì)權(quán)利要求3和5的具體技術(shù)方案作進(jìn)一步分析，導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò)誤，對(duì)此應(yīng)予糾正。

17.同一技術(shù)方案中產(chǎn)品權(quán)利要求與方法權(quán)利要求創(chuàng)造性評(píng)判之間的關(guān)系

【裁判要旨】

對(duì)于同時(shí)包含產(chǎn)品權(quán)利要求與方法權(quán)利要求的發(fā)明專利而言，如果產(chǎn)品權(quán)利要求并非由方法權(quán)利要求所唯一限定，即存在通過其他方法獲得該產(chǎn)品的可能性。在方法權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的情況下，并不能必然得出產(chǎn)品權(quán)利要求也具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無效程序 產(chǎn)品權(quán)利要求 方法權(quán)利要求

【案號(hào)】

最高人民法院（2015）知行字第261號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司（簡(jiǎn)稱天普生化公司）與被申請(qǐng)人國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）、第三人張亮發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案[17]中，天普生化公司系名稱為“高純度烏司他丁及其制備方法和含有烏司他丁的藥物組合物”的發(fā)明專利（即本案專利）的權(quán)利人，本案專利授權(quán)公告共8項(xiàng)權(quán)利要求。其中，權(quán)利要求1和8為產(chǎn)品權(quán)利要求，權(quán)利要求2～7為方法權(quán)利要求。權(quán)利要求1公開了“一種高純度烏司他丁”的產(chǎn)品及其特征，權(quán)利要求8公開了一種以權(quán)利要求1中的高純度烏司他丁作為活性成分的藥物組合物。權(quán)利要求2～7公開了一種制備權(quán)利要求1中高純度烏司他丁的方法及其具體步驟。2011年9月2日，張亮以本案專利不具有新穎性、創(chuàng)造性等為由，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)于2012年11月14日作出第19578號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定（簡(jiǎn)稱第19578號(hào)決定），宣告本案專利的權(quán)利要求1、8無效，在權(quán)利要求2～7的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持本案專利權(quán)有效。天普生化公司不服，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審判決維持第19578號(hào)決定。天普生化公司不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴、維持原判。天普生化公司仍不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｌ炱展镜脑賹徤暾?qǐng)理由之一為，本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上獲得權(quán)利要求1要求保護(hù)的烏司他丁產(chǎn)品需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。最高人民法院于2015年12月24日裁定駁回天普生化公司的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：天普生化公司在再審程序中主張本案專利具備創(chuàng)造性所依據(jù)的事實(shí)實(shí)際上是本案專利限定的方法技術(shù)方案，而在對(duì)方法權(quán)利要求2～7的無效審查程序中，第19578號(hào)決定已經(jīng)在相對(duì)于對(duì)比文件和公知常識(shí)結(jié)合的基礎(chǔ)上，認(rèn)定其具備創(chuàng)造性。但是，權(quán)利要求1并非是由權(quán)利要求2～7限定的產(chǎn)品，在無證據(jù)證明權(quán)利要求1的產(chǎn)品只能由權(quán)利要求2～7的方法獲得，而更高純度烏司他丁產(chǎn)品可以通過其他方法獲得的情況下，如果認(rèn)定權(quán)利要求1的烏司他丁產(chǎn)品具備創(chuàng)造性，就會(huì)使得通過其他方法獲得的高純度烏司他丁產(chǎn)品落入權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，而事實(shí)上，這種保護(hù)與發(fā)明人對(duì)本案專利權(quán)利要求1所作出的技術(shù)貢獻(xiàn)并不匹配。由于本案專利權(quán)利要求1、8并非由權(quán)利要求2～7的特定純化方法限定，第19578號(hào)決定認(rèn)定權(quán)利要求2～7的純化方法具有創(chuàng)造性，與作為產(chǎn)品權(quán)利要求的權(quán)利要求1 和8不具備創(chuàng)造性的結(jié)論并不存在矛盾。