5主題名稱在權利要求中的作用

——“自動涂覆油脂的煎炸鍋”發明專利權無效案

【案號】

一審:(2017)京73行初5126號

二審:(2018)京民終2767號

【裁判要旨】

權利要求的特征部分和前序部分寫明的特征合在一起,限定發明或者實用新型要求保護的范圍。但主題名稱與技術特征不同,具有高度的概括性。主題名稱對于權利要求的保護范圍是否產生限定作用以及產生何種影響,與主題名稱的類型有關。“全部涵蓋的主題名稱”通常在進行新穎性、創造性判斷時無需額外考慮。而“部分涵蓋的主題名稱”則需要考慮其中的技術貢獻屬于何種類型,針對“用途限定的主題名稱”、“描述結構方法的主題名稱”以及“綜合的主題名稱”適用不同的規則。

【案情介紹】

SEB公司擁有名稱為“自動涂覆油脂的煎炸鍋”的發明專利(簡稱本專利),該專利的申請日為2005年6月8日,優先權日為2004年6月8日,2009年9月9日授權公告。該專利的權利要求1如下:

“1.一種干煎炸鍋(1),該干煎炸鍋包括用于容納待煎炸的食物的主體(2),在所述主體(2)內安裝有一裝置(5,6),所述裝置用于通過將所述食物與油脂混合而給所述食物自動涂覆油脂膜,該干煎炸鍋還包括安裝在所述主體(2)上的主加熱器裝置(24),該主加熱器裝置設計成產生熱流(25),該熱流定向成直接沖擊至少一部分所述食物,所述主加熱器裝置(24)提供用于烹調的熱的至少主要部分。”

中山市金朗寶電器有限公司(簡稱金朗寶公司)及中山市華騰電器有限公司(簡稱華騰公司)分別針對本專利提起無效宣告請求。

2017年2月24日,專利復審委員會作出被訴決定。該決定認定:涉案專利權利要求1請求保護一種干煎炸鍋,涉案專利的干煎炸鍋通過設置主加熱器裝置,其產生定向為直接沖擊至少部分食物的熱流,將熱流引導成在沒有中間介質(例如容器底部)的情況下直接施加到食物上,避免了油浴的缺點。即,在涉案專利權利要求1的技術方案中,通過在干煎炸鍋中設置給食物自動涂覆油脂膜的裝置,并設置能夠產生直接沖擊至少部分食物的主加熱器裝置,整體上實現了“干煎炸”的烹調方式。由此可見,“干煎炸”并非僅僅是少油煎炸的含義,其作為涉案專利獨立權利要求1的主題名稱與其特征部分限定的自動涂覆油脂膜的裝置以及能夠產生直接沖擊至少部分食物的主加熱器裝置一起限定了一種區別于現有技術中各種聲稱少油煎炸鍋的新穎的煎炸鍋以及相應的煎炸方法。涉案專利權利要求1要求保護的技術方案不具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性。因此,專利復審委員會宣告涉案專利權全部無效。

SEB公司不服被訴決定,向北京知識產權法院提起行政訴訟。

【裁判結果】

北京知識產權法院經審理認定,證據2-1中沒有公開“在所述主體(2)內安裝有一裝置(5,6),所述裝置用于通過將所述食物與油脂混合而給所述食物自動涂覆油脂膜”這一特征,因此,權利要求1相對于證據2-1具備新穎性,專利復審委員會相關認定有誤,依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第一項、第二項之規定,判決:一、撤銷被訴決定;二、專利復審委員會重新作出決定。

SEB公司、專利復審委員會以及金朗寶公司均不服該判決,向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院經審理認為,證據2-1的技術方案中,食物在滾動和下落的過程中能夠實現油脂與食物混合,并均勻涂覆油脂。本專利權利要求1的相關技術特征被證據2-1公開,被訴決定認定正確。

【法官評析】

在本案的審理過程中,本專利權利要求1的主題名稱“一種干煎炸鍋”是否對權利要求的保護范圍具有限定作用,爭議頗大。一種觀點認為,“干煎炸”的主題特征是對烹飪方法的限定,并未對本專利權利要求1的特征部分的結構進行限定,因此,該“干煎炸”的主題特征無需考慮。另一種觀點認為,“干煎炸”雖然是方法或效果特征,卻排除了油浴式的涂覆方式,因此,該特征對于本專利權利要求1的特征部分的自動涂覆油脂膜的裝置具有一定的限定作用,在評價本專利權利要求1的新穎性時應當予以考慮。主題名稱能否產生以及如何產生限定作用猶如斯芬克斯之謎,為了厘清思路,有必要從主題名稱的性質及類型入手。

一、主題名稱的性質及類型

根據《中華人民共和國專利法實施細則》(簡稱專利法實施細則)第二十一條第一款規定,發明或者實用新型的獨立權利要求應當包括前序部分和特征部分,前序部分寫明要求保護的發明或者實用新型技術方案的主題名稱和發明或者實用新型主題與最接近的現有技術共有的必要技術特征;特征部分使用“其特征是……”或者類似的用語,寫明發明或者實用新型技術區別于最接近的現有技術的技術特征。權利要求的主題名稱是權利要求的必要組成部分。權利要求是發明者精心撰寫用來宣誓權利邊界的簡短語句,權利要求對語言有極度精煉的內在需求,因此,我們必須認真考量每一個寫入權利要求的詞語所發揮的作用。

專利法實施細則第二十一條第一款明確將前序部分的技術內容分為“主題名稱”與“共有的必要技術特征”,由此可知,主題名稱與技術特征不同。技術特征是權利要求中能相對獨立地執行一定的技術功能、并產生相對獨立的技術效果的最小技術單元。主題名稱通常是對權利要求包含的全部技術特征所構成的技術方案的抽象概括,是對專利技術方案的簡單命名,其本質上不是一個單獨的技術特征,其代表的技術方案通常能夠通過權利要求的全部技術特征體現。

主題名稱從不同角度出發可以作不同的分類,根據主題名稱的內容,可以分為“包含發明點的主題名稱”和“非包含主題名稱的發明點”。[5]根據撰寫方式,可以將主題名稱分為“簡單型主題名稱”和“帶修飾詞的主題名稱”[6]。參考美國的經驗,還可以根據是否需要與現有技術進行比對,將主題名稱分為“明顯可見型”和“現有技術區別型”。[7]

不同的分類方式有助于尋找主題名稱產生限定作用的邊界。本文對主題名稱作如下兩種分類:

其一,根據主題名稱的抽象程度不同,主題名稱可以分為“全部涵蓋的主題名稱”和“部分涵蓋的主題名稱”。如上所述,主題名稱是權利要求保護技術方案的抽象概括,是權利要求中全部技術特征的集合。因此,當主題名稱體現的技術內容能夠為權利要求的其它全部必要技術特征具體指代時,該主題名稱可以稱為“全部涵蓋的主題名稱”。例如,“移動終端瀏覽網頁方法”發明專利申請駁回復審案件中,涉案專利權利要求1請求保護一種移動終端以閱讀模式瀏覽網頁的方法,該主題名稱是對權利要求1全部技術特征的抽象概括,法院認為在對比了權利要求1的全部技術特征與現有技術之后,無需將主題名稱作為單獨的區別技術特征加以認定。[8]

而當主題名稱涵蓋了不能被權利要求的其它必要技術特征體現的技術內容時,該主題名稱可以被稱為“部分涵蓋的主題名稱”。例如,“排水管道”發明專利侵權案中,涉案專利權利要求2的主題名稱為“一種制造權利要求1所述的鋼帶增強塑料排水管道的方法”。權利要求2主題名稱中包含了權利要求1的全部技術特征,而上述特征并未體現在權利要求2的技術特征中,因此,該專利權利要求2的主題名稱屬于“部分涵蓋主題名稱”。[9]

其二,根據與主題的關系,主題名稱可以分為“用途限定的主題名稱”、“描述結構方法的主題名稱”以及“綜合的主題名稱”。權利要求可以分為產品權利要求與方法權利要求,盡管《審查指南》(2010)第二部分第二章3.1.1僅指明確定產品權利要求的保護范圍時應當考慮權利要求中用途限定的主題名稱。但事實上,主題名稱能否對權利要求的保護范圍產生限定不僅限于產品權利要求,方法權利要求同樣面臨這一問題。根據主題名稱的功能可以將主題名稱分為“用途限定的主題名稱”和“描述結構方法的主題名稱”。“用途限定的主題名稱”中含有表明功能用途的修飾詞,可以使用“用于……”的寫法,例如“用于鋼水澆筑的模具”,也可以開宗明義表明用途,例如“便攜油井液面測試充氣裝置”。“描述結構方法的主題名稱”包含指明結構或者方法的技術特征。例如,“一種可拆卸的自行車”以及上文提及的“一種制造權利要求1所述的鋼帶增強塑料排水管道的方法”均屬于此類主題名稱。“綜合的主題名稱”則兼而有之,既包含結構方法的修飾詞也包含對用途功能的限定,例如,“一種動態地址分配中防止IP地址欺騙的方法”,該主題名稱中的“動態地址分配”是該方法所采用的技術手段和應用的范圍,同時,該主題名稱也指明了該權利要求旨在防止IP地址欺騙,“防止IP地址欺騙”是該技術方案用以實現的功能。[10]

二、主題名稱的限定作用

根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》,獨立權利要求的前序部分在確定專利權的保護范圍時有限定作用[11]。但主題名稱究竟如何發揮限定作用,法律及司法解釋并未明確規定。《審查指南》規定主題名稱的實際限定作用取決于對要求保護的產品本身帶來何種影響。[12]最高人民法院在排水管道發明專利無效宣告案中,指出:“在確定權利要求的保護范圍時,對權利要求中記載的主題名稱應當予以考慮,而其實際的限定作用應當取決于該主題名稱對權利要求所要保護的主題本身產生了何種影響。”[13]由此可見,主題名稱對權利要求保護范圍的限定作用與技術特征的限定作用不同,主題名稱并不因其記載在權利要求中而當然對權利要求的保護范圍產生限定作用,需要結合主題名稱的撰寫方式和其他特征之間的關系來確定,其能否產生實際的限定作用,取決于主題名稱對所要求保護的產品或者方法的影響。下文將對此種“影響”進行類型化分析。

首先,對于“全部涵蓋的主題名稱”,主題名稱體現的技術內容能夠為權利要求的其它全部必要技術特征具體指代,因此,該主題名稱對界定權利要求的保護范圍沒有額外貢獻,此時,在進行新穎性、創造性判斷時無需額外考慮該主題名稱的限定作用。例如,在“一種以每日一次劑量形式用于治療動物耳感染的藥物組合物”發明專利申請駁回復審行政案中,法院認為,雖然本申請的主題名稱限定適用對象為“動物”、治療癥狀為“耳感染”、給藥方式為“局部”等,但是,對本申請保護的藥物組合物技術方案而言,該限定已體現在藥物組合物成分、載體與劑型的選擇、重量范圍的選定上,即權利要求1所述組合物包含的技術內容已體現主題名稱中的上述限定。在本申請的申請文件以及在案證據均不能證明上述限定已對本申請保護藥物組分、配比關系等產生額外的技術效果或者實質性影響的情況下,專利復審委員會在判斷本申請權利要求1相對于現有技術所存在的區別特征時,未考慮上述技術特征,并無不當。[14]

其次,對于“部分涵蓋的主題名稱”,由于主題名稱涵蓋了不能被權利要求的其它必要技術特征體現的技術內容,因此,主題名稱中具有不能為其它技術特征涵蓋的技術內容,該主題名稱在確定權利要求的保護范圍時具有限定作用,但是否產生實際的限定作用,還應當視該主題名稱對主題的限定類型而定。

如上所述,根據主題與主題名稱的限定關系,主題名稱可以分為“用途限定的主題名稱”、“描述結構方法的主題名稱”以及“綜合的主題名稱”。通常而言,在不同類型的主題名稱下,主題名稱對于權利要求保護范圍的實際限定作用是不同的。

對于“用途限定的主題名稱”,實踐中多數需要寫在主題名稱中的用途限定對要求保護的產品沒有影響,因此,此類主題名稱通常對新穎性和創造性的判斷不產生影響。例如,在“便攜油井液面測試充氣裝置”發明專利權無效案中[15],法院認為,本專利權利要求1的主題名稱中含有用途限定即“油井液面測試”,但該用途限定對于所要求保護的產品即充氣裝置本身沒有帶來影響,充氣裝置本身也不包括與油井液面測試相關聯的技術特征,故該用途限定不能使本專利權利要求1要求保護的產品與證據1中公開的產品存在不同。例外的情況是,用途本身對主題有限定作用,例如,“用鋼水澆鑄的模具”相對于“用于冰塊成型的塑料盒模具”[16],“用于釣魚的魚鉤”相對于“用于吊車的吊鉤”。

對于“描述結構方法的主題名稱”,此類主題中如果包含了權利要求的其他技術特征不能涵蓋的技術內容,通常而言對權利要求的保護范圍具有實質性的限定,例如,“排水管道案”即屬于這種情形。例外的情況是,主題名稱涵蓋的技術特征與主題無關。本案即屬于這種情況。本專利的權利要求1為產品權利要求,其主題為“鍋”,其主題名稱為“干煎炸鍋”。根據本專利說明書中記載,“干煎炸”表示一種在烹調循環期間不將食物(部分以及/或者臨時)浸入油或者油脂中的烹調食物的方式,即食物雖然被烹調介質(例如油)“弄濕”,但并不浸入或者浸泡在該介質中。由此可知,“干煎炸”是一種食物的烹飪方式,該烹飪方式是對使用者的要求而非對鍋本身的限定,因此“干煎炸鍋”的主題名稱是一種使用方法的限定,對于“鍋”這一產品主題,關于油與食物的接觸方式的要求已經通過加入油以及涂覆油脂的結構特征加以體現,“干煎炸”本身對本專利權利要求1的產品結構特征沒有產生實際的影響。因此,“干煎炸”的主題名稱對于該產品專利要求是否具備創造性的判斷不起作用。

對于“綜合的主題名稱”,由于此類主題名稱兼具兩種性質,因此是否產生實際限定作用的規則需要具體情況具體分析。例如,上文所述“一種動態地址分配中防止IP地址欺騙的方法”發明專利權無效案中[17],法院就認為,主題名稱中“動態地址分配中防止IP地址欺騙”對其請求保護的主題“方法”均有實際限定作用。因此,本專利的主題名稱“一種動態地址分配中防止IP地址欺騙的方法”是一項技術特征,在進行創造性判斷時應予以考慮。

三、小結

主題名稱與技術特征不同,主題名稱在確定專利權保護范圍時需加以考慮無疑。但主題名稱能否產生實際的限定作用,即對新穎性和創造性的評價是否有實際的影響,則需要根據權利要求書和說明書的記載,并考慮現有技術,綜合判斷。

(戴怡婷 作者單位:北京市高級人民法院)