2外觀設計專利與對比設計是否具有明顯區別的“精細化”判定

——江鈴控股有限公司訴國家知識產權局專利復審委員會、捷豹路虎有限公司外觀設計專利權無效行政糾紛案

【案號】

一審:(2016)京73行初4497號

二審:(2018)京行終4169號

【裁判要旨】

判斷外觀設計專利與對比設計是否具有明顯區別時,應當基于一般消費者的知識水平和認知能力,準確運用“整體觀察、綜合判斷”的判斷方法,從外觀設計的整體出發,對其全部設計特征進行整體觀察,在考察各設計特征對外觀設計整體視覺效果影響程度的基礎上,對能夠影響整體視覺效果的所有因素進行綜合考量。在判斷具體特征對整體視覺效果的影響權重時,不能僅根據直觀的視覺感知或者根據該特征在外觀設計整體中所占比例的大小即貿然得出結論,而應當以一般消費者對設計空間的認知為基礎,結合相應設計特征在外觀設計整體中所處的位置、是否容易為一般消費者觀察到,并結合該設計特征在現有設計中出現的頻率以及該設計特征是否受到功能、美感或技術方面的限制等因素,確定各個設計特征在整體視覺效果中的權重。為使裁判結論盡可能趨于客觀和精細化,在個案中認定當事人存在爭議的某項設計特征對整體視覺效果的影響權重時,應根據各方當事人的主張、舉證情況以及說理的充分程度予以確定。

【案情介紹】

本案涉及專利號為201330528226.5、名稱為“越野車(陸風E32車型)”的外觀設計專利(簡稱本專利),其申請日為2013年11月6日,授權公告日為2014年4月23日,專利權人為江鈴控股有限公司(簡稱江鈴公司)。本專利由主視圖、后視圖、左視圖、右視圖、俯視圖表示,依照行駛時汽車駕駛員的位置為基準確定前、后、左、右、頂面,由此可以確定左右視圖表達的是汽車側面設計,主視圖表達的是汽車前面設計,后視圖表達的是汽車后面設計,俯視圖表達的是汽車頂面設計。

針對本專利,捷豹路虎有限公司(簡稱路虎公司)于2014年7月25日向國家知識產權局專利復審委員會(簡稱專利復審委員會)提出了無效宣告請求,其理由是本專利不符合2008年12月27日修正的《中華人民共和國專利法》(簡稱2008年專利法)第二十三條第一款和第二款的規定,同時提交了證據1-3。路虎公司于2014年8月25日補充提交授權委托書以及一份證據,即證據4(對比設計):(2014)京中信內經證字32020號公證書復印件,涉及對證據3“京N0EV03”藍色攬勝極光汽車銷售的證據保全。其中,附件4-2、附件4-3、附件4-6已經包含了證據3的所有文件。對比設計給出了汽車的側面、前面、后面、頂面的設計和前左側以及右后側方向的透視角度的設計。杰拉德·加布里埃爾·麥戈文(簡稱麥戈文)于2015年8月3日向專利復審委員會提出了無效宣告請求,其理由是本專利不符合2008年專利法第二十三條第一款、第二款和2008年專利法第二十七條第二款的規定,請求宣告本專利無效,同時提交了證據(1)-(5)。麥戈文認為,證據(1)是路虎攬勝極光車型的外觀設計,其特有設計特征包括:360度的腰線設計、寬大的前臉、扁平的車身、下壓式車頂、環繞式車前燈、逐漸上揚的肩線與腰線以及往四角推開的前后車輪等。證據(5)例舉了該設計所獲的獎項,證據(4)表明大量的新聞報道說明一般消費者認為本專利同證據(1)的設計酷似。證據(1)-(3)表明SUV車型設計風格多種多樣,從整車到具體部位都有很多設計空間和設計變化。

2016年6月3日,專利復審委員會作出第29146號無效宣告請求審查決定(簡稱被訴決定)。該決定認定:由本專利與對比設計的相同點和不同點可見,二者的比例相同,在設計變化比較難的側面輪廓上非常接近,側面主要特征線和前后臉的主要分割線相同,前臉和后臉的布局基本相同,主要裝飾件如發動機罩、進氣格柵、前后車燈組的外輪廓相同,還有一些細節設計相同。這些相同點決定了車的整體造型和三維立體輪廓,從整體上觀察,二者的相同點決定了二者具有基本相同的車身立體形狀和設計風格,包括都為對比設計所示的懸浮式車頂設計,側面腰線和裙線等線條凸顯硬朗的線條風格,前臉車燈和格柵的一體化設計同貝殼形發動機罩相結合,后臉車燈線條同前臉車燈線條相呼應,倒凸字形的后背門與車燈的直線條分隔等。本專利與對比設計的不同點在于前臉下部、車尾中部的設計以及其它一些細節設計的不同。相對于本專利與對比設計相同的車身立體形狀、裝飾件的設計而言,上述不同點均屬于局部細節的改進,且基本上所有區別特征都被現有設計公開或者現有設計給出相同的設計手法,故相對于二者的相同點而言,二者的不同點對整體視覺效果都沒有顯著影響。綜合考慮本專利與對比設計的相同點和不同點對于整體視覺效果的影響,從整體上觀察,本專利與對比設計在整體視覺效果上沒有明顯區別,因此,本專利不符合2008年專利法第二十三條第二款的規定。據此,宣告本專利權全部無效。

【裁判結果】

北京知識產權法院經審理認為,雖然本專利與對比設計車身比例基本相同,側面主要線條的位置、立柱的傾斜角度、車窗的外輪廓及分割的比例基本相同,前后面車身的外輪廓及主要部件的相互位置關系亦基本相同,但本專利與對比設計在前車燈、進氣格柵、細長進氣口、霧燈、貫通槽、輔助進氣口、倒U形護板、后車燈、裝飾板、車牌區域及棱邊等部位存在不同的設計特征,其組合后形成的視覺差異對SUV類型汽車的整體外觀產生了顯著的影響,足以使一般消費者將本專利與對比設計的整體視覺效果相區分。相比于相同點,上述不同點對于本專利與對比設計的整體視覺效果更具有顯著影響。故本專利與對比設計具有明顯區別,符合2008年專利法第二十三條第二款的規定。被訴決定認定事實不清,適用法律錯誤,應予撤銷。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第(一)項、第(二)項之規定,判決:一、撤銷專利復審委員會作出的被訴決定;二、專利復審委員會針對路虎公司、麥戈文提出的無效宣告請求重新作出決定。

一審判決后,專利復審委員會、路虎公司、麥戈文均不服,提起上訴。

北京市高級人民法院二審認為,通過對本專利與對比設計之間的相同點、不同點對整體視覺效果影響權重的分析和對比,可以認定在涉案SUV的車身三維立體形狀和主要裝飾件布局存在較大設計空間的情況下,本專利與對比設計在上述兩方面同時存在的相同點尤其是車身側面和前面的相同及相似之處對整體視覺效果的影響權重最高,其他不容易為一般消費者注意到的較小區別對整體視覺效果的影響權重則明顯較小。盡管本專利與對比設計在車身前面和后面存在的主要不同點使兩者在視覺效果上呈現出一定的差異,但由于導致視覺效果差異的區別設計特征,多數為現有設計所公開或由現有設計給出了相同設計手法,其對整體視覺效果的影響權重顯著降低,從整體上觀察SUV整車的全部設計特征形成的整體視覺效果,本專利與對比設計在車身前面和后面形成的視覺效果差異在整體視覺效果中所占的權重要明顯低于兩者之間相同點所產生的趨同性視覺效果的權重。本專利與對比設計相比,二者之間的差異未達到“具有明顯區別”的程度,本專利不符合2008年專利法第二十三條第二款規定的授權條件,應當予以宣告無效。一審判決對于本專利與對比設計具有明顯區別的認定有誤,以致法律適用錯誤,應予以糾正。專利復審委員會、路虎公司和麥戈文的上訴理由部分成立,足以支持其上訴主張,對其上訴請求均予以支持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條、第八十九條第一款第(二)項、第三款之規定,判決:撤銷一審判決;駁回江鈴公司的訴訟請求。

【法官評析】

本案是一起社會關注度高、案情疑難復雜的外觀設計專利無效行政案件,在復審階段曾入選國家知識產權局專利復審委員會2016年度專利復審無效十大案件。同時,本案的裁判尺度將直接影響到汽車外觀設計領域的授權確權標準,具有重要的導向作用。

2008年專利法第二十三條第二款規定,授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比,應當具有明顯區別。但具體到個案,在判斷訴爭專利與對比設計是否具有明顯區別時,如何界定一般消費者的知識水平和認知能力以及如何盡可能客觀化、精細化地適用“整體觀察、綜合判斷”的判斷方法,往往存在較大的爭議。本案即屬于此種情形,各方當事人在上述問題上分歧明顯,專利復審委員會和一審法院對此亦存在不同認識。二審法院在二審判決中對上述問題進行了深入、詳細的分析和論證,以期能夠化解分歧、促成共識。

一、一般消費者的知識水平和認知能力的界定

關于2008年專利法第二十三條第二款適用時的判斷主體,專利法及其實施細則均未予以明確規定。國家知識產權局制定的《專利審查指南(2010)》第四部分第五章第四節規定:“在判斷外觀設計是否符合專利法第二十三條第一款、第二款規定時,應當基于涉案專利產品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價。”《專利審查指南(2010)》屬于國家知識產權局制定的部門規章,不違反法律法規的規定,且上述規定將判斷主體限定為“一般消費者”,并從知識水平和認知能力兩個角度對“一般消費者”進行界定,有利于裁判的客觀化及法律適用標準的統一,已為司法實踐長期接受。此外,2010年1月1日起施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十條即規定:“人民法院應當以外觀設計專利產品的一般消費者的知識水平和認知能力,判斷外觀設計是否相同或者近似。”上述規定表明在判斷外觀設計是否相同或者近似時,應當基于一般消費者的知識水平和認知能力,已經成為司法機關和行政機關的共識。雖然本案是外觀設計專利確權案件,但在判斷涉案外觀設計專利與對比設計是否具有明顯區別時,對上述規定可以參照適用。

參照《專利審查指南(2010)》的規定,一般消費者是一個具有特定知識水平和認知能力的抽象的人,但在具體案件中,判斷涉案專利與對比設計是否具有明顯區別,必須結合涉案專利產品所屬的種類,將一般消費者這一抽象概念具體化為與該產品相關的消費者群體。在具體案件中,應從以下三方面進行把握:第一,一般消費者是涉案專利產品所屬種類的消費者群體。此處的產品種類是指在功能、用途、使用環境等方面具有眾多共性的產品類別;消費者群體意在強調對一般消費者的具體化并不等同于具體到日常生活中的消費者,而是能夠從涉案專利產品所屬種類的消費者群體中抽象出其共同的知識水平和認知能力特征,進而提煉出該類產品一般消費者的理性認知。第二,一般消費者了解的內容是外觀設計及其常用設計手法。外觀設計是申請日前與外觀設計專利產品的相同或者相近種類產品的外觀設計狀況,包括申請日前申請的專利、市場上已經銷售的產品、廣告或出版物中在先公開的產品外觀設計等。關于常用的設計手法,《專利審查指南(2010)》規定包括設計的轉用、拼合、替換等類型,但并未作窮盡性規定,一般認為,常用的設計手法還包括使用功能、技術功能所限定的設計手法以及裝飾性的比例、對稱等方面的設計手法。第三,一般消費者的能力水平達到“常識性的了解”的程度。通常認為,“常識性的了解”是指通曉相關產品的外觀設計狀況,而并非局限于基礎性、簡單性的了解。[1]但需要注意的是,由于專利法第三次修改前后關于外觀設計專利授權條件的變化,《專利審查指南(2010)》關于一般消費者知識水平和認知能力的界定,有別于《專利審查指南(2006)》的相應規定。與《專利審查指南(2006)》相比,《專利審查指南(2010)》規定,一般消費者不僅對“涉案專利申請日之前相同種類或者相近種類產品的外觀設計”有常識性的了解,還對“其常用設計手法”有常識性的了解,從而提高了一般消費者的認知能力。盡管一般消費者的認知能力不是專業設計師或專家的水平,但至少對涉案專利產品外觀設計常見、常用的設計知識有所了解,并且關注該類產品的發展。

就本案而言,本專利與對比設計的產品均是SUV(全稱為Sport Utility Vehicle),即運動型多用途汽車,該類汽車是將轎車的舒適性與越野車的通過性相結合的一類汽車,屬于在功能、用途等方面存在共性的、相對獨立的汽車類型。由于汽車設計是一項復雜的整體工程,汽車外形的確定要結合汽車的功能設定和審美需求,同時涉及機械工程學、人機工程學、空氣動力學以及電子學等多個領域。作為SUV外觀設計判斷主體的一般消費者,基于其對申請日前申請的專利、市場上銷售的汽車、汽車廣告中披露的信息以及汽車類書籍中公開的在先設計等現有設計狀況和對該類汽車常用設計手法的了解,一般消費者應當知曉該類汽車的產品結構組成、主要部件的功能和設計特點,以及車身三維立體形狀、各組成部分的比例和位置關系以及車身表面裝飾件的形狀、布局等均對整體視覺效果產生不同程度的影響。

二、“整體觀察、綜合判斷”判斷方法的精細化適用

“整體觀察、綜合判斷”是外觀設計專利確權以及侵權判斷的基本方法,“整體觀察”是從外觀設計的整體出發,對其全部設計特征進行整體觀察,而不能僅從外觀設計的局部出發;“綜合判斷”是在考察各設計特征對外觀設計整體視覺效果影響程度的基礎上,對能夠影響整體視覺效果的所有因素進行綜合考量,而不能把外觀設計的不同部分割裂開來予以判斷。

在外觀設計專利確權案件中,判斷涉案專利與對比設計是否具有明顯區別,通常的做法是將兩外觀設計劃分為相互對應的具體設計特征,并就每項設計特征分別進行對比,從而確定兩外觀設計的相同點和不同點,在此基礎上,逐一判斷各相同點、不同點對整體視覺效果造成影響的顯著程度,最終通過綜合分析得出認定結論。但需要注意的是,一項設計往往是表達不同信息的設計特征的組合體,設計人員在一項設計中運用不同的設計特征向消費者傳遞不同的信息。因此,在判斷具體特征對整體視覺效果的影響權重時,不能僅根據直觀的視覺感知或者根據該特征在外觀設計整體中所占比例的大小就貿然得出結論,而是應當以一般消費者對設計空間的認知為基礎,結合相應設計特征在外觀設計整體中所處的位置、是否容易為一般消費者觀察到,并結合該設計特征在現有設計中出現的頻率以及該設計特征是否受到功能、美感或技術方面的限制等因素,確定各個設計特征在整體視覺效果中的權重。

為使裁判結論盡可能趨于客觀,在個案中認定當事人存在爭議的某項設計特征對整體視覺效果的影響權重時,應根據各方當事人的主張、舉證情況以及說理的充分程度予以確定。2008年專利法及其實施細則和《專利審查指南(2010)》均未對現有設計狀況的舉證問題或設計特征的屬性界定問題加以規定,一般情況下,應結合當事人的舉證能力,根據“誰主張,誰舉證”的舉證責任分配規則予以確定。由于慣常設計和功能性設計特征,屬于作為判斷主體的一般消費者本身應當具備的知識水平。因此,慣常設計和功能性設計特征可以通過當事人提供證據予以證明,也可以在考慮一般消費者的知識水平和能力的情況下通過充分說理予以認定。

就汽車外觀設計而言,“整體觀察”就是要觀察汽車整體造型、各組成部分的比例位置關系以及各個面經由具體設計特征形成的視覺效果,“綜合判斷”就是要從一般消費者的知識水平和認知能力出發,考慮涉案專利與對比設計之間的相同點、不同點對整體視覺效果的影響權重,進而得出涉案專利與對比設計是否具有明顯區別的結論。本案中,考慮到SUV的頂面和底面屬于在正常使用時不容易看到或看不到的部位,一審判決認為在對本專利與對比設計進行整體觀察時,應當更關注使用時容易看到的部位,即汽車的基本外形輪廓、各部分的相互比例關系以及車身的前面、側面和后面等,在綜合判斷時應當根據SUV的特點,權衡各部分對汽車外觀設計整體視覺效果的影響。鑒于各方當事人在二審訴訟中對原審判決的上述認定不持異議,二審法院對此予以確認。

基于外觀設計整體保護的原則,在適用“整體觀察、綜合判斷”方法時,應當以一般消費者的知識水平和認知能力為基礎,結合現有設計狀況和相關設計特征是否受功能限制等因素,逐一判斷各相同點、不同點對整體視覺效果的影響程度,在此基礎上,再通過綜合分析得出認定結論。本案中,對于被訴決定關于涉案汽車的整體立體形狀和各個組成部件的布局存在較大的設計空間,本專利與對比設計在車身比例、側面主要線條的位置及立柱的傾斜角度、車窗的外輪廓及分割的比例、前后面車身的外輪廓及主要部件的相互位置關系等方面均基本相同的認定,一審判決均予以認同,但在此基礎上,一審判決并未對上述各相同點對整體視覺效果的影響程度進行具體分析,而在僅對不同點進行分類概括、評述后,即認為不同點組合后形成的視覺差異對整體外觀產生了顯著影響,足以使一般消費者將本專利與對比設計的整體視覺效果相區分,進而得出兩者具有明顯區別的認定結論,二審法院對此不予認同。

基于對“整體觀察、綜合判斷”方法的上述理解,二審法院圍繞當事人之間存在的爭議,根據相關設計特征所處的位置、是否容易引起一般消費者的注意,結合當事人的舉證、陳述及一般消費者的通常認知及相關設計特征受功能、美學等因素的限制,使用大量篇幅對兩者的相同點、不同點對整體視覺效果的影響權重進行了具體分析和對比權衡,在此基礎上,綜合作出判斷,最終認定本專利與對比設計相比,二者之間的差異未達到“具有明顯區別”的程度,本專利不符合2008年專利法第二十三條第二款規定的授權條件,應當予以宣告無效。

三、對外觀設計專利制度目的及汽車工業發展歷程的考量

從外觀設計專利制度的目的以及2008年專利法第二十三條第二款對設計創新高度的要求來講,外觀設計專利制度的目的是對產品外觀設計創新活動提供保護,通過專利權的賦予,回報對產品外觀真正作出創新設計的設計人。但專利法對創新設計賦予專利權是有要求的,即該外觀設計不但是新的設計,還必須達到一定的創造高度,而不能是對現有設計的簡單變化。就汽車的外觀設計而言,汽車外觀設計的創新可以劃分為全面創新和改進設計,前者是指從技術到外形的全新平臺式開發,由白車身決定的三維立體形狀以及所有裝飾件的設計均不同于以往的設計;后者是指車身改進和局部改型,即對三維立體形狀做出局部改變和/或部分裝飾件(尤其是主要裝飾件)的設計做出改變,最終達到整體視覺效果上不同于以往的設計。就本案而言,本專利相對于對比設計的不同點即改進之處,既不涉及對三維立體形狀的改變,也不涉及對主要裝飾部件布局及顯著設計特征的改進,而主要是對前車燈、后車燈及與之相關的局部細節進行了改動,且上述改進之處并未使本專利的整體視覺效果明顯不同于對比設計,因此,其既不屬于應受專利權保護的全面創新,也不屬于應受專利權保護的改進設計。

回顧中國汽車工業的發展之路,在發展初、中期在一定程度上可以歸結為對國外先進制造及設計技術的引進、借鑒和模仿,但在“創新驅動發展”戰略上升為國家戰略以及知識產權保護力度不斷加大的背景下,仍然走借鑒、模仿的老路顯然已經行不通,因此,汽車制造企業必須轉變思路,不斷加強自主創新,唯有如此才能在未來激烈的市場競爭中占有一席之地。

(蘇志甫 作者單位:北京市高級人民法院)