一、專利案件

1主題名稱對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍一般具有限定作用

——胡某訴摩拜(北京)信息技術(shù)有限公司侵害專利權(quán)糾紛案

【案號(hào)】

一審:(2017)滬73民初278號(hào)

二審:(2017)滬民終369號(hào)

【裁判要旨】

權(quán)利要求中的主題名稱是前序的一部分,是權(quán)利要求包含的全部技術(shù)特征所構(gòu)成的技術(shù)方案的抽象和概括,其本質(zhì)是對(duì)專利技術(shù)方案的命名,一般不屬于具體的技術(shù)特征。主題名稱的限定作用與前序的限定作用不能一概而論,其實(shí)際的限定作用應(yīng)當(dāng)取決于該主題名稱對(duì)權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案產(chǎn)生了何種影響,重點(diǎn)可考察主題名稱對(duì)應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域與特征部分所限定的技術(shù)領(lǐng)域是否相同、主題名稱是否足夠抽象和全面、主題名稱是否被用于區(qū)分現(xiàn)有技術(shù)、主題名稱和特征部分的術(shù)語(yǔ)之間是否具有重述或引用關(guān)系等方面。由技術(shù)特征組合而成的技術(shù)方案難以脫離主題名稱確定的技術(shù)領(lǐng)域而獨(dú)立存在,因此主題名稱一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)定具有限定技術(shù)方案保護(hù)范圍的作用,但這種限定是總括性的限定,是對(duì)技術(shù)方案適用領(lǐng)域的限定,而非技術(shù)特征的限定作用,因此一般不應(yīng)有等同理論適用的空間。

【案情介紹】

涉案專利為“一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)及其操作方法”的發(fā)明,專利權(quán)人為胡某。涉案專利權(quán)利要求1為:“一種電動(dòng)車控制系統(tǒng),其特征在于:由微型攝像頭、圖形解碼器、存儲(chǔ)器及二維碼比對(duì)器構(gòu)成二維碼識(shí)別器,微型攝像頭與圖形解碼器電連接,圖形解碼器和存儲(chǔ)器同時(shí)與二維碼比對(duì)器電連接,二維碼比對(duì)器對(duì)存儲(chǔ)器儲(chǔ)存的二維碼數(shù)據(jù)與圖形解碼器解碼的微型攝像頭拍攝的圖像數(shù)據(jù)比對(duì)并發(fā)給控制器,比對(duì)信號(hào)一致時(shí)控制器控制電動(dòng)車的啟動(dòng)或/和多媒體播放,比對(duì)信號(hào)不一致時(shí)控制器控制防盜報(bào)警器報(bào)警。”涉案專利說明書記載了涉案專利的技術(shù)領(lǐng)域:“本發(fā)明屬于電動(dòng)車技術(shù)領(lǐng)域,特指一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)及其操作方法。”涉案專利說明書記載了涉案專利的發(fā)明目的:“本發(fā)明的目的是提供一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)及其操作方法,使用者可將存儲(chǔ)在手機(jī)中的二維碼圖像對(duì)準(zhǔn)攝像頭,便可實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車的完全解鎖,提升了防盜的性能,免去了使用者需攜帶鑰匙啟動(dòng)的麻煩。”涉案專利證書記載的對(duì)比文件包括一項(xiàng)名稱為“基于二維碼的自行車防盜及查詢管理系統(tǒng)和方法” (發(fā)明專利公開號(hào)為CN101188014A)的專利文件。涉案專利說明書附圖1顯示在比對(duì)成功或者失敗兩種情形下,分別發(fā)送指令使得電動(dòng)車啟動(dòng)或者防盜報(bào)警。涉案專利權(quán)利要求3系對(duì)應(yīng)于權(quán)利要求1的方法專利。

摩拜單車上安裝了帶鎖控制器的鎖具,車身上設(shè)置有兩個(gè)二維碼。被控侵權(quán)的摩拜單車鎖控制系統(tǒng)由摩拜單車上的鎖具、摩拜公司運(yùn)營(yíng)的云端服務(wù)器、帶攝像頭的手機(jī)、安裝在手機(jī)上的摩拜單車應(yīng)用程序共同構(gòu)成(簡(jiǎn)稱被控侵權(quán)產(chǎn)品)。胡某認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍,請(qǐng)求判令摩拜公司停止侵害并賠償損失50萬(wàn)元。

【裁判結(jié)果】

一審上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院將胡某主張保護(hù)的權(quán)利要求和被控侵權(quán)技術(shù)方案作了全面比對(duì),就專利權(quán)利要求記載的“一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)”“二維碼識(shí)別器”、二維碼識(shí)別器組件之間的“電連接”、“比對(duì)信號(hào)不一致時(shí)控制器控制防盜報(bào)警器報(bào)警”等四個(gè)方面詳述了比對(duì)意見,判定兩者之間除主題名稱“一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)”之外的其他三個(gè)技術(shù)特征既不相同也不等同,被控侵權(quán)技術(shù)方案沒有落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍,判決駁回胡某全部訴訟請(qǐng)求。

胡某不服判決,提起上訴。二審上海市高級(jí)人民法院認(rèn)為,一審法院就“二維碼識(shí)別器”、二維碼識(shí)別器組件之間的“電連接”、“比對(duì)信號(hào)不一致時(shí)控制器控制防盜報(bào)警器報(bào)警”等三個(gè)技術(shù)特征所作的比對(duì)意見,認(rèn)定事實(shí)清楚,說理充分,予以確認(rèn)。關(guān)于權(quán)利要求1記載的主題名稱“一種電動(dòng)車控制系統(tǒng)”的限定作用,二審判決認(rèn)為主題名稱作為前序的一部分,在確定保護(hù)范圍時(shí)具有限定作用,在侵權(quán)比對(duì)時(shí)應(yīng)當(dāng)予以考慮。據(jù)此,上海市高級(jí)人民法院判決駁回上訴、維持原判。

【法官評(píng)析】

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第五條規(guī)定,在確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí),獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用。主題名稱作為專利權(quán)利要求前序的一部分,依照該條規(guī)定自然應(yīng)當(dāng)具有限定作用,但起到何種限定作用,在司法實(shí)踐中不無(wú)疑問。

一、前序和主題名稱的區(qū)分

在確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí),獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用。認(rèn)為前序部分具有限定作用,充分體現(xiàn)了對(duì)權(quán)利要求公示性的尊重,專利文件撰寫人在專利申請(qǐng)階段對(duì)于用語(yǔ)的表述應(yīng)給予足夠的注意。在侵權(quán)判定階段認(rèn)為前序部分具有限定作用,實(shí)際上與《專利法實(shí)施細(xì)則》《專利審查指南》一脈相承。權(quán)利要求的前序包含了主題名稱,根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》,獨(dú)立權(quán)利要求包括前序部分和特征部分,前序部分寫明要求保護(hù)的技術(shù)方案的主題名稱和發(fā)明主題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的必要技術(shù)特征,特征部分寫明發(fā)明區(qū)別于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征,這些特征和前序部分寫明的特征合在一起,限定發(fā)明要求保護(hù)的范圍;《專利審查指南》規(guī)定,主題名稱中的用途限定在確定權(quán)利要求保護(hù)范圍時(shí)應(yīng)當(dāng)予以考慮,但其實(shí)際的限定作用取決于對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品本身帶來何種影響,如果其只是對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備用途或使用方式的描述,則對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備是否具有新穎性、創(chuàng)造性的判斷不起作用。換言之,如果主題名稱并非只是對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備用途或使用方式的描述,則對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備是否具有新穎性、創(chuàng)造性的判斷產(chǎn)生影響。

要理解權(quán)利要求前序部分及主題名稱的法律地位或作用,首先必須明確前序及主題名稱在專利權(quán)利要求中的結(jié)構(gòu)位置。獨(dú)立權(quán)利要求包括前序部分和特征部分,特征部分和前序部分寫明的特征合在一起限定發(fā)明要求保護(hù)的范圍。獨(dú)立權(quán)利要求分兩部分撰寫的目的,在于使公眾更清楚地看出獨(dú)立權(quán)利要求的全部技術(shù)特征中哪些是發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)所共有的技術(shù)特征,哪些是發(fā)明區(qū)別于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的特征。但毫無(wú)疑問的是,前序部分和特征部分被看作構(gòu)成一個(gè)整體技術(shù)方案,而這正是專利所保護(hù)的客體。主題名稱則是前序的一部分,有的權(quán)利要求中并不寫明發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)所共有的技術(shù)特征,但必然有主題名稱。主題名稱是對(duì)發(fā)明技術(shù)方案的一個(gè)總體概括,主題名稱應(yīng)當(dāng)能夠清楚地表明權(quán)利要求的類型,還應(yīng)當(dāng)與權(quán)利要求的技術(shù)內(nèi)容相適應(yīng)。主題名稱的限定作用與前序的限定作用,嚴(yán)格來說還不能一概而論,因?yàn)榍靶虿糠值呐c現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征,毫無(wú)疑問應(yīng)當(dāng)作為技術(shù)特征而起到限定作用,其與特征部分載明的技術(shù)特征,應(yīng)當(dāng)具有同樣的法律地位,但主題名稱還并非如此,因此,籠統(tǒng)地說前序部分具有限定作用可能并不完全準(zhǔn)確。主題名稱是對(duì)發(fā)明技術(shù)方案的命名,其本身并非技術(shù)特征,這一點(diǎn)從其用語(yǔ)上即可知曉。

二、主題名稱的限定作用

由于前序部分包括主題名稱和與現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征,實(shí)踐中容易發(fā)生爭(zhēng)議的是主題名稱的限定作用。所謂的“主題”(subject matter),準(zhǔn)確的法律術(shù)語(yǔ)翻譯應(yīng)為“客體”。專利權(quán)所要保護(hù)的客體是發(fā)明,是具備專利實(shí)質(zhì)條件的技術(shù)方案,是一個(gè)抽象的但客觀存在的事物,而不是具體化的實(shí)物產(chǎn)品、設(shè)備。主題名稱,實(shí)際上是對(duì)整個(gè)發(fā)明技術(shù)方案的抽象的命名,因其概括和抽象,在用語(yǔ)上與技術(shù)特征存在區(qū)別,有時(shí)會(huì)體現(xiàn)具體的技術(shù)特征,有時(shí)又不會(huì)體現(xiàn)具體的技術(shù)特征,因此主題名稱是否具有限定作用,應(yīng)該分析它有無(wú)體現(xiàn)具體的技術(shù)特征、與技術(shù)特征是否有一定關(guān)聯(lián),如果本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求之后,認(rèn)為主題名稱也體現(xiàn)具體的技術(shù)特征,或者說他在實(shí)施發(fā)明的時(shí)候會(huì)將主題名稱一并考慮,則主題名稱應(yīng)當(dāng)具有限定作用。值得指出的是,主題名稱一般都是與技術(shù)特征存在密切的關(guān)聯(lián),由技術(shù)特征組合而成的技術(shù)方案很難脫離主題名稱確定的技術(shù)領(lǐng)域而獨(dú)立存在,因此,主題名稱一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)定具有限定技術(shù)方案保護(hù)范圍的作用,但此時(shí)并非認(rèn)為主題名稱就是技術(shù)特征,這種限定應(yīng)當(dāng)是一種對(duì)技術(shù)方案的總括性的限定作用,屬于對(duì)技術(shù)方案適用技術(shù)領(lǐng)域范圍的限定,而非技術(shù)特征的限定作用。

判斷主題名稱是否體現(xiàn)具體技術(shù)特征,可從以下方面考察。一是主題名稱所記載的技術(shù)領(lǐng)域與特征部分所限定的技術(shù)領(lǐng)域是否相同。如果兩者完全相同,則該權(quán)利要求所對(duì)應(yīng)的發(fā)明技術(shù)方案及其涉及的領(lǐng)域是確定無(wú)疑的,并無(wú)必要認(rèn)定(基本不會(huì)涉及)主題名稱有無(wú)限定作用,其實(shí)這也是實(shí)踐中此類案件較少的原因。二是主題名稱是否足夠抽象和全面。如果主題名稱概括得并不全面,即使其與特征部分所涉及的技術(shù)領(lǐng)域是相同的,由于主題名稱并未準(zhǔn)確體現(xiàn)發(fā)明的內(nèi)涵,或過于寬泛,或過于狹窄,以此來限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍有所不公,這種情況下宜認(rèn)定主題名稱不具有限定作用。

如主題名稱具有以下特點(diǎn),一般應(yīng)認(rèn)定其具有限定作用。一是主題名稱被用于區(qū)分現(xiàn)有技術(shù)。無(wú)論主題名稱抽象和概括的程度如何,如其被用于區(qū)分現(xiàn)有技術(shù),意味著它具有了類似權(quán)利要求特征部分的地位或功能,則認(rèn)定其具有限定作用具有合理性。二是主題名稱和特征部分的術(shù)語(yǔ)之間具有重述或引用關(guān)系。權(quán)利要求的撰寫講求精確、精準(zhǔn)、精煉,如果同一技術(shù)術(shù)語(yǔ)在主題名稱和技術(shù)特征中重復(fù)出現(xiàn),則它們之間互相解釋、互為基礎(chǔ)的可能性就大為提高,這種情況下,主題名稱和特征部分從語(yǔ)義理解的角度就難以切分,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員將其一體解讀,無(wú)疑又具有了合理性。

三、等同理論是否適用

一審判決首先認(rèn)為“電動(dòng)車”作為涉案專利主題名稱的組成部分,描述了涉案專利的使用方式,對(duì)涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍具有限定作用,但將涉案專利應(yīng)用于自行車技術(shù)領(lǐng)域是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無(wú)需創(chuàng)造性的勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的,因此不支持摩拜公司關(guān)于摩拜單車與涉案專利保護(hù)的電動(dòng)車屬于不同技術(shù)領(lǐng)域而不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯意見。一審判決似乎是借用了中國(guó)法院適用等同理論確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)的“三基本一聯(lián)想”判定標(biāo)準(zhǔn),相當(dāng)于把主題名稱作為一項(xiàng)技術(shù)特征,然后類推適用等同理論將“電動(dòng)車”認(rèn)定為與“自行車”屬等同特征。但是,將等同理論類推適用于主題名稱,在法律上沒有依據(jù),在實(shí)踐中可能導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍不當(dāng)擴(kuò)張。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第五條規(guī)定針對(duì)的是前序中的技術(shù)特征而非主題名稱,主題名稱一般不具有技術(shù)特征的法律地位,只有當(dāng)主題名稱的撰寫方式使其相當(dāng)于技術(shù)特征時(shí),方能認(rèn)為此時(shí)的主題名稱起到了技術(shù)特征的限定作用,在實(shí)踐中這種情況是不多見的,而等同理論只能適用于具體的技術(shù)特征已成公論,因此等同理論一般不能適用于主題名稱。主題名稱是對(duì)整個(gè)發(fā)明技術(shù)方案的抽象命名,有時(shí)體現(xiàn)技術(shù)特征,而有時(shí)又不會(huì)體現(xiàn)技術(shù)特征,但即使因主題名稱體現(xiàn)具體技術(shù)特征而認(rèn)為其具有限定作用,亦并非將其直接認(rèn)定為技術(shù)特征,質(zhì)言之,一般地認(rèn)為主題名稱具有限定作用,并非認(rèn)為主題名稱起到了技術(shù)特征的限定作用,而是認(rèn)為主題名稱已經(jīng)限定了專利技術(shù)方案適用的技術(shù)領(lǐng)域,權(quán)利要求中的技術(shù)方案均是在該技術(shù)領(lǐng)域中存在,脫離了這一技術(shù)領(lǐng)域,技術(shù)方案即如同無(wú)本之木。前已述及,主題名稱的一般性限定作用是一種總括性的限定,是對(duì)技術(shù)方案適用領(lǐng)域的限定,而非技術(shù)特征的限定作用,即主題名稱是針對(duì)整個(gè)專利技術(shù)方案發(fā)生限定作用,這兩種限定作用針對(duì)對(duì)象完全不同,因此對(duì)于主題名稱一般不應(yīng)有等同理論適用的空間,除非主題名稱本身足以被認(rèn)定為屬于具體的技術(shù)特征。

(徐卓斌 作者單位:上海市高級(jí)人民法院)