一、專利案件審判

（一）專利民事案件審判

1.權(quán)利要求解釋中外部證據(jù)使用規(guī)則

【裁判要旨】

說明書對于權(quán)利要求中的技術(shù)術(shù)語沒有作出特別界定的，應(yīng)當(dāng)首先按照本領(lǐng)域技術(shù)人員對于該技術(shù)術(shù)語的通常理解，而非直接按照日常生活中的通常含義進(jìn)行解釋。本領(lǐng)域技術(shù)人員對于技術(shù)術(shù)語的通常理解，可以結(jié)合有關(guān)技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、工具書、教科書、國家或者行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等公知常識性證據(jù)，并可優(yōu)選與涉案專利技術(shù)所屬領(lǐng)域相近程度更高的證據(jù)予以確定。

【關(guān)鍵詞】

專利 侵權(quán) 權(quán)利要求解釋外部證據(jù) 公知常識

【案號】

（2020）最高法知民終580號

【基本案情】

在上訴人廣州華欣電子科技有限公司（以下簡稱華欣公司）與被上訴人廣州誠科商貿(mào)有限公司（以下簡稱誠科公司）、廣州君海商貿(mào)有限公司（以下簡稱君海公司）、廣州兆科電子科技有限公司（以下簡稱兆科公司）、峻凌電子（東莞）有限公司（以下簡稱峻凌公司）、佛山市廈欣科技有限公司（以下簡稱廈欣公司）侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案^[1]中，涉及專利號為201010235151.7、名稱為“一種觸摸屏及其多路采樣的方法”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）。華欣公司認(rèn)為，誠科公司、君海公司、兆科公司、峻凌公司、廈欣公司未經(jīng)許可大量制造、銷售、許諾銷售侵害涉案專利權(quán)的產(chǎn)品，且主觀侵權(quán)惡意非常明顯，故向廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求判令被訴侵權(quán)人停止侵害并連帶賠償經(jīng)濟損失1000萬元和維權(quán)合理開支20萬元。一審法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品僅是12塊電路板及可由該12塊電路板拼接成的一個電路框，缺少屏結(jié)構(gòu)或觸摸屏體，相應(yīng)的觸摸檢測區(qū)沒有載體即無涉案專利權(quán)利要求1的觸摸檢測區(qū)，被訴侵權(quán)技術(shù)方案沒有落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，故華欣公司訴訟請求不能成立。華欣公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張一審法院錯誤認(rèn)定權(quán)利要求中“一種觸摸屏”及“觸摸檢測區(qū)”必須為實體屏結(jié)構(gòu)，進(jìn)而對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的認(rèn)定存在錯誤。最高人民法院于2021年10月16日判決撤銷原判，五被訴侵權(quán)人停止侵害，誠科公司、君海公司、兆科公司共同賠償華欣公司經(jīng)濟損失292.6萬元及維權(quán)合理開支20萬元，峻凌公司、廈欣公司分別對前述賠償金額中部分金額承擔(dān)連帶責(zé)任。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，對專利權(quán)利要求進(jìn)行解釋時，需注意權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)基于本領(lǐng)域技術(shù)人員的認(rèn)知能力，并在本領(lǐng)域的技術(shù)背景和知識體系下進(jìn)行合理解釋。在說明書對于權(quán)利要求中的技術(shù)術(shù)語沒有作出特別界定的情況下，應(yīng)當(dāng)按照本領(lǐng)域技術(shù)人員對于該技術(shù)術(shù)語的通常理解進(jìn)行解釋，而不是訴諸該技術(shù)術(shù)語在日常生活中的通常含義進(jìn)行解釋。相關(guān)技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、工具書、教科書、國家或者行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等公知常識性證據(jù)，一般根據(jù)其與涉案專利技術(shù)所屬領(lǐng)域的相近程度，作為認(rèn)定本領(lǐng)域的技術(shù)背景和知識體系的相應(yīng)證據(jù)。具體到本案中，觸摸屏屬于在本領(lǐng)域中已有確切含義的技術(shù)術(shù)語。根據(jù)各方當(dāng)事人提交的《多媒體計算機實用檢修技術(shù)（教程）》《多媒體技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)》《計算機操作裝配與維修》等本領(lǐng)域公知常識性證據(jù)的記載，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，權(quán)利要求1主題名稱中的“觸摸屏”，可以理解為既包括帶有實體屏結(jié)構(gòu)的接觸式觸摸屏，也包括不帶有實體屏結(jié)構(gòu)的非接觸式觸摸屏。并且，可以進(jìn)一步認(rèn)定，不帶有實體屏結(jié)構(gòu)的非接觸式觸摸屏屬于本領(lǐng)域的公知常識。一審法院優(yōu)先運用與涉案專利技術(shù)領(lǐng)域距離較遠(yuǎn)的《現(xiàn)代漢語詞典》等非本領(lǐng)域工具書作為依據(jù)解釋涉案專利中觸摸屏，脫離本領(lǐng)域的技術(shù)背景和知識體系，結(jié)論有所不當(dāng)，應(yīng)予糾正。基于相同理由，華欣公司、兆科公司、峻凌公司等二審中提交的用于解釋涉案專利權(quán)利要求1的公知常識證據(jù)之外的其他現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，缺乏相應(yīng)證明力，不予采信。

2.權(quán)利要求修改后被維持有效的決定的追溯力

【裁判要旨】

在侵害專利權(quán)糾紛中，在修改權(quán)利要求基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效的無效宣告請求審查決定，對該決定作出前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)判決不具有追溯力。

【關(guān)鍵詞】

專利 侵權(quán) 權(quán)利要求修改 無效決定 追溯力

【案號】

（2021）最高法民申6412號

【基本案情】

在再審申請人李磊與被申請人呂家杰侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案^[2]（以下簡稱“磁懸浮地漏芯子”侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案）中，呂家杰系名稱為“一種磁懸浮地漏芯子”、專利號為ZL201510353360.4的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）的專利權(quán)人，其向山東省青島市中級人民法院（以下簡稱一審法院）起訴稱，李磊未經(jīng)允許許諾銷售、銷售的地漏侵犯了涉案專利權(quán)。一審法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，判決駁回呂家杰的訴訟請求。呂家杰不服，提起上訴。最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭二審認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求1、2的保護(hù)范圍，李磊的行為構(gòu)成專利侵權(quán)，判決撤銷一審判決，判令李磊立即停止侵權(quán)并賠償呂家杰經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支共6萬元。二審判決后，李磊向國家知識產(chǎn)權(quán)局請求宣告涉案專利權(quán)無效。無效審查期間，2021年8月14日，呂家杰提交經(jīng)修改的專利文件，將原權(quán)利要求3的部分技術(shù)特征補入權(quán)利要求1。2021年8月19日，李磊向呂家杰支付侵權(quán)賠償款，二審判決執(zhí)行完畢。2021年8月28日，李磊向最高人民法院提出再審申請。2021年11月5日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第52586號無效宣告請求審查決定，在上述修改的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效。再審審查期間，李磊主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品實施的是ZL201310390582.4專利（以下簡稱582專利）所公開的現(xiàn)有技術(shù)，并且涉案專利原權(quán)利要求1、2應(yīng)視為自始即不存在，呂家杰基于這些權(quán)利要求而獲得的侵權(quán)賠償屬于不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)予以返還。最高人民法院于2022年6月30日裁定駁回李磊的再審申請。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為，2008年修正的《中華人民共和國專利法》第四十七條第二款規(guī)定：“宣告專利權(quán)無效的決定，對在宣告專利權(quán)無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。”根據(jù)舉重以明輕的法律解釋方法，本案在修改權(quán)利要求的基礎(chǔ)上作出維持專利權(quán)有效的第52586號決定，對在其作出前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)判決同樣不應(yīng)具有追溯力。

3.現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的單一對比

【裁判要旨】

在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，應(yīng)將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與一項現(xiàn)有技術(shù)方案進(jìn)行比對，不得將記載在同一現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)中兩個不同的技術(shù)方案組合成一項現(xiàn)有技術(shù)用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

【關(guān)鍵詞】

專利 侵權(quán) 現(xiàn)有技術(shù)抗辯 單一對比

【裁判意見】

在前述“磁懸浮地漏芯子”侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案^[3]中，最高人民法院還明確了現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的單一對比原則。最高人民法院審查認(rèn)為，現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，應(yīng)將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與一項現(xiàn)有技術(shù)方案進(jìn)行比對，不得將記載在同一現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)的兩個不同技術(shù)方案組合用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯。本案中，李磊主張作為現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容，涉及582專利說明書附圖10（對應(yīng)李磊主張的權(quán)利要求5）、附圖16所示的兩個具體實施方式。二者相比較，在密封蓋相對于安裝柱的位置關(guān)系（上方/下方）、密封蓋復(fù)位結(jié)構(gòu)中內(nèi)外磁條的相對位置、磁極朝向和極性等方面均有不同，是兩個不同的技術(shù)方案，不能將二者組合成為一項現(xiàn)有技術(shù)用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

4.現(xiàn)有技術(shù)抗辯基礎(chǔ)事實的合法性

【裁判要旨】

任何人不得從違法行為中獲益。被訴侵權(quán)人或者其授意的第三人違反明示或者默示的保密義務(wù)公開專利技術(shù)方案，被訴侵權(quán)人依據(jù)該非法公開的事實狀態(tài)主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的，人民法院不予支持。

【關(guān)鍵詞】

專利 侵權(quán) 現(xiàn)有技術(shù)抗辯 保密義務(wù) 違約公開 違法公開

【案號】

（2020）最高法知民終1568號

【基本案情】

在上訴人上海環(huán)莘電子科技有限公司（以下簡稱環(huán)莘公司）與被上訴人廣東法瑞納科技有限公司（以下簡稱法瑞納公司）、江蘇水鄉(xiāng)周莊旅游股份有限公司（以下簡稱周莊旅游公司）、北京鎮(zhèn)邊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱鎮(zhèn)邊公司）侵害實用新型專利權(quán)糾紛案^[4]中，涉及專利號為201820194071.3、名稱為“一種應(yīng)用于自動租售終端系統(tǒng)的連接手柄”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）。環(huán)莘公司向江蘇省蘇州市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，主張在周莊旅游公司管理的旅游景區(qū)內(nèi)使用的共享兒童手推車的連接手柄落入涉案專利保護(hù)范圍。上述被訴侵權(quán)產(chǎn)品系法瑞納公司制造并銷售給鎮(zhèn)邊公司，并由鎮(zhèn)邊公司在周莊旅游公司管理的景區(qū)內(nèi)租賃給游客使用，三公司的行為構(gòu)成侵害環(huán)莘公司的涉案專利權(quán)。環(huán)莘公司在涉案專利申請日前曾向法瑞納公司采購兒童推車租賃設(shè)備并簽訂采購合同，法瑞納公司依約完成產(chǎn)品制造并在涉案專利申請日前將產(chǎn)品交付承運人運輸。法瑞納公司據(jù)此提出先用權(quán)抗辯以及現(xiàn)有技術(shù)抗辯。一審法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)技術(shù)方案于相關(guān)產(chǎn)品交付承運人運輸后即因投入市場而被公開，法瑞納公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。故駁回環(huán)莘公司的訴訟請求。環(huán)莘公司不服，向最高人民法院提起上訴。二審經(jīng)審理查明，環(huán)莘公司與法瑞納公司的采購合同約定兒童推車租賃設(shè)備及相關(guān)設(shè)計的專利權(quán)屬于環(huán)莘公司，法瑞納公司對環(huán)莘公司的兒童推車租賃設(shè)備的知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品資料、業(yè)務(wù)模式、軟件功能負(fù)有保密義務(wù)。法瑞納公司在須知網(wǎng)公開文章及圖片的行為屬于違反合同保密義務(wù)的披露行為。最高人民法院于2021年7月9日判決撤銷原判，法瑞納公司停止侵害并賠償經(jīng)濟損失50萬元及維權(quán)合理開支2萬余元，鎮(zhèn)邊公司、周莊旅游公司對其中維權(quán)合理開支承擔(dān)連帶責(zé)任。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，綜合案件相關(guān)事實，法瑞納公司將相關(guān)產(chǎn)品交付承運并未導(dǎo)致被訴侵權(quán)技術(shù)方案為公眾所知，一審法院關(guān)于相關(guān)產(chǎn)品交付承運人運輸后即因投入市場而導(dǎo)致被訴侵權(quán)技術(shù)方案被公開的認(rèn)定有所不當(dāng)，予以糾正。關(guān)于法瑞納公司依據(jù)其在須知網(wǎng)公開的文章及圖片主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的問題，現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度一方面可以防止社會公眾遭受不當(dāng)授權(quán)的專利權(quán)人提出的侵權(quán)訴訟的侵?jǐn)_，在無效宣告行政程序之外提供更為便捷的救濟措施；另一方面，其也為善意使用現(xiàn)有技術(shù)的社會公眾提供一種穩(wěn)定的合理預(yù)期，可以對自身行為進(jìn)行合理預(yù)測和評價。但是，民事主體從事民事活動，應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則，同時不得違反法律和公序良俗，這是民法的基本原則。作為一項民事訴訟中的侵權(quán)抗辯事由，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的行使也應(yīng)遵循上述民法基本原則，被訴侵權(quán)人在有關(guān)抗辯事由中應(yīng)當(dāng)是善意或者無過錯的一方，任何人不能因自身違法或不當(dāng)行為而獲得利益。如果被訴侵權(quán)人主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的現(xiàn)有技術(shù)，系由其本人或者由其授意的第三人違反明示或者默示保密義務(wù)而公開的技術(shù)方案，則該被訴侵權(quán)人不得依據(jù)該項現(xiàn)有技術(shù)主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯，否則將使被訴侵權(quán)人因自身違法公開行為而獲得利益，明顯違反民法基本原則和專利法立法精神。根據(jù)環(huán)莘公司與法瑞納公司的協(xié)議，法瑞納公司負(fù)有保密義務(wù)，該公司未經(jīng)專利權(quán)人環(huán)莘公司同意而公開涉案專利技術(shù)方案，違反合同義務(wù)，其行為具有違法性和可責(zé)難性，基于前述有關(guān)民法基本原則，其不能依據(jù)該項現(xiàn)有技術(shù)主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

5.“三無產(chǎn)品”合法來源抗辯的認(rèn)定

【裁判要旨】

被訴侵權(quán)產(chǎn)品無生產(chǎn)廠廠名、廠址、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明等標(biāo)識，可以作為認(rèn)定銷售商未盡合理注意義務(wù)的重要考量因素。

【關(guān)鍵詞】

專利 侵權(quán) 合法來源 “三無產(chǎn)品”

【案號】

（2021）最高法知民終1138號

【基本案情】

在上訴人源德盛塑膠電子（深圳）有限公司（以下簡稱源德盛公司）與被上訴人南宮市新中昊通訊門市（以下簡稱新中昊門市）侵害實用新型專利權(quán)糾紛案^[5]中，涉及專利號為201420522729.0、名稱為“一種一體式自拍裝置”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）。源德盛公司為專利權(quán)人，認(rèn)為新中昊門市銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品侵害了涉案專利權(quán)，故向河北省石家莊市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求判令：新中昊門市立即停止侵害并賠償經(jīng)濟損失2萬元（包括維權(quán)合理開支）。一審法院認(rèn)為新中昊門市銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，但合法來源抗辯成立，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，僅判決新中昊門市停止侵權(quán)，駁回源德盛公司的其他訴訟請求。源德盛公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品無生產(chǎn)廠家、廠址、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等標(biāo)識，屬于“三無產(chǎn)品”，新中昊門市主觀上存在過錯，且新中昊門市所提供的證據(jù)不能證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品是從“深圳恒泰數(shù)碼”購買。最高人民法院于2022年1月27日改判新中昊門市賠償源德盛公司經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支共計2000元。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，銷售者合法來源抗辯的成立，需要同時滿足被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源的客觀要件和銷售者無主觀過錯的主觀要件。被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源，是指銷售者通過合法的進(jìn)貨渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得所售產(chǎn)品。對于客觀要件，銷售者應(yīng)當(dāng)提供符合交易習(xí)慣的相關(guān)證據(jù)；對于主觀要件，銷售者應(yīng)當(dāng)證明其實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道其所售產(chǎn)品系制造者未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出。上述兩個要件相互關(guān)聯(lián)。首先，新中昊門市在本案一審程序中主張合法來源抗辯提交的僅為淘寶網(wǎng)訂單頁打印件，兩筆訂單的淘寶用戶會員名不一致，淘寶網(wǎng)交易時間距離源德盛公司取證時間間隔長達(dá)一年以上，且在“深圳恒泰數(shù)碼”淘寶網(wǎng)店已查找不到相應(yīng)自拍桿產(chǎn)品，僅憑新中昊門市提供的淘寶網(wǎng)訂單頁所顯示的產(chǎn)品照片，無法確認(rèn)與被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否完全相同。其次，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上沒有生產(chǎn)廠家、廠址、質(zhì)量合格證明等標(biāo)識，可作為認(rèn)定銷售商未盡到合理注意義務(wù)的重要考慮因素。新中昊門市自述以4.5元的較低價格于2016年2月、4月先后兩次從同一家網(wǎng)店購進(jìn)多個自拍桿，雖然其聲稱不知道所購為“三無產(chǎn)品”，但從其在時隔兩個月后再次購買相同產(chǎn)品，其經(jīng)營的線下店鋪實際出售“三無產(chǎn)品”來判斷，可以認(rèn)定其對自拍桿無標(biāo)識的情況是知曉的，沒有盡到銷售商的合理注意義務(wù)。且本案經(jīng)過一審、二審，新中昊門市亦未補充提交其他證據(jù)。故新中昊門市關(guān)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源的抗辯理由不能成立，仍應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵害、賠償損失的民事責(zé)任。關(guān)于侵權(quán)賠償數(shù)額的確定，綜合考慮本案侵權(quán)行為發(fā)生地在河北省南宮市，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平不高，新中昊門市只是從事零售業(yè)務(wù)的個體經(jīng)營戶，侵權(quán)主觀過錯不大，經(jīng)營規(guī)模小，被訴侵權(quán)產(chǎn)品利潤微薄，銷售量非常有限，侵權(quán)情節(jié)較輕，且源德盛公司已在全國各地就涉案專利提起批量訴訟，進(jìn)行溯源維權(quán)等因素，酌定新中昊門市賠償源德盛公司經(jīng)濟損失1000元、維權(quán)合理開支1000元。

6.合法來源抗辯中合理注意義務(wù)的認(rèn)定

【裁判要旨】

在被訴侵權(quán)企業(yè)收到的律師函中已記載涉案專利的專利權(quán)人、專利名稱、專利號以及聯(lián)系方式等信息的情況下，其未采取任何措施，仍然購進(jìn)侵犯他人技術(shù)方案較為簡單的實用新型專利權(quán)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品并使用，應(yīng)認(rèn)定其未盡到合理的注意義務(wù)，合法來源抗辯不能成立。

【關(guān)鍵詞】

專利 侵權(quán) 合法來源抗辯 注意義務(wù)

【案號】

（2022）最高法民再6號

【基本案情】

在再審申請人張振武與被申請人廣西路橋工程集團(tuán)有限公司（以下簡稱路橋公司）侵害實用新型專利權(quán)糾紛案^[6]中，張振武系201020130562.5號“整體式土工格室”實用新型專利（以下簡稱涉案專利）的專利權(quán)人。其主張路橋公司使用的土工格室產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。路橋公司主張其使用的被訴侵權(quán)產(chǎn)品購自儀征市佳和土工材料有限公司淮安分公司（以下簡稱佳和淮安分公司），具有合法來源，并提交了其與佳和淮安分公司于2018年3月27日簽訂的《土工格室采購合同》等證據(jù)，顯示約定的供貨期限從2018年1月1日起至項目完工為止。路橋公司分別于2017年12月20日及2018年5月18日簽收張振武的代理律師發(fā)出的律師函。路橋公司于2017年12月20日收到律師函后未采取任何措施。廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院受理本案后，于2018年5月22日將起訴狀等案件材料送達(dá)給路橋公司。一審法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品包含了涉案專利權(quán)利要求1、2的全部技術(shù)特征，落入了涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。張振武提交的兩份律師函未記載專利的技術(shù)信息，路橋公司無從判斷侵權(quán)與否。張振武僅憑兩份律師函主張路橋公司知道或應(yīng)當(dāng)知道其使用的產(chǎn)品為侵權(quán)產(chǎn)品，不能成立。據(jù)此判決駁回張振武的訴訟請求。張振武不服，提起上訴。廣西壯族自治區(qū)高級人民法院二審認(rèn)為，根據(jù)2011年4月1日張振武與儀征市佳和土工材料有限公司簽訂的《合作協(xié)議書》，佳和淮安分公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品屬于在專利權(quán)人的許可范圍內(nèi)進(jìn)行，沒有侵犯涉案專利權(quán)。據(jù)此判決駁回上訴，維持原判。張振武不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院裁定提審本案，并于2022年12月14日作出再審判決，認(rèn)定佳和淮安分公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品不在張振武的許可范圍內(nèi)，改判路橋公司賠償張振武經(jīng)濟損失20萬元。

【裁判意見】

最高人民法院再審認(rèn)為：路橋公司2017年12月20日簽收的律師函及郵單記載了涉案專利的相關(guān)信息以及律師的聯(lián)系信息，律師函要求路橋公司在其承建的相關(guān)項目上把關(guān)供應(yīng)商的產(chǎn)品是否侵害涉案專利權(quán)，并記載了張振武授權(quán)生產(chǎn)、銷售涉案專利產(chǎn)品的5家企業(yè)。路橋公司系規(guī)模較大的公司，應(yīng)當(dāng)具有較強的防范侵權(quán)意識以及較為完善的防范侵權(quán)機制，以防止侵犯他人專利權(quán)。涉案專利系技術(shù)方案較為簡單的實用新型專利。在路橋公司簽收的律師函已明確記載涉案專利的專利權(quán)人、專利名稱及專利號，律師函及郵單中已載明承辦律師姓名且郵單上有該承辦律師手機號碼的情況下，路橋公司理應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮藢崳员苊馇址杆藢＠麢?quán)。但是，路橋公司在收到上述律師函后，未采取任何措施，即從佳和淮安分公司處購進(jìn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品予以使用，未盡到合理的注意義務(wù)，不屬于《中華人民共和國專利法》^[7]第七十條規(guī)定的“不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品”的情形，其合法來源抗辯不成立。

7.發(fā)明創(chuàng)造實際發(fā)明人的認(rèn)定

【裁判要旨】

員工離職后一年內(nèi)以他人名義申請涉案專利，如果現(xiàn)有證據(jù)可以證明涉案專利與該員工在原單位承擔(dān)的本職工作或者分配的任務(wù)具有較強關(guān)聯(lián)性，且他人與該員工具有利益關(guān)聯(lián)關(guān)系，又不具有研發(fā)涉案專利的技術(shù)能力，可以認(rèn)定該員工為涉案專利的實際發(fā)明人，涉案專利為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。

【關(guān)鍵詞】

專利 職務(wù)發(fā)明 離職 有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造

【案號】

（2021）最高法民申7941號

【基本案情】

在再審申請人莫良華與被申請人敦泰科技（深圳）有限公司（以下簡稱敦泰公司），一審被告、二審上訴人深圳磨石科技有限公司（以下簡稱磨石公司），一審第三人、二審上訴人賈一鋒，一審第三人夏濤專利權(quán)權(quán)屬糾紛案^[8]中，敦泰公司訴稱其系從事電容屏觸控方案的高新技術(shù)研發(fā)企業(yè)，莫良華曾為該公司研發(fā)人員，負(fù)責(zé)包括電容式觸摸控制在內(nèi)的技術(shù)研發(fā)工作，擔(dān)任高級副總經(jīng)理職務(wù)，并作為職務(wù)發(fā)明人申請過專利。莫良華離職后以磨石公司名義申請了涉案專利“一種觸摸顯示裝置和電子設(shè)備”。該專利是莫良華執(zhí)行敦泰公司任務(wù)并主要是利用原單位物質(zhì)技術(shù)條件所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)歸敦泰公司享有。遂起訴請求法院判令：由敦泰公司享有涉案專利權(quán)。廣東省深圳市中級人民法院一審認(rèn)為，磨石公司系涉案專利名義專利權(quán)人，莫良華是該公司控股股東，與涉案專利權(quán)利歸屬存在直接利益關(guān)聯(lián)，莫良華系實際發(fā)明人具有高度可能性。涉案專利系莫良華從原單位離職后一年內(nèi)作出且與其在原單位本職工作、分配任務(wù)密切相關(guān)，并主要利用了原單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的職務(wù)發(fā)明，故判決涉案專利歸敦泰公司享有。莫良華、磨石公司、賈一鋒不服，提起上訴。最高人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。莫良華不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2022年3月21日裁定駁回莫良華的再審申請。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為，莫良華于2006年9月4日入職敦泰公司，2015年3月6日從敦泰公司離職。2015年12月3日，磨石公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請涉案專利，發(fā)明人為賈一鋒、夏濤。磨石公司成立于2015年2月9日，莫良華為該公司法定代表人、董事長。莫良華占股99.9%、莫良忠占股0.1%。賈一鋒為磨石公司監(jiān)事。即莫良華在離職前成立磨石公司，在其離職后的1年內(nèi)，磨石公司便申請了涉案專利。莫良華與敦泰公司于2014年7月1日簽訂了《保密及競業(yè)限制協(xié)議》，約定莫良華對敦泰公司技術(shù)信息和經(jīng)營信息負(fù)有保密義務(wù)，且自離職之日起兩年內(nèi)不得從事與敦泰公司業(yè)務(wù)類似的業(yè)務(wù)。敦泰公司長期從事指紋識別、觸控顯示等技術(shù)研發(fā)，該公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域有較大投入，擁有大量專利等技術(shù)積累。敦泰公司在2014年前后一直從事指紋識別技術(shù)研發(fā)，并采取保密措施，莫良華參與其中。莫良華雖提出辭職，但實際留任至2015年3月5日，莫良華承諾將完成相關(guān)指紋識別IC設(shè)計。截至2015年1月21日，莫良華仍在接收相關(guān)電子郵件，繼續(xù)其研發(fā)管理工作。此外，莫良華還參與了包括“觸控顯示裝置”等專利在內(nèi)的技術(shù)研發(fā)工作。涉案專利為“觸摸顯示裝置和電子設(shè)備”，涉及復(fù)用像素電極以及調(diào)制地技術(shù)，而敦泰公司的FT9201項目亦涉及調(diào)制地技術(shù)的運用，二者屬于同一技術(shù)領(lǐng)域。涉案專利與莫良華參與研發(fā)的上述專利技術(shù)同屬于觸控顯示技術(shù)領(lǐng)域，屬于相關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。涉案專利與莫良華在敦泰公司承擔(dān)的本職工作、分配的工作任務(wù)以及提供的物質(zhì)技術(shù)條件有關(guān)。磨石公司從事的工作與涉案專利技術(shù)不具有相關(guān)性。賈一鋒畢業(yè)于南京大學(xué)物理系磁學(xué)和磁性材料專業(yè)，夏濤畢業(yè)于西華師范大學(xué)物理系。二人專業(yè)與涉案專利技術(shù)屬于不同的技術(shù)領(lǐng)域，不具有相關(guān)性，且無證據(jù)證明賈一鋒、夏濤在涉案專利的申請日之前具有與涉案專利技術(shù)相關(guān)的工作經(jīng)歷和研發(fā)積累的證據(jù)，不能證明賈一鋒、夏濤是對涉案專利作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。賈一鋒與莫良華二人系南京大學(xué)物理系的同學(xué)，莫良華為物理學(xué)微電子與固體電子專業(yè)，賈一鋒為物理學(xué)磁學(xué)和磁性材料專業(yè)，二人均于2000年畢業(yè)。二人均為磨石公司高管，二人還共同持有其他關(guān)聯(lián)企業(yè)股份，并先后擔(dān)任同一公司的法定代表人。在莫良華從敦泰公司離職前，夏濤入職與莫良華存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司，并在莫良華控制的其他關(guān)聯(lián)公司成立后入職該公司。賈一鋒、夏濤與磨石公司于2015年5月10日簽訂《技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定兩人將相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給磨石公司。2015年12月3日，即莫良華從敦泰公司離職后不到9個月的時間，磨石公司作為申請人，賈一鋒、夏濤作為發(fā)明人，當(dāng)日共提交52項專利申請，后撤回或者放棄其中44項專利申請。此后，敦泰公司以莫良華、賈一鋒、夏濤及其莫良華的關(guān)聯(lián)公司為被告，提起18個專利或者專利申請權(quán)屬之訴，均與指紋識別或其基礎(chǔ)技術(shù)觸摸顯示技術(shù)相關(guān)。從上述事實看，莫良華以賈一鋒、夏濤作為發(fā)明人提交了多項專利申請，并將專利或者專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給莫良華控股99.9%的磨石公司。因此，涉案專利系莫良華在與敦泰公司勞動人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的、與其任職敦泰公司期間承擔(dān)的本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造，屬于敦泰公司的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。

8.侵權(quán)人對外宣稱的經(jīng)營業(yè)績可以作為計算損害賠償?shù)囊罁?jù)

【裁判要旨】

專利權(quán)利人主張以侵權(quán)人對外宣傳的經(jīng)營規(guī)模作為損害賠償計算依據(jù)，侵權(quán)人抗辯該經(jīng)營規(guī)模屬于夸大宣傳、并非經(jīng)營實績，但未提交證據(jù)證明其實際侵權(quán)經(jīng)營規(guī)模的，人民法院可以依據(jù)該對外宣傳的經(jīng)營規(guī)模作為損害賠償計算依據(jù)。

【關(guān)鍵詞】

專利 侵權(quán) 侵權(quán)責(zé)任 賠償計算 自我宣傳業(yè)績

【案號】

（2021）最高法知民終1066號

【基本案情】

在上訴人福州百益百利自動化科技有限公司（以下簡稱百益百利公司）與被上訴人上海點掛建筑技術(shù)有限公司（以下簡稱點掛公司）、張守彬侵害實用新型專利權(quán)糾紛案^[9]中，涉及專利號為201320534267.X、名稱為“結(jié)固式錨栓”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）。百益百利公司認(rèn)為，點掛公司、張守彬于2017年開始積極推廣第三代點掛安裝技術(shù)，其中“點掛專用抗拉拔保護(hù)錨栓”落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，構(gòu)成侵權(quán)，故向上海知識產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求判令停止侵害、賠償損失250萬元。一審法院認(rèn)為，點掛公司、張守彬主張的抵觸申請抗辯成立，故判決駁回百益百利公司的訴訟請求。百益百利公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案與抵觸申請公開的內(nèi)容不同。最高人民法院于2022年5月23日判決撤銷原判，點掛公司、張守彬停止侵害，賠償損失250萬元。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，點掛公司、張守彬主張的抵觸申請抗辯不成立。被訴侵權(quán)產(chǎn)品是點掛公司和張守彬積極推廣的第三代點掛安裝技術(shù)產(chǎn)品配件，點掛公司和張守彬在2017年宣稱其累計施工面積已達(dá)200萬平方米，且其通過宣傳冊和官方網(wǎng)站對相關(guān)工程案例進(jìn)行了宣傳展示，點掛公司副總經(jīng)理在2019年2月24日仍通過微信朋友圈對第三代點掛施工工程進(jìn)行宣傳展示。點掛公司和張守彬?qū)ι鲜鍪聦嶋m持有異議，認(rèn)為200萬平方米為夸大宣傳，相關(guān)工程案例為借鑒合作方的案例，且相關(guān)工程并未使用被訴侵權(quán)產(chǎn)品。但是，點掛公司和張守彬并未提交有效反證證明其實際施工量，其主張夸大宣傳依據(jù)不足；點掛公司和張守彬亦不提交其實際使用的錨栓配件，其主張未使用被訴侵權(quán)產(chǎn)品與事實不符，不能成立。在以上事實基礎(chǔ)上，參考百益百利公司主張的每平方米所需被訴侵權(quán)產(chǎn)品平均用量約為5根、專利產(chǎn)品銷售單價為3.57元、3.27元不等以及合理利潤率認(rèn)定賠償數(shù)額，點掛公司和張守彬侵權(quán)獲利應(yīng)不低于250萬元。綜合考慮點掛公司和張守彬經(jīng)營規(guī)模，因其侵權(quán)時間長、侵權(quán)范圍廣、侵權(quán)惡意明顯，以及百益百利公司為本案支出的律師費、公證費等合理維權(quán)費用等因素，依法對百益百利公司主張的250萬元賠償數(shù)額予以全額支持。

9.侵權(quán)和解后再次銷售相同侵權(quán)產(chǎn)品的懲罰性賠償責(zé)任

【裁判要旨】

侵權(quán)人與專利權(quán)利人就有關(guān)銷售侵權(quán)產(chǎn)品行為的糾紛達(dá)成和解后，再次銷售相同侵權(quán)產(chǎn)品的，可以認(rèn)定其構(gòu)成故意侵權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重；專利權(quán)利人請求適用懲罰性賠償，并主張參照在先和解協(xié)議約定的賠償數(shù)額作為計算基礎(chǔ)的，人民法院可以依法予以支持。

【關(guān)鍵詞】

專利 侵權(quán)和解 重復(fù)侵權(quán) 懲罰性賠償 賠償數(shù)額計算

【案號】

（2022）最高法知民終871號

【基本案情】

在上訴人金民海與被上訴人鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)百佳五金機電勞保建材經(jīng)營部（以下簡稱百佳經(jīng)營部）、原審被告鄭州佰發(fā)商貿(mào)有限公司（以下簡稱佰發(fā)公司）侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案^[10]中，涉及專利號為01125315.0、名稱為“反向地面刨毛機”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）。金民海認(rèn)為，百佳經(jīng)營部在雙方和解后再次銷售同種被訴侵權(quán)產(chǎn)品，構(gòu)成重復(fù)侵權(quán)，故向河南省鄭州市中級人民法院提起訴訟，請求適用懲罰性賠償判令百佳經(jīng)營部等賠償金民海經(jīng)濟損失及合理費用共計25萬元。一審法院認(rèn)為，雖然百佳經(jīng)營部存在侵權(quán)的故意，但未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重程度，不符合適用懲罰性賠償?shù)臈l件，故適用法定賠償確定百佳經(jīng)營部賠償金民海經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支共計1萬元。金民海不服，向最高人民法院提起上訴，請求改判百佳經(jīng)營部賠償經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支共計10萬元或發(fā)回重審。最高人民法院于2022年10月10日判決撤銷原判，改判百佳經(jīng)營部承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任，賠償金民海經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支共計6萬元。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，在本案之前，金民海曾因百佳經(jīng)營部銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品向一審法院提起專利侵權(quán)訴訟，后雙方達(dá)成《和解協(xié)議》，百佳經(jīng)營部承諾停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失及合理費用共計3萬元。百佳經(jīng)營部在經(jīng)歷前案訴訟后，已明知金民海系涉案專利權(quán)人，也明知其銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品侵害涉案專利權(quán)，但在前案中作出停止侵權(quán)承諾并支付賠償款后，仍然再次銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，具有侵權(quán)的故意，構(gòu)成重復(fù)侵權(quán)，屬于《最高人民法院關(guān)于審理侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅返谒臈l規(guī)定的“其他可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重的情形”。百佳經(jīng)營部主觀上存在侵權(quán)故意且侵權(quán)情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任。關(guān)于賠償數(shù)額，本案中，雖然各方當(dāng)事人均未舉證證明權(quán)利人因被侵權(quán)的實際損失、侵權(quán)人侵權(quán)獲利或可供參考的專利許可使用費等，但是考慮到本案百佳經(jīng)營部在前案達(dá)成和解協(xié)議后不到兩個月內(nèi)即發(fā)生再次侵權(quán)行為，侵權(quán)持續(xù)時間較短，侵權(quán)獲利有限，以及涉案專利于2021年8月10日到期，本案為批量維權(quán)性質(zhì)等因素，酌情以前案《和解協(xié)議》約定賠償數(shù)額為計算基數(shù)，確定由百佳經(jīng)營部承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任，賠償金民海經(jīng)濟損失及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支共計6萬元。

10.專利權(quán)穩(wěn)定性存疑時可引導(dǎo)當(dāng)事人作出未來利益補償承諾

【裁判要旨】

專利侵權(quán)案件中涉案專利權(quán)穩(wěn)定性存疑或者有爭議時，人民法院可以視情采取繼續(xù)審理并作出判決、裁定中止訴訟、裁定駁回起訴等不同處理方式，具體處理方式的選擇主要取決于人民法院對涉案專利權(quán)穩(wěn)定性程度的初步判斷。為有效促進(jìn)專利侵權(quán)糾紛解決，人民法院可以積極引導(dǎo)和鼓勵專利侵權(quán)案件當(dāng)事人基于公平與誠信之考慮，自愿作出雙方雙向或者單方單向的利益補償承諾或者聲明，即：專利權(quán)利人可以承諾如專利權(quán)被宣告無效則放棄依據(jù)專利法第四十七條第二款所享有的不予執(zhí)行回轉(zhuǎn)利益；被訴侵權(quán)人可以承諾如專利權(quán)經(jīng)確權(quán)程序被維持有效則賠償有關(guān)侵權(quán)損害賠償?shù)睦ⅰ．?dāng)事人自愿作出上述承諾的，人民法院應(yīng)當(dāng)將之作為專利侵權(quán)案件后續(xù)審理程序處理方式選擇的重要考量因素。

【關(guān)鍵詞】

專利 侵權(quán) 專利權(quán)無效抗辯 專利權(quán)穩(wěn)定性 未來利益補償 承諾 處理方式選擇

【案號】

（2022）最高法知民終124號

【基本案情】

在上訴人深圳市租電智能科技有限公司（以下簡稱租電公司）與被上訴人深圳市森樹強電子科技有限公司（以下簡稱森樹強公司）、深圳市優(yōu)電物聯(lián)技術(shù)有限公司（以下簡稱優(yōu)電公司）侵害實用新型專利權(quán)糾紛案^[11]中，租電公司以森樹強公司、優(yōu)電公司共同實施了侵害其享有的名稱為“一種動態(tài)密碼USB線材”的實用新型專利權(quán)（以下簡稱涉案專利權(quán)）的行為為由，向廣東省深圳市中級人民法院（以下簡稱一審法院）起訴，請求判令森樹強公司、優(yōu)電公司停止侵害并連帶賠償100萬元。森樹強公司、優(yōu)電公司提出專利權(quán)無效抗辯，理由系租電公司所享有的“一種動態(tài)密碼墻壁充電器”實用新型專利權(quán)（以下簡稱關(guān)聯(lián)專利權(quán)）已經(jīng)被國家知識產(chǎn)權(quán)局作出無效宣告審查決定（以下簡稱第41299號審查決定）宣告無效，涉案專利也不符合授予專利權(quán)的條件。一審法院認(rèn)定涉案實用新型專利和關(guān)聯(lián)專利屬于實質(zhì)上的同一技術(shù)方案，關(guān)聯(lián)專利權(quán)被宣告無效，涉案專利明顯或者有極大可能屬于不應(yīng)獲得授權(quán)的技術(shù)方案，其也不屬于專利法保護(hù)的合法權(quán)益，森樹強公司、優(yōu)電公司的專利權(quán)無效抗辯成立。據(jù)此，一審法院判決駁回租電公司的訴訟請求。租電公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張一審法院無權(quán)在民事案件中審查森樹強公司、優(yōu)電公司提出的無效抗辯的主張，關(guān)聯(lián)專利并未公開涉案專利的全部技術(shù)特征，涉案專利具備創(chuàng)造性。本案二審審理過程中，森樹強公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出針對涉案專利權(quán)的無效宣告請求（以下簡稱本次專利確權(quán)程序），國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)受理。經(jīng)二審合議庭對涉案專利權(quán)穩(wěn)定性問題依法可能存在的處理方式進(jìn)行釋明，雙方當(dāng)事人分別自愿作出相應(yīng)未來利益的補償承諾。專利權(quán)人承諾的核心在于專利權(quán)被宣告無效時將返還全部有關(guān)侵權(quán)案件實際收益并給付相應(yīng)利息；被訴侵權(quán)人承諾的核心在于專利權(quán)被確認(rèn)有效時將支付全部侵權(quán)案件應(yīng)付賠償并給付相應(yīng)利息。最高人民法院于2022年6月22日裁定撤銷原判，駁回租電公司起訴。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，第一，在涉案專利權(quán)穩(wěn)定性存疑或有爭議的情況下，人民法院可以酌情對后續(xù)審理程序作出妥適處理。依據(jù)有關(guān)法律和司法解釋的規(guī)定，專利侵權(quán)案件審理中對涉案專利權(quán)穩(wěn)定性存疑或有爭議時，人民法院至少可以有繼續(xù)審理并作出判決、裁定中止訴訟、裁定駁回起訴三種處理方式，具體應(yīng)采取哪種方式，主要取決于人民法院對涉案專利權(quán)穩(wěn)定性程度的初步判斷。一般而言，對于已經(jīng)過專利授權(quán)確權(quán)程序中國務(wù)院專利行政部門實質(zhì)審查判斷的專利權(quán)，其穩(wěn)定性較強，人民法院通常可以繼續(xù)審理侵權(quán)案件并作出判決；對于未經(jīng)國務(wù)院專利行政部門實質(zhì)審查判斷的專利權(quán)和其他有證據(jù)表明被宣告無效可能性較大的專利權(quán)，其穩(wěn)定性相對不足，人民法院可以依據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定視情對侵權(quán)案件裁定中止訴訟；對于已被國務(wù)院專利行政部門宣告無效但無效決定尚未確定發(fā)生法律效力的專利權(quán)，其穩(wěn)定性明顯不足，人民法院可以依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二條第一款的規(guī)定，對侵權(quán)案件裁定駁回起訴；對于有證據(jù)表明被宣告無效可能性極大的專利權(quán)，其穩(wěn)定性明顯不足的，雖然尚未被國務(wù)院專利行政部門宣告無效，但在專利確權(quán)程序已經(jīng)啟動的情況下，人民法院對侵權(quán)案件既可以裁定中止訴訟，也可以在必要時視情參照《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二條的規(guī)定裁定駁回起訴。

第二，基于本案現(xiàn)有事實和證據(jù)，可以得出涉案專利權(quán)穩(wěn)定性明顯不足的結(jié)論。本案已經(jīng)查明，專利權(quán)人租電公司在申請涉案專利的同日申請了關(guān)聯(lián)專利，該關(guān)聯(lián)專利權(quán)已被發(fā)生法律效力的第41299號審查決定宣告全部無效。關(guān)聯(lián)專利與涉案專利相比，區(qū)別技術(shù)特征僅在于，涉案專利為“一種動態(tài)密碼USB線材，包括有USB插接頭；其特征在于：所述的USB插接頭的電源輸出端經(jīng)動態(tài)密碼控制器連接充電接口”。關(guān)聯(lián)專利為“一種動態(tài)密碼墻壁充電器，包括有AC插頭，連接AC插頭的電源適配器模塊；其特征在于：所述的電源適配器模塊的輸出端經(jīng)動態(tài)密碼控制器連接充電接口”；二者其余技術(shù)特征均相同。對于上述區(qū)別技術(shù)特征，根據(jù)涉案專利說明書及關(guān)聯(lián)專利說明書可知，不論是USB線材還是采用AC插頭的充電器均為現(xiàn)有技術(shù)，USB插接頭用于獲取5V直流電，供數(shù)碼產(chǎn)品充電；AC插頭用于插接在市電插座上獲取220V或110V的交流電源，電源適配器模塊將交流電源降壓為低壓直流輸出，即AC插頭與電源適配器連接后，用于提供低壓直流輸出電，供數(shù)碼產(chǎn)品充電。森樹強公司、優(yōu)電公司主張，上述區(qū)別技術(shù)特征對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，在涉案專利、關(guān)聯(lián)專利中所起的作用、效果相同，屬于慣用手段的直接替換。森樹強公司在本案二審審理過程中也已就涉案專利權(quán)向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了無效宣告請求，其提交的證據(jù)與第41299號審查決定中的證據(jù)相同，無效理由也基本一致，國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)受理。基于上述涉案專利和關(guān)聯(lián)專利均為未經(jīng)實質(zhì)審查即授權(quán)的實用新型專利，二者的區(qū)別技術(shù)特征僅系行業(yè)慣用和市場常見的USB插頭與AC插頭及與之配套使用的電源適配器的不同，且二者系同日申請，在關(guān)聯(lián)專利權(quán)已被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效而森樹強公司、優(yōu)電公司也已就涉案專利向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出宣告無效請求的情況下，涉案專利權(quán)被宣告無效的可能性極大，其專利權(quán)穩(wěn)定性明顯不足。

第三，本案中雙方當(dāng)事人自愿作出的有關(guān)涉案專利權(quán)穩(wěn)定性問題的利益補償承諾或聲明，有利于彼此利益的實質(zhì)平衡，人民法院也可將此作為對后續(xù)審理程序作出處理時的考量因素。本案中，在涉案專利權(quán)穩(wěn)定性問題存疑且已經(jīng)啟動本次專利確權(quán)程序的情況下，經(jīng)向當(dāng)事人釋明相關(guān)程序可能的走向和后果后，本案雙方當(dāng)事人分別針對本次專利確權(quán)程序可能的結(jié)果及因此可能對對方當(dāng)事人利益造成的不利影響作出了相應(yīng)的利益補償承諾。二審法院認(rèn)為，當(dāng)事人所作有關(guān)利益補償承諾系對各自民事權(quán)利和期待利益的自愿處分，內(nèi)容并不違反法律規(guī)定，所作承諾系在充分考慮相關(guān)程序的可能走向和后果的基礎(chǔ)上對彼此利益的合理預(yù)期和處分，能夠較好地保障和合理地平衡專利侵權(quán)程序與專利確權(quán)程序交叉進(jìn)行情況下當(dāng)事人的程序利益和實體公正，符合公平原則和誠信原則，并具有實踐可操作性。同時，在當(dāng)事人自愿作出有關(guān)專利權(quán)穩(wěn)定性問題的利益補償承諾的情況下，無論人民法院后續(xù)是采取繼續(xù)審理并作出判決、裁定中止訴訟、裁定駁回起訴三種處理方式中的哪一種方式，均可在實質(zhì)上較好且有效地平衡保護(hù)雙方當(dāng)事人利益，也有利于人民法院結(jié)合具體案情就后續(xù)處理方式作出適當(dāng)選擇。

綜合上述分析，涉案專利權(quán)穩(wěn)定性明顯不足，而被訴侵權(quán)人就涉案專利權(quán)穩(wěn)定性問題所作相關(guān)利益補償承諾也可以在本案裁定駁回起訴后未來專利權(quán)被確認(rèn)有效時使得專利權(quán)人的相應(yīng)利益得以保障，本案可以參照《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二條第一款、第二款的規(guī)定，按照裁定駁回起訴作出處理。專利權(quán)人可以在國家知識產(chǎn)權(quán)局就涉案專利權(quán)作出維持有效的審查決定確定發(fā)生法律效力后，另行提起訴訟，并可根據(jù)被訴侵權(quán)人在本案中所作利益補償承諾主張權(quán)利。

11.假冒專利行為的侵權(quán)定性及損害賠償法律依據(jù)

【裁判要旨】

假冒他人專利行為與侵害專利權(quán)行為雖然均屬于與專利相關(guān)的侵權(quán)行為，但其侵權(quán)行為樣態(tài)、所侵害的法益、責(zé)任承擔(dān)方式均有所不同。單純假冒他人專利而未實施專利技術(shù)方案的行為，不構(gòu)成專利法第十一條規(guī)定的侵害專利權(quán)行為，有關(guān)損害賠償責(zé)任的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)適用民法典關(guān)于侵權(quán)損害賠償?shù)囊话阋?guī)定。

【關(guān)鍵詞】

假冒專利 侵權(quán) 損害賠償 法律依據(jù)

【案號】

（2021）最高法知民終2380號

【基本案情】

在上訴人姚魁君與被上訴人嘉興捷順旅游制品有限公司（以下簡稱捷順公司）、原審被告上海尋夢信息技術(shù)有限公司（以下簡稱尋夢公司）假冒他人專利糾紛案^[12]中，涉及專利號為201420624020.1、名稱為“一種自擠水平板拖把”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）。捷順公司認(rèn)為，姚魁君在其經(jīng)營的拼多多店鋪網(wǎng)頁宣傳其經(jīng)營的是上述專利產(chǎn)品，構(gòu)成假冒專利，請求判令姚魁君賠償捷順公司經(jīng)濟損失50萬元及維權(quán)合理開支合計5萬元；判令尋夢公司承擔(dān)連帶責(zé)任。一審法院認(rèn)為，姚魁君未提供證據(jù)證明其經(jīng)許可使用涉案專利號，其行為會使公眾將被訴銷售頁面對應(yīng)的產(chǎn)品使用的技術(shù)誤認(rèn)為是專利技術(shù)，構(gòu)成假冒他人專利的行為，姚魁君依法承擔(dān)賠償損失及支付合理維權(quán)費用的民事責(zé)任。捷順公司未證明權(quán)利人損失和侵權(quán)人獲利的事實，依照2008年修正專利法第六十五條規(guī)定，酌定姚魁君賠償捷順公司經(jīng)濟損失及為制止侵權(quán)所支出的合理費用共計10萬元。姚魁君不服，向最高人民法院提起上訴，主張侵害專利標(biāo)識的標(biāo)記權(quán)與侵害專利權(quán)系不同概念，不能依照專利法第六十五條規(guī)定確定賠償數(shù)額，應(yīng)由捷順公司另行舉證其因?qū)＠柋凰藰?biāo)注造成的實際損失。最高人民法院認(rèn)為，一審法院適用法律有誤，但判決結(jié)果無明顯錯誤，可予以維持，并于2022年6月23日判決駁回上訴，維持原判。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，專利法^[13]第十七條第二款規(guī)定，專利權(quán)人有權(quán)在其專利產(chǎn)品或者該產(chǎn)品的包裝上標(biāo)明專利標(biāo)識。專利法實施細(xì)則第八十四條規(guī)定，在未被授予專利權(quán)的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，或者未經(jīng)許可在產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝上標(biāo)注他人的專利號，屬于專利法第六十三條規(guī)定的假冒專利的行為。捷順公司是涉案專利的專利權(quán)人，該專利合法有效。姚魁君未經(jīng)專利權(quán)人許可，在被訴銷售頁面展示與涉案專利相同的產(chǎn)品名稱、專利號，其行為會使相關(guān)公眾將被訴銷售頁面對應(yīng)的產(chǎn)品所實施的技術(shù)誤認(rèn)為是專利技術(shù)，侵害了專利權(quán)人的合法權(quán)益，且違反國家專利管理制度，屬于假冒專利的行為。即使假冒專利的產(chǎn)品實際上并沒有實施他人的專利技術(shù)方案，不具備專利產(chǎn)品應(yīng)有的功能，但此類產(chǎn)品在市場上公開銷售，可能影響專利產(chǎn)品的商譽，擠占專利權(quán)人制造、銷售專利產(chǎn)品的市場空間。因此，假冒專利行為構(gòu)成對專利標(biāo)記權(quán)的侵害，屬于侵權(quán)行為，專利權(quán)人可以要求行為人承擔(dān)民事責(zé)任。

假冒專利的行為與侵害專利權(quán)的行為并不相同。首先，二者的行為方式不同。專利法第六十條規(guī)定，未經(jīng)權(quán)利人許可，實施其專利，即侵犯其專利權(quán)。根據(jù)專利法第十一條規(guī)定，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得以生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。即，專利法規(guī)定的侵害專利權(quán)，一般是指未經(jīng)權(quán)利人許可實施其專利技術(shù)方案的行為，實施的具體方式在專利法第十一條中予以規(guī)定，而假冒專利并不實施專利技術(shù)方案。其次，假冒專利行為與侵害專利權(quán)行為所侵害的法益不同。侵害專利權(quán)行為所指向的是基于技術(shù)方案的專利權(quán)，而假冒專利行為侵害的是專利法第十七條所規(guī)定的標(biāo)明專利標(biāo)識的權(quán)利（即專利標(biāo)記權(quán)）、國家專利管理秩序以及社會公眾利益。最后，假冒專利行為與侵害專利權(quán)行為承擔(dān)責(zé)任的方式也不同。即假冒專利可能承擔(dān)民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任，其承擔(dān)民事責(zé)任的法律依據(jù)應(yīng)為規(guī)制侵權(quán)行為的一般民事法律。而侵害專利權(quán)行為所侵害的是專利權(quán)人的權(quán)益，依據(jù)專利法承擔(dān)民事責(zé)任。

本案中姚魁君所實施的被訴行為系未經(jīng)專利權(quán)人許可，在其銷售網(wǎng)頁上標(biāo)注涉案專利的名稱、專利號，但其相應(yīng)的產(chǎn)品并未實施涉案專利技術(shù)方案，因此其行為僅構(gòu)成假冒專利，侵害了捷順公司的專利標(biāo)記權(quán)，但并未侵害捷順公司的涉案專利權(quán)。專利法第六十五條規(guī)定了侵害專利權(quán)的賠償責(zé)任。假冒專利的行為并非侵害專利權(quán)的行為，故不能適用專利法第六十五條的規(guī)定計算侵權(quán)損害賠償數(shù)額。

本案中姚魁君被訴假冒專利的行為，不僅在其銷售網(wǎng)頁標(biāo)注涉案專利號，亦標(biāo)明了專利名稱“自擠水平板拖把”，并標(biāo)明“專利產(chǎn)品防偽必究”，侵害了捷順公司就涉案專利享有的專利標(biāo)記權(quán)，可能使相關(guān)公眾對涉案產(chǎn)品產(chǎn)生其相關(guān)技術(shù)是專利技術(shù)的誤認(rèn)，造成相關(guān)購買者的混淆，并進(jìn)而侵占捷順公司的市場空間，必然會給捷順公司造成損失，其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償損失的民事責(zé)任。姚魁君另案侵害捷順公司“拖把（FC-44）”的外觀設(shè)計專利權(quán)，又假冒捷順公司的涉案專利，侵權(quán)主觀故意明顯。侵權(quán)責(zé)任法^[14]第六條規(guī)定，行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。該法第十五條規(guī)定了承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的主要方式。該法第十九條規(guī)定，侵害他人財產(chǎn)的，財產(chǎn)損失按照損失發(fā)生時的市場價格或者其他方式計算。本案中捷順公司未證明其實際損失以及姚魁君因侵權(quán)行為不當(dāng)獲利的情況，市場價格亦難以準(zhǔn)確確定，但在案證據(jù)顯示，涉案產(chǎn)品的銷售單價為29.9元至39.9元，依據(jù)其銷售網(wǎng)頁顯示銷售量超過10萬件，雖然該銷售數(shù)據(jù)可能不盡準(zhǔn)確，但亦可見其涉案產(chǎn)品銷售額較大，給捷順公司造成的損失也應(yīng)較大。綜合案件具體情況，酌情確定姚魁君應(yīng)賠償捷順公司10萬元，鑒于一審判決確定的賠償總額亦為10萬元，因此不再作調(diào)整。

12.確認(rèn)不侵權(quán)之訴中“在合理期限內(nèi)提起訴訟”的認(rèn)定

【裁判要旨】

提起確認(rèn)不侵害知識產(chǎn)權(quán)之訴的原告應(yīng)當(dāng)舉證證明被告“未在合理期限內(nèi)提起訴訟”。所謂“合理期限”應(yīng)當(dāng)根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利類型及性質(zhì)、案件具體情況，充分考量侵權(quán)行為證據(jù)發(fā)現(xiàn)的難易程度和訴訟準(zhǔn)備所需合理時間等予以確定；所謂“訴訟”包括可以實質(zhì)解決雙方爭議、消除被警告人不安狀態(tài)的各種類型訴訟，如侵權(quán)訴訟、確權(quán)訴訟等。

【關(guān)鍵詞】

確認(rèn)不侵權(quán)之訴 警告 催告 合理期限 訴訟類型

【案號】

（2021）最高法知民終2460號

【基本案情】

在上訴人威馬中德汽車科技成都有限公司（以下簡稱威馬成都公司）、威馬汽車科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱威馬集團(tuán)公司）、威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司（以下簡稱威馬上海公司）與被上訴人成都高原汽車工業(yè)有限公司（以下簡稱高原汽車公司）確認(rèn)不侵害知識產(chǎn)權(quán)糾紛案^[15]中，威馬成都公司、威馬集團(tuán)公司、威馬上海公司（以下簡稱威馬三公司）主張，2018年10月，高原汽車公司向四川高院起訴稱，威馬成都公司申請的8項專利系其前員工利用在高原汽車公司工作期間所掌握的技術(shù)秘密所獲得的專利，主張威馬成都公司侵害其商業(yè)秘密，該案為（2018）川民初121號案（以下簡稱121號案）。其中201610634961.7號專利（以下簡稱961.7號專利）已于2019年11月15日被國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回申請。立案后，高原汽車公司先后追加威馬集團(tuán)公司、威馬上海公司為該案被告，并提交了補充證據(jù)，涉及威馬三公司的33項專利。其中，201620823420.4號專利（以下簡稱420.4號專利）因威馬集團(tuán)公司為避免重復(fù)授權(quán)放棄專利權(quán)。高原汽車公司在121號案開庭審理后撤訴，使得其是否行使訴權(quán)的意思表示回歸到了一種不確定的狀態(tài)，也導(dǎo)致威馬三公司是否侵害其商業(yè)秘密處于不確定狀態(tài)，嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。威馬三公司于2020年1月10日向高原汽車公司郵寄催告函，書面催告高原汽車公司明確真實意圖并行使訴權(quán)，但其簽收滿一個月后未作任何回應(yīng)，故威馬三公司向四川省成都市中級人民法院（以下簡稱一審法院）起訴請求判令高原汽車公司對其于121號案中主張的商業(yè)秘密不享有任何權(quán)利，威馬三公司未實施侵害高原汽車公司商業(yè)秘密的不正當(dāng)競爭行為、未侵害高原汽車公司任何權(quán)利，即威馬三公司所申請的41項專利未侵害高原汽車公司在121號案中所主張的10個技術(shù)秘密。一審法院認(rèn)定，高原汽車公司及其關(guān)聯(lián)公司在本案起訴前，于2019年5月16日左右就前述8項專利及其他34項專利，向浙江省杭州市中級人民法院提起了42件專利權(quán)權(quán)屬糾紛，以威馬三公司及其員工不法獲取技術(shù)資料、信息進(jìn)而申請專利為由，要求確認(rèn)前述專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)歸高原汽車公司及其關(guān)聯(lián)公司所有，該批案件后因管轄爭議而移送至上海知識產(chǎn)權(quán)法院審理。因此，就訴爭8項專利的技術(shù)獲取、專利申請行為侵害高原汽車公司商業(yè)秘密的警告，高原汽車公司已在催告時間之前提起訴訟。據(jù)此，一審法院裁定駁回威馬三公司的起訴。威馬三公司不服，向最高人民法院提起上訴，請求撤銷原裁定，責(zé)令一審法院繼續(xù)審理。威馬成都公司、威馬集團(tuán)公司主張，催告函涉及8項專利，上海知識產(chǎn)權(quán)法院僅立案受理高原汽車公司對其中7項專利的專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)權(quán)屬提起的訴訟（以下簡稱上知系列案），高原汽車公司對961.7號專利并未提起訴訟。且上知系列案審理范圍無法覆蓋本案。上知系列案的案由為專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)權(quán)屬糾紛，而本案系侵害商業(yè)秘密糾紛的確認(rèn)不侵害知識產(chǎn)權(quán)糾紛，屬侵權(quán)糾紛，兩者性質(zhì)及案由不同。威馬上海公司除威馬成都公司、威馬集團(tuán)公司前述提及的理由外，還認(rèn)為上知系列案中威馬上海公司并非案件當(dāng)事人，因此，即使上知系列案與本案所涉及的專利存在部分重合，仍無法解決威馬上海公司關(guān)于催告函中涉及的8項專利權(quán)利不穩(wěn)定及威馬上海公司不侵權(quán)的主張。最高人民法院于2022年6月10日裁定維持原裁定。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟規(guī)定^[16]第五條規(guī)定：“提起確認(rèn)不侵害知識產(chǎn)權(quán)之訴的原告應(yīng)當(dāng)舉證證明下列事實：（一）被告向原告發(fā)出侵權(quán)警告或者對原告進(jìn)行侵權(quán)投訴；（二）原告向被告發(fā)出訴權(quán)行使催告及催告時間、送達(dá)時間；（三）被告未在合理期限內(nèi)提起訴訟。”為了平衡和保障知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人和被警告人的合法權(quán)益，允許被警告人在滿足一定條件時，提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴，既是為了促使權(quán)利人盡快行使權(quán)利，避免雙方知識產(chǎn)權(quán)糾紛長期處于不確定狀態(tài)，也是為了盡量減少因知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人濫用權(quán)利給被警告的合法經(jīng)營者增加的負(fù)擔(dān)。基于此，提起確認(rèn)不侵害知識產(chǎn)權(quán)之訴，除了要滿足《中華人民共和國民事訴訟法》（以下簡稱民事訴訟法）規(guī)定的起訴條件外，原告還必須提供初步證據(jù)證明前述知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟規(guī)定第五條限定的三項特別條件，缺少任何一項條件，提起確認(rèn)不侵害知識產(chǎn)權(quán)之訴均不應(yīng)當(dāng)被受理。

本案中，威馬三公司已經(jīng)舉證證明其收到了高原汽車公司的侵權(quán)警告，且威馬三公司已經(jīng)向高原汽車公司發(fā)出訴權(quán)行使催告。

關(guān)于高原汽車公司是否在合理期限內(nèi)提起訴訟，二審法院認(rèn)為，首先，審查判斷知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟規(guī)定第五條第三項規(guī)定的“被告未在合理期限內(nèi)提起訴訟”要件，應(yīng)當(dāng)充分考量知識產(chǎn)權(quán)的無形財產(chǎn)權(quán)特性對于侵權(quán)行為證據(jù)發(fā)現(xiàn)和維權(quán)訴訟方式選擇的深刻影響。其中，對于“合理期限”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利客體類型等案件具體情況，充分考量侵權(quán)行為證據(jù)發(fā)現(xiàn)的難易程度和訴訟準(zhǔn)備所需時間等因素予以確定。對于“提起訴訟”的判斷，應(yīng)當(dāng)包含可以實質(zhì)解決雙方爭議、消除被警告人不安狀態(tài)的所有訴訟形式，如因侵害知識產(chǎn)權(quán)之訴和確認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬之訴，均以判斷權(quán)利歸屬基礎(chǔ)法律關(guān)系為前提，故，如果權(quán)利人提起的確權(quán)之訴涵蓋了侵權(quán)警告中涉及的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)客體，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定權(quán)利人已經(jīng)“提起訴訟”。其次，根據(jù)在案事實，高原汽車公司無論2018年10月12日在四川高院提起121號侵害商業(yè)秘密訴訟，還是在2019年5月16日前后，向浙江省杭州市中級人民法院提起42件專利申請權(quán)或者專利權(quán)權(quán)屬糾紛，均系基于高原汽車公司認(rèn)為威馬三公司及其相關(guān)員工等申請相關(guān)專利的行為侵害了高原汽車公司的技術(shù)秘密。顯然，121號案件的審理范圍和后續(xù)42件專利申請權(quán)或者專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件審理范圍均以審查判斷相關(guān)技術(shù)成果歸屬基礎(chǔ)法律關(guān)系為前提。故，高原汽車公司雖然撤回了121號案件的起訴，但保留了相關(guān)專利申請權(quán)或者專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件的起訴，且高原汽車公司提起相關(guān)專利申請權(quán)或者專利權(quán)權(quán)屬糾紛的時間早于威馬三公司發(fā)出催告函的時間，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定高原汽車公司已經(jīng)在發(fā)出警告后在合理期限內(nèi)提起訴訟。再次，關(guān)于121號案件中高原汽車公司提起訴訟時明確主張權(quán)利的961.7號專利所涉相關(guān)技術(shù)方案，因高原汽車公司目前提起的專利申請權(quán)或者專利權(quán)權(quán)屬糾紛未予涉及，威馬三公司是否有權(quán)提起確認(rèn)本案不侵害知識產(chǎn)權(quán)之訴的問題，高原汽車公司針對121號案件第一次主張權(quán)利的8項專利中的7項提起專利權(quán)權(quán)屬糾紛訴訟時，國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回961.7號專利申請決定已經(jīng)生效，高原汽車公司未就961.7號專利技術(shù)方案提起相關(guān)專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛訴訟，可以視為高原汽車公司已經(jīng)撤回針對961.7號專利所涉技術(shù)方案的侵權(quán)警告。故，威馬三公司針對961.7號專利所涉技術(shù)方案不具備提起確認(rèn)不侵權(quán)訴訟的條件。最后，關(guān)于121號案件起訴后高原汽車公司擴大主張權(quán)利范圍涉及的其余33項專利，威馬成都公司、威馬集團(tuán)公司、威馬上海公司是否有權(quán)提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴的問題，對于其中所涉及的420.4號專利，因威馬集團(tuán)公司為避免重復(fù)授權(quán)放棄專利權(quán)，專利權(quán)已經(jīng)失效，高原汽車公司未就該項專利提起相關(guān)專利權(quán)權(quán)屬糾紛訴訟，可以視為高原汽車公司已經(jīng)撤回針對該專利所涉技術(shù)方案的侵權(quán)警告。對于其余32項專利，根據(jù)在案證據(jù)，高原汽車公司均已在威馬三公司提起本案訴訟前向上海知識產(chǎn)權(quán)法院、上海市高級人民法院提起相關(guān)專利權(quán)權(quán)屬糾紛訴訟，故威馬三公司針對121號案件涉及的其余33項專利所涉技術(shù)方案亦不具備提起確認(rèn)不侵權(quán)訴訟的條件。綜上所述，威馬三公司提起本案確認(rèn)不侵害知識產(chǎn)權(quán)之訴，不符合知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟規(guī)定第五條規(guī)定的起訴條件，一審法院裁定駁回威馬三公司的起訴，并無不當(dāng)。

13.權(quán)屬爭議期間登記的PCT申請^[17]人的善良管理義務(wù)

【裁判要旨】

PCT申請權(quán)權(quán)屬爭議期間，登記的PCT申請人無正當(dāng)理由未盡善良管理義務(wù)，致使PCT申請效力終止的，應(yīng)當(dāng)對實際權(quán)利人承擔(dān)賠償損失的民事責(zé)任；實際權(quán)利人亦有過錯的，可以酌減賠償數(shù)額。

【關(guān)鍵詞】

PCT申請 權(quán)屬爭議 誠信原則 善良管理人義務(wù)

【案號】

（2022）最高法知民終130號

【基本案情】

在上訴人古必文、周志榮與被上訴人漳州燦坤實業(yè)有限公司（以下簡稱燦坤公司）、原審被告張中華知識產(chǎn)權(quán)損害賠償糾紛案^[18]中，涉及申請?zhí)枮镻CT/CN2016/071553的PCT申請。該PCT申請國際申請日為2016年1月21日、國際公布日為2017年7月20日，其中國優(yōu)先權(quán)專利系專利號為201620021160.9、名稱為“一種自動膠囊面包機”的實用新型專利（以下簡稱涉案優(yōu)先權(quán)專利）。涉案PCT申請的中國優(yōu)先權(quán)專利發(fā)明人張中華原系燦坤公司技術(shù)人員，其于2015年3月10日自燦坤公司離職后入職輝勝達(dá)公司，2016年1月12日以輝勝達(dá)公司為專利權(quán)人申請了涉案優(yōu)先權(quán)專利，2016年1月21日以該專利為優(yōu)先權(quán)提交了涉案PCT申請，國際檢索單位（國家知識產(chǎn)權(quán)局）經(jīng)檢索于2016年9月21日出具書面意見認(rèn)為涉案PCT申請全部權(quán)利要求（權(quán)利要求1—8）不具有創(chuàng)造性。2016年11月10日，輝勝達(dá)公司申請清算備案登記，并于2017年5月26日完成注銷，清算組成員為其時的股東古必文、周志榮。2017年1月12日，燦坤公司起訴涉案優(yōu)先權(quán)專利歸其所有，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院作出（2017）粵73民初226號判決，認(rèn)定涉案優(yōu)先權(quán)專利歸燦坤公司所有，該判決于2017年11月16日生效，古必文、周志榮此后未對涉案PCT申請作出任何處理。2017年12月8日，燦坤公司繼續(xù)就涉案PCT申請權(quán)屬提起訴訟，案件審理期間，涉案PCT申請進(jìn)入國家階段的期限屆滿，各方當(dāng)事人在此過程中均未采取任何措施，2018年9月13日廣州知識產(chǎn)權(quán)法院作出（2017）粵73民初4546號判決，認(rèn)定涉案PCT申請歸燦坤公司。至此，涉案PCT申請登記的申請人為輝勝達(dá)公司，實際權(quán)利人為燦坤公司。

燦坤公司認(rèn)為，古必文、周志榮作為輝勝達(dá)公司的股東及清算組成員，在明知涉案PCT申請權(quán)應(yīng)歸屬于燦坤公司的情況下，未給予任何書面通知，其清算行為嚴(yán)重違反清算程序，并導(dǎo)致涉案PCT申請失效，給燦坤公司造成無法挽回的損失。故向廣東省深圳市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求判令古必文、周志榮、張中華連帶承擔(dān)因其未履行義務(wù)致使涉案PCT申請權(quán)利終止造成燦坤公司的經(jīng)濟損失100萬元。一審法院認(rèn)為，PCT申請對應(yīng)可能存在的外國或其他地區(qū)專利局的專利授權(quán)，故PCT申請人對此享有一定的利益。在輝勝達(dá)公司注銷前，法院的一審判決已認(rèn)定涉案PCT申請據(jù)以登記優(yōu)先權(quán)的涉案優(yōu)先權(quán)專利歸燦坤公司所有。古必文、周志榮對此未采取任何措施，主觀上存有過錯。同時，鑒于國際檢索單位對涉案PCT申請全部權(quán)利要求的創(chuàng)造性持否定意見，亦存在不利于涉案PCT申請的較大可能性，酌情確定古必文、周志榮賠償燦坤公司利益受損及維權(quán)支出共計5萬元。古必文、周志榮不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2022年6月22日判決駁回上訴，維持原判。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，PCT申請分為國際階段和國家階段兩個獨立的階段，PCT申請是否進(jìn)入國家階段取決于申請人的意志。燦坤公司提出涉案優(yōu)先權(quán)專利權(quán)屬糾紛時，涉案PCT申請還未進(jìn)行國際公布，古必文、周志榮應(yīng)當(dāng)預(yù)見到因涉案優(yōu)先權(quán)專利權(quán)屬爭議，涉案PCT申請情況直接影響燦坤公司權(quán)益，涉案PCT申請是否進(jìn)入國家階段，已不屬于輝勝達(dá)公司可以任意處置的事項。基于輝勝達(dá)公司申請涉案優(yōu)先權(quán)專利以及涉案PCT申請的在先行為，根據(jù)誠信原則，在輝勝達(dá)公司進(jìn)入清算期間，古必文、周志榮作為清算組成員應(yīng)承擔(dān)登記的涉案PCT申請人負(fù)有的善良管理人義務(wù)，善意及時履行基于誠信原則所產(chǎn)生的通知、協(xié)助、保護(hù)等義務(wù)，避免涉案PCT申請在燦坤公司不知情的情況下效力終止。古必文、周志榮違反誠信原則，未履行善良管理人之義務(wù)，未通知燦坤公司涉案PCT申請信息，存在過錯。

國際初步審查單位對涉案PCT申請的全部權(quán)利要求無創(chuàng)造性的評價意見，并不必然導(dǎo)致該PCT申請進(jìn)入特定國家的國家階段后無授權(quán)可能性。對于涉案PCT申請而言，在該申請的效力終止前，燦坤公司具有合理的尚可期待的授權(quán)可能性。由于涉案PCT申請的效力終止，燦坤公司可期待的授權(quán)可能性確定地歸于消滅，構(gòu)成對燦坤公司利益的損害。

涉案PCT申請人為輝勝達(dá)公司，在涉案PCT申請權(quán)未經(jīng)生效判決確認(rèn)歸屬于燦坤公司之前，燦坤公司無法以自己名義決定是否進(jìn)入國家階段。古必文、周志榮作為輝勝達(dá)公司的清算組成員，應(yīng)當(dāng)合理預(yù)期涉案PCT申請的申請人未依PCT行政規(guī)程有效變更前，燦坤公司擬推進(jìn)涉案PCT申請進(jìn)入國家階段需要以原申請人的名義進(jìn)行，古必文、周志榮未及時通知燦坤公司涉案PCT申請信息，是燦坤公司未能及時推進(jìn)涉案PCT申請進(jìn)入國家階段的主要原因。除申請人告知涉案PCT申請的信息這一渠道外，燦坤公司也可以從有關(guān)公開渠道獲得涉案PCT申請的信息。燦坤公司因?qū)CT申請的申請人變更存在誤解，未及時尋求PCT規(guī)則下直接變更涉案PCT申請人的救濟方式，是涉案PCT申請未能進(jìn)入國家階段的次要原因。燦坤公司對涉案PCT申請效力終止造成的損失亦負(fù)有一定責(zé)任，因此可以減輕古必文、周志榮應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。

14.涉4.2類聲明藥品專利鏈接案件的處理

【裁判要旨】

仿制藥申請人依據(jù)《藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法（試行）》第六條的規(guī)定作出其申請的仿制藥技術(shù)方案不落入被仿制藥品專利權(quán)保護(hù)范圍的聲明的，原則上應(yīng)當(dāng)針對被仿制藥品所對應(yīng)的保護(hù)范圍最大的權(quán)利要求作出聲明，以保證聲明的真實性和準(zhǔn)確性。中國上市藥品專利信息登記平臺公開了被仿制藥品所對應(yīng)的兩個或者兩個以上的獨立權(quán)利要求時，仿制藥申請人應(yīng)當(dāng)針對該兩個或者兩個以上獨立權(quán)利要求作出聲明。

在藥品專利鏈接訴訟中，判斷仿制藥的技術(shù)方案是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍時，原則上應(yīng)當(dāng)以仿制藥申請人的申報資料為依據(jù)進(jìn)行比對評判；仿制藥申請人實際實施的技術(shù)方案與申報資料是否相同，一般不屬于藥品專利鏈接訴訟的審查范圍。

【關(guān)鍵詞】

確認(rèn)是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍 藥品專利鏈接 登記 4.2類聲明 獨立權(quán)利要求 申報資料 比對依據(jù)

【案號】

（2022）最高法知民終905號

【基本案情】

在上訴人中外制藥株式會社與被上訴人溫州海鶴藥業(yè)有限公司（以下簡稱海鶴公司）確認(rèn)是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍糾紛案^[19]中，“艾地骨化醇軟膠囊”是由中外制藥株式會社研發(fā)的一款治療骨質(zhì)疏松的藥物，中外制藥株式會社擁有相關(guān)中國發(fā)明專利及上市許可，已在中國上市藥品專利信息登記平臺（以下簡稱登記平臺）就上述藥品和專利進(jìn)行登記。海鶴公司向國家藥品監(jiān)督管理局申請上述原研藥的仿制藥上市許可，并作出相關(guān)聲明，稱其仿制藥未落入登記平臺收錄的原研藥相關(guān)專利權(quán)保護(hù)范圍。中外制藥株式會社向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求確認(rèn)涉案仿制藥技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，涉案仿制藥技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，故駁回中外制藥株式會社的訴訟請求。中外制藥株式會社不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院認(rèn)為，海鶴公司未針對保護(hù)范圍最大的權(quán)利要求作出聲明及未將聲明及聲明依據(jù)通知上市許可持有人即中外制藥株式會社的行為有所不當(dāng)，對此予以指出并作出批評；判斷仿制藥的技術(shù)方案是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍時，原則上應(yīng)以仿制藥申請人的申報資料為依據(jù)進(jìn)行比對評判，經(jīng)比對，涉案仿制藥技術(shù)方案未落入專利權(quán)保護(hù)范圍，于2022年8月5日判決駁回上訴，維持原判。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，根據(jù)《藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法（試行）》第六條的規(guī)定，化學(xué)仿制藥申請人提交藥品上市許可申請時，應(yīng)當(dāng)對照已在登記平臺公開的專利信息，針對被仿制藥每一件相關(guān)的藥品專利作出聲明。仿制藥申請人對相關(guān)聲明的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。該規(guī)定僅對仿制藥申請人作出聲明所針對的專利提出了要求，并未明確聲明所應(yīng)當(dāng)針對的藥品專利的具體權(quán)利要求。仿制藥申請人作出聲明時，通常應(yīng)該考慮被仿制藥品與登記平臺公開的專利權(quán)利要求的對應(yīng)關(guān)系，即被仿制藥品是否實施了登記平臺公開的專利權(quán)利要求的技術(shù)方案。對于4.2類聲明而言，該類聲明的核心在于聲明仿制藥申請人申請的仿制藥技術(shù)方案不落入被仿制藥品專利權(quán)的保護(hù)范圍。為保證聲明的真實性和準(zhǔn)確性，仿制藥申請人原則上應(yīng)該針對被仿制藥品所對應(yīng)的保護(hù)范圍最大的權(quán)利要求作出聲明。由于專利獨立權(quán)利要求的保護(hù)范圍最大，如果被仿制藥品對應(yīng)著專利獨立權(quán)利要求，只要仿制藥的技術(shù)方案不落入獨立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，必然不落入從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍。但是，如果仿制藥技術(shù)方案不落入藥品專利從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍，并不能當(dāng)然得出不落入藥品專利權(quán)保護(hù)范圍的結(jié)論。因此，對于4.2類不落入專利權(quán)保護(hù)范圍的聲明，如果被仿制藥品對應(yīng)著專利獨立權(quán)利要求，仿制藥申請人應(yīng)當(dāng)針對獨立權(quán)利要求作出聲明；當(dāng)被仿制藥品所對應(yīng)的保護(hù)范圍最大的權(quán)利要求存在兩個或者兩個以上的獨立權(quán)利要求時，仿制藥申請人針對該兩個或者兩個以上獨立權(quán)利要求作出聲明，才能保證聲明的真實性和準(zhǔn)確性。

專利權(quán)人在登記平臺上登記信息之后，有可能在無效宣告程序中修改已登記專利的權(quán)利要求，但無論以何種方式修改權(quán)利要求，最終被接受的審查文本均不得擴大原權(quán)利要求的保護(hù)范圍，故只要仿制藥申請人在提出仿制藥申請時針對被仿制藥品所對應(yīng)的保護(hù)范圍最大的權(quán)利要求作出4.2類聲明，專利權(quán)人在無效宣告程序中對權(quán)利要求的修改就不會影響聲明的真實性和準(zhǔn)確性。

本案的特殊之處在于，仿制藥申請人海鶴公司未針對修改前被仿制藥品所對應(yīng)的獨立權(quán)利要求作出聲明，而是僅對修改前的從屬權(quán)利要求2作出聲明。對此，在無效宣告程序中，專利權(quán)人對權(quán)利要求的修改并不必然導(dǎo)致審查文本的變化，修改后的審查文本被國家知識產(chǎn)權(quán)局接受并公開的最早時點系在口頭審理過程中。國家藥品監(jiān)督管理局于2021年8月16日受理海鶴公司提出的涉案仿制藥注冊申請時，國家知識產(chǎn)權(quán)局尚未對涉案專利的無效宣告請求進(jìn)行口頭審理。故海鶴公司申請涉案仿制藥上市并作出4.2類聲明在前，國家知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行口頭審理在后。海鶴公司在作出4.2類聲明之時，未對被仿制藥品當(dāng)時所對應(yīng)的保護(hù)范圍最大的獨立權(quán)利要求作出聲明，僅對保護(hù)范圍更小的從屬權(quán)利要求作出聲明，不具有正當(dāng)理由，有避重就輕之嫌，其行為難言正當(dāng)。海鶴公司稱其曾向國家藥品監(jiān)督管理局申請修改聲明，但該事實發(fā)生在中外制藥株式會社提起本案訴訟之后，難以證明海鶴公司行為的正當(dāng)性。

中外制藥株式會社在涉案專利權(quán)的無效宣告程序中修改權(quán)利要求的方式為，將原權(quán)利要求2中的部分附加技術(shù)特征合并至權(quán)利要求1，刪除了權(quán)利要求2，并相應(yīng)調(diào)整了其他權(quán)利要求的序號。海鶴公司作出的4.2類聲明所針對的原權(quán)利要求2的保護(hù)范圍大于修改后獨立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，故海鶴公司的聲明所針對的權(quán)利要求的保護(hù)范圍事實上覆蓋了修改后涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。考慮到藥品專利糾紛實施辦法仍處于試行階段，其僅規(guī)定了仿制藥申請人針對被仿制藥每一件相關(guān)的藥品專利作出聲明，在仿制藥申請人的聲明所針對的權(quán)利要求的保護(hù)范圍事實上覆蓋修改后涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍的情況下，人民法院基于修改后的權(quán)利要求審理針對該聲明提起的訴訟，符合藥品專利糾紛早期解決機制的目的。因此，從實際效果來看，海鶴公司作出的4.2類聲明雖有不當(dāng)之處，但并未對中外制藥株式會社的實體和訴訟權(quán)利造成不利影響。

藥品上市審評審批過程中，藥品上市許可申請人與有關(guān)專利權(quán)人或者利害關(guān)系人之間因申請注冊的藥品相關(guān)的專利權(quán)產(chǎn)生的糾紛僅僅是雙方之間關(guān)于相關(guān)專利權(quán)的一種特殊形式的糾紛，通常被稱為藥品專利鏈接糾紛。對于化學(xué)仿制藥而言，國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門依據(jù)仿制藥申請人的申報資料進(jìn)行藥品上市審評審批，并在規(guī)定的期限內(nèi)根據(jù)人民法院對該類糾紛作出的生效裁判決定是否暫停批準(zhǔn)相關(guān)藥品上市，故在判斷仿制藥的技術(shù)方案是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍時，原則上應(yīng)以仿制藥申請人的申報資料為依據(jù)進(jìn)行比對評判。如果仿制藥申請人實際實施的技術(shù)方案與申報技術(shù)方案不一致，其需要依照藥品監(jiān)督管理相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)法律責(zé)任；如果專利權(quán)人或利害關(guān)系人認(rèn)為仿制藥申請人實際實施的技術(shù)方案構(gòu)成侵權(quán)，亦可另行提起侵害專利權(quán)糾紛之訴。因此，仿制藥申請人實際實施的技術(shù)方案與申報資料是否相同，一般不屬于確認(rèn)落入專利權(quán)保護(hù)范圍糾紛之訴的審查范圍。本案中，海鶴公司將登記為原料藥的抗氧化劑作為涉案仿制藥的輔料申報是否符合相關(guān)規(guī)定，屬于國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門的審查范圍，不影響本院對申報資料真實性和本案比對對象的確認(rèn)。此外，中外制藥株式會社亦無其他證據(jù)證明國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門審評審批涉案仿制藥抗氧化劑的依據(jù)發(fā)生變化。