一、專利案件審判

（一）專利民事案件審判

1.權利要求解釋中外部證據使用規則

【裁判要旨】

說明書對于權利要求中的技術術語沒有作出特別界定的，應當首先按照本領域技術人員對于該技術術語的通常理解，而非直接按照日常生活中的通常含義進行解釋。本領域技術人員對于技術術語的通常理解，可以結合有關技術詞典、技術手冊、工具書、教科書、國家或者行業技術標準等公知常識性證據，并可優選與涉案專利技術所屬領域相近程度更高的證據予以確定。

【關鍵詞】

專利 侵權 權利要求解釋外部證據 公知常識

【案號】

（2020）最高法知民終580號

【基本案情】

在上訴人廣州華欣電子科技有限公司（以下簡稱華欣公司）與被上訴人廣州誠科商貿有限公司（以下簡稱誠科公司）、廣州君海商貿有限公司（以下簡稱君海公司）、廣州兆科電子科技有限公司（以下簡稱兆科公司）、峻凌電子（東莞）有限公司（以下簡稱峻凌公司）、佛山市廈欣科技有限公司（以下簡稱廈欣公司）侵害發明專利權糾紛案^[1]中，涉及專利號為201010235151.7、名稱為“一種觸摸屏及其多路采樣的方法”的發明專利（以下簡稱涉案專利）。華欣公司認為，誠科公司、君海公司、兆科公司、峻凌公司、廈欣公司未經許可大量制造、銷售、許諾銷售侵害涉案專利權的產品，且主觀侵權惡意非常明顯，故向廣州知識產權法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求判令被訴侵權人停止侵害并連帶賠償經濟損失1000萬元和維權合理開支20萬元。一審法院認為，被訴侵權產品僅是12塊電路板及可由該12塊電路板拼接成的一個電路框，缺少屏結構或觸摸屏體，相應的觸摸檢測區沒有載體即無涉案專利權利要求1的觸摸檢測區，被訴侵權技術方案沒有落入涉案專利權的保護范圍，故華欣公司訴訟請求不能成立。華欣公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張一審法院錯誤認定權利要求中“一種觸摸屏”及“觸摸檢測區”必須為實體屏結構，進而對于被訴侵權產品是否落入涉案專利權保護范圍的認定存在錯誤。最高人民法院于2021年10月16日判決撤銷原判，五被訴侵權人停止侵害，誠科公司、君海公司、兆科公司共同賠償華欣公司經濟損失292.6萬元及維權合理開支20萬元，峻凌公司、廈欣公司分別對前述賠償金額中部分金額承擔連帶責任。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，對專利權利要求進行解釋時，需注意權利要求應當基于本領域技術人員的認知能力，并在本領域的技術背景和知識體系下進行合理解釋。在說明書對于權利要求中的技術術語沒有作出特別界定的情況下，應當按照本領域技術人員對于該技術術語的通常理解進行解釋，而不是訴諸該技術術語在日常生活中的通常含義進行解釋。相關技術詞典、技術手冊、工具書、教科書、國家或者行業技術標準等公知常識性證據，一般根據其與涉案專利技術所屬領域的相近程度，作為認定本領域的技術背景和知識體系的相應證據。具體到本案中，觸摸屏屬于在本領域中已有確切含義的技術術語。根據各方當事人提交的《多媒體計算機實用檢修技術（教程）》《多媒體技術應用基礎》《計算機操作裝配與維修》等本領域公知常識性證據的記載，對于本領域技術人員而言，權利要求1主題名稱中的“觸摸屏”，可以理解為既包括帶有實體屏結構的接觸式觸摸屏，也包括不帶有實體屏結構的非接觸式觸摸屏。并且，可以進一步認定，不帶有實體屏結構的非接觸式觸摸屏屬于本領域的公知常識。一審法院優先運用與涉案專利技術領域距離較遠的《現代漢語詞典》等非本領域工具書作為依據解釋涉案專利中觸摸屏，脫離本領域的技術背景和知識體系，結論有所不當，應予糾正。基于相同理由，華欣公司、兆科公司、峻凌公司等二審中提交的用于解釋涉案專利權利要求1的公知常識證據之外的其他現有技術證據，缺乏相應證明力，不予采信。

2.權利要求修改后被維持有效的決定的追溯力

【裁判要旨】

在侵害專利權糾紛中，在修改權利要求基礎上維持專利權有效的無效宣告請求審查決定，對該決定作出前人民法院作出并已執行的專利侵權判決不具有追溯力。

【關鍵詞】

專利 侵權 權利要求修改 無效決定 追溯力

【案號】

（2021）最高法民申6412號

【基本案情】

在再審申請人李磊與被申請人呂家杰侵害發明專利權糾紛案^[2]（以下簡稱“磁懸浮地漏芯子”侵害發明專利權糾紛案）中，呂家杰系名稱為“一種磁懸浮地漏芯子”、專利號為ZL201510353360.4的發明專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人，其向山東省青島市中級人民法院（以下簡稱一審法院）起訴稱，李磊未經允許許諾銷售、銷售的地漏侵犯了涉案專利權。一審法院認為，被訴侵權產品未落入涉案專利權的保護范圍，判決駁回呂家杰的訴訟請求。呂家杰不服，提起上訴。最高人民法院知識產權法庭二審認為被訴侵權產品落入涉案專利權利要求1、2的保護范圍，李磊的行為構成專利侵權，判決撤銷一審判決，判令李磊立即停止侵權并賠償呂家杰經濟損失及維權合理開支共6萬元。二審判決后，李磊向國家知識產權局請求宣告涉案專利權無效。無效審查期間，2021年8月14日，呂家杰提交經修改的專利文件，將原權利要求3的部分技術特征補入權利要求1。2021年8月19日，李磊向呂家杰支付侵權賠償款，二審判決執行完畢。2021年8月28日，李磊向最高人民法院提出再審申請。2021年11月5日，國家知識產權局作出第52586號無效宣告請求審查決定，在上述修改的權利要求的基礎上維持涉案專利權有效。再審審查期間，李磊主張被訴侵權產品實施的是ZL201310390582.4專利（以下簡稱582專利）所公開的現有技術，并且涉案專利原權利要求1、2應視為自始即不存在，呂家杰基于這些權利要求而獲得的侵權賠償屬于不當得利，應予以返還。最高人民法院于2022年6月30日裁定駁回李磊的再審申請。

【裁判意見】

最高人民法院審查認為，2008年修正的《中華人民共和國專利法》第四十七條第二款規定：“宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。”根據舉重以明輕的法律解釋方法，本案在修改權利要求的基礎上作出維持專利權有效的第52586號決定，對在其作出前人民法院作出并已執行的專利侵權判決同樣不應具有追溯力。

3.現有技術抗辯中的單一對比

【裁判要旨】

在現有技術抗辯中，應將被訴侵權技術方案與一項現有技術方案進行比對，不得將記載在同一現有技術文獻中兩個不同的技術方案組合成一項現有技術用于現有技術抗辯。

【關鍵詞】

專利 侵權 現有技術抗辯 單一對比

【裁判意見】

在前述“磁懸浮地漏芯子”侵害發明專利權糾紛案^[3]中，最高人民法院還明確了現有技術抗辯中的單一對比原則。最高人民法院審查認為，現有技術抗辯中，應將被訴侵權技術方案與一項現有技術方案進行比對，不得將記載在同一現有技術文獻的兩個不同技術方案組合用于現有技術抗辯。本案中，李磊主張作為現有技術的內容，涉及582專利說明書附圖10（對應李磊主張的權利要求5）、附圖16所示的兩個具體實施方式。二者相比較，在密封蓋相對于安裝柱的位置關系（上方/下方）、密封蓋復位結構中內外磁條的相對位置、磁極朝向和極性等方面均有不同，是兩個不同的技術方案，不能將二者組合成為一項現有技術用于現有技術抗辯。

4.現有技術抗辯基礎事實的合法性

【裁判要旨】

任何人不得從違法行為中獲益。被訴侵權人或者其授意的第三人違反明示或者默示的保密義務公開專利技術方案，被訴侵權人依據該非法公開的事實狀態主張現有技術抗辯的，人民法院不予支持。

【關鍵詞】

專利 侵權 現有技術抗辯 保密義務 違約公開 違法公開

【案號】

（2020）最高法知民終1568號

【基本案情】

在上訴人上海環莘電子科技有限公司（以下簡稱環莘公司）與被上訴人廣東法瑞納科技有限公司（以下簡稱法瑞納公司）、江蘇水鄉周莊旅游股份有限公司（以下簡稱周莊旅游公司）、北京鎮邊網絡科技股份有限公司（以下簡稱鎮邊公司）侵害實用新型專利權糾紛案^[4]中，涉及專利號為201820194071.3、名稱為“一種應用于自動租售終端系統的連接手柄”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）。環莘公司向江蘇省蘇州市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，主張在周莊旅游公司管理的旅游景區內使用的共享兒童手推車的連接手柄落入涉案專利保護范圍。上述被訴侵權產品系法瑞納公司制造并銷售給鎮邊公司，并由鎮邊公司在周莊旅游公司管理的景區內租賃給游客使用，三公司的行為構成侵害環莘公司的涉案專利權。環莘公司在涉案專利申請日前曾向法瑞納公司采購兒童推車租賃設備并簽訂采購合同，法瑞納公司依約完成產品制造并在涉案專利申請日前將產品交付承運人運輸。法瑞納公司據此提出先用權抗辯以及現有技術抗辯。一審法院認為，被訴侵權技術方案于相關產品交付承運人運輸后即因投入市場而被公開，法瑞納公司的現有技術抗辯成立。故駁回環莘公司的訴訟請求。環莘公司不服，向最高人民法院提起上訴。二審經審理查明，環莘公司與法瑞納公司的采購合同約定兒童推車租賃設備及相關設計的專利權屬于環莘公司，法瑞納公司對環莘公司的兒童推車租賃設備的知識產權、產品資料、業務模式、軟件功能負有保密義務。法瑞納公司在須知網公開文章及圖片的行為屬于違反合同保密義務的披露行為。最高人民法院于2021年7月9日判決撤銷原判，法瑞納公司停止侵害并賠償經濟損失50萬元及維權合理開支2萬余元，鎮邊公司、周莊旅游公司對其中維權合理開支承擔連帶責任。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，綜合案件相關事實，法瑞納公司將相關產品交付承運并未導致被訴侵權技術方案為公眾所知，一審法院關于相關產品交付承運人運輸后即因投入市場而導致被訴侵權技術方案被公開的認定有所不當，予以糾正。關于法瑞納公司依據其在須知網公開的文章及圖片主張現有技術抗辯的問題，現有技術抗辯制度一方面可以防止社會公眾遭受不當授權的專利權人提出的侵權訴訟的侵擾，在無效宣告行政程序之外提供更為便捷的救濟措施；另一方面，其也為善意使用現有技術的社會公眾提供一種穩定的合理預期，可以對自身行為進行合理預測和評價。但是，民事主體從事民事活動，應當遵循誠信原則，同時不得違反法律和公序良俗，這是民法的基本原則。作為一項民事訴訟中的侵權抗辯事由，現有技術抗辯的行使也應遵循上述民法基本原則，被訴侵權人在有關抗辯事由中應當是善意或者無過錯的一方，任何人不能因自身違法或不當行為而獲得利益。如果被訴侵權人主張現有技術抗辯的現有技術，系由其本人或者由其授意的第三人違反明示或者默示保密義務而公開的技術方案，則該被訴侵權人不得依據該項現有技術主張現有技術抗辯，否則將使被訴侵權人因自身違法公開行為而獲得利益，明顯違反民法基本原則和專利法立法精神。根據環莘公司與法瑞納公司的協議，法瑞納公司負有保密義務，該公司未經專利權人環莘公司同意而公開涉案專利技術方案，違反合同義務，其行為具有違法性和可責難性，基于前述有關民法基本原則，其不能依據該項現有技術主張現有技術抗辯。

5.“三無產品”合法來源抗辯的認定

【裁判要旨】

被訴侵權產品無生產廠廠名、廠址、產品質量檢驗合格證明等標識，可以作為認定銷售商未盡合理注意義務的重要考量因素。

【關鍵詞】

專利 侵權 合法來源 “三無產品”

【案號】

（2021）最高法知民終1138號

【基本案情】

在上訴人源德盛塑膠電子（深圳）有限公司（以下簡稱源德盛公司）與被上訴人南宮市新中昊通訊門市（以下簡稱新中昊門市）侵害實用新型專利權糾紛案^[5]中，涉及專利號為201420522729.0、名稱為“一種一體式自拍裝置”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）。源德盛公司為專利權人，認為新中昊門市銷售的被訴侵權產品侵害了涉案專利權，故向河北省石家莊市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求判令：新中昊門市立即停止侵害并賠償經濟損失2萬元（包括維權合理開支）。一審法院認為新中昊門市銷售的被訴侵權產品落入涉案專利權保護范圍，但合法來源抗辯成立，不應承擔賠償責任，僅判決新中昊門市停止侵權，駁回源德盛公司的其他訴訟請求。源德盛公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張被訴侵權產品無生產廠家、廠址、產品質量合格證明等標識，屬于“三無產品”，新中昊門市主觀上存在過錯，且新中昊門市所提供的證據不能證明被訴侵權產品是從“深圳恒泰數碼”購買。最高人民法院于2022年1月27日改判新中昊門市賠償源德盛公司經濟損失及維權合理開支共計2000元。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，銷售者合法來源抗辯的成立，需要同時滿足被訴侵權產品具有合法來源的客觀要件和銷售者無主觀過錯的主觀要件。被訴侵權產品具有合法來源，是指銷售者通過合法的進貨渠道、通常的買賣合同等正常商業方式取得所售產品。對于客觀要件，銷售者應當提供符合交易習慣的相關證據；對于主觀要件，銷售者應當證明其實際不知道且不應當知道其所售產品系制造者未經專利權人許可而制造并售出。上述兩個要件相互關聯。首先，新中昊門市在本案一審程序中主張合法來源抗辯提交的僅為淘寶網訂單頁打印件，兩筆訂單的淘寶用戶會員名不一致，淘寶網交易時間距離源德盛公司取證時間間隔長達一年以上，且在“深圳恒泰數碼”淘寶網店已查找不到相應自拍桿產品，僅憑新中昊門市提供的淘寶網訂單頁所顯示的產品照片，無法確認與被訴侵權產品是否完全相同。其次，被訴侵權產品上沒有生產廠家、廠址、質量合格證明等標識，可作為認定銷售商未盡到合理注意義務的重要考慮因素。新中昊門市自述以4.5元的較低價格于2016年2月、4月先后兩次從同一家網店購進多個自拍桿，雖然其聲稱不知道所購為“三無產品”，但從其在時隔兩個月后再次購買相同產品，其經營的線下店鋪實際出售“三無產品”來判斷，可以認定其對自拍桿無標識的情況是知曉的，沒有盡到銷售商的合理注意義務。且本案經過一審、二審，新中昊門市亦未補充提交其他證據。故新中昊門市關于被訴侵權產品具有合法來源的抗辯理由不能成立，仍應當承擔停止侵害、賠償損失的民事責任。關于侵權賠償數額的確定，綜合考慮本案侵權行為發生地在河北省南宮市，當地經濟發展水平不高，新中昊門市只是從事零售業務的個體經營戶，侵權主觀過錯不大，經營規模小，被訴侵權產品利潤微薄，銷售量非常有限，侵權情節較輕，且源德盛公司已在全國各地就涉案專利提起批量訴訟，進行溯源維權等因素，酌定新中昊門市賠償源德盛公司經濟損失1000元、維權合理開支1000元。

6.合法來源抗辯中合理注意義務的認定

【裁判要旨】

在被訴侵權企業收到的律師函中已記載涉案專利的專利權人、專利名稱、專利號以及聯系方式等信息的情況下，其未采取任何措施，仍然購進侵犯他人技術方案較為簡單的實用新型專利權的被訴侵權產品并使用，應認定其未盡到合理的注意義務，合法來源抗辯不能成立。

【關鍵詞】

專利 侵權 合法來源抗辯 注意義務

【案號】

（2022）最高法民再6號

【基本案情】

在再審申請人張振武與被申請人廣西路橋工程集團有限公司（以下簡稱路橋公司）侵害實用新型專利權糾紛案^[6]中，張振武系201020130562.5號“整體式土工格室”實用新型專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人。其主張路橋公司使用的土工格室產品落入涉案專利權的保護范圍。路橋公司主張其使用的被訴侵權產品購自儀征市佳和土工材料有限公司淮安分公司（以下簡稱佳和淮安分公司），具有合法來源，并提交了其與佳和淮安分公司于2018年3月27日簽訂的《土工格室采購合同》等證據，顯示約定的供貨期限從2018年1月1日起至項目完工為止。路橋公司分別于2017年12月20日及2018年5月18日簽收張振武的代理律師發出的律師函。路橋公司于2017年12月20日收到律師函后未采取任何措施。廣西壯族自治區南寧市中級人民法院受理本案后，于2018年5月22日將起訴狀等案件材料送達給路橋公司。一審法院認為，被訴侵權產品包含了涉案專利權利要求1、2的全部技術特征，落入了涉案專利權的保護范圍。張振武提交的兩份律師函未記載專利的技術信息，路橋公司無從判斷侵權與否。張振武僅憑兩份律師函主張路橋公司知道或應當知道其使用的產品為侵權產品，不能成立。據此判決駁回張振武的訴訟請求。張振武不服，提起上訴。廣西壯族自治區高級人民法院二審認為，根據2011年4月1日張振武與儀征市佳和土工材料有限公司簽訂的《合作協議書》，佳和淮安分公司銷售被訴侵權產品屬于在專利權人的許可范圍內進行，沒有侵犯涉案專利權。據此判決駁回上訴，維持原判。張振武不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院裁定提審本案，并于2022年12月14日作出再審判決，認定佳和淮安分公司銷售被訴侵權產品不在張振武的許可范圍內，改判路橋公司賠償張振武經濟損失20萬元。

【裁判意見】

最高人民法院再審認為：路橋公司2017年12月20日簽收的律師函及郵單記載了涉案專利的相關信息以及律師的聯系信息，律師函要求路橋公司在其承建的相關項目上把關供應商的產品是否侵害涉案專利權，并記載了張振武授權生產、銷售涉案專利產品的5家企業。路橋公司系規模較大的公司，應當具有較強的防范侵權意識以及較為完善的防范侵權機制，以防止侵犯他人專利權。涉案專利系技術方案較為簡單的實用新型專利。在路橋公司簽收的律師函已明確記載涉案專利的專利權人、專利名稱及專利號，律師函及郵單中已載明承辦律師姓名且郵單上有該承辦律師手機號碼的情況下，路橋公司理應進行適當的核實，以避免侵犯他人專利權。但是，路橋公司在收到上述律師函后，未采取任何措施，即從佳和淮安分公司處購進被訴侵權產品予以使用，未盡到合理的注意義務，不屬于《中華人民共和國專利法》^[7]第七十條規定的“不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品”的情形，其合法來源抗辯不成立。

7.發明創造實際發明人的認定

【裁判要旨】

員工離職后一年內以他人名義申請涉案專利，如果現有證據可以證明涉案專利與該員工在原單位承擔的本職工作或者分配的任務具有較強關聯性，且他人與該員工具有利益關聯關系，又不具有研發涉案專利的技術能力，可以認定該員工為涉案專利的實際發明人，涉案專利為職務發明創造。

【關鍵詞】

專利 職務發明 離職 有關的發明創造

【案號】

（2021）最高法民申7941號

【基本案情】

在再審申請人莫良華與被申請人敦泰科技（深圳）有限公司（以下簡稱敦泰公司），一審被告、二審上訴人深圳磨石科技有限公司（以下簡稱磨石公司），一審第三人、二審上訴人賈一鋒，一審第三人夏濤專利權權屬糾紛案^[8]中，敦泰公司訴稱其系從事電容屏觸控方案的高新技術研發企業，莫良華曾為該公司研發人員，負責包括電容式觸摸控制在內的技術研發工作，擔任高級副總經理職務，并作為職務發明人申請過專利。莫良華離職后以磨石公司名義申請了涉案專利“一種觸摸顯示裝置和電子設備”。該專利是莫良華執行敦泰公司任務并主要是利用原單位物質技術條件所完成的職務發明創造，應歸敦泰公司享有。遂起訴請求法院判令：由敦泰公司享有涉案專利權。廣東省深圳市中級人民法院一審認為，磨石公司系涉案專利名義專利權人，莫良華是該公司控股股東，與涉案專利權利歸屬存在直接利益關聯，莫良華系實際發明人具有高度可能性。涉案專利系莫良華從原單位離職后一年內作出且與其在原單位本職工作、分配任務密切相關，并主要利用了原單位的物質技術條件完成的職務發明，故判決涉案專利歸敦泰公司享有。莫良華、磨石公司、賈一鋒不服，提起上訴。最高人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。莫良華不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2022年3月21日裁定駁回莫良華的再審申請。

【裁判意見】

最高人民法院審查認為，莫良華于2006年9月4日入職敦泰公司，2015年3月6日從敦泰公司離職。2015年12月3日，磨石公司向國家知識產權局申請涉案專利，發明人為賈一鋒、夏濤。磨石公司成立于2015年2月9日，莫良華為該公司法定代表人、董事長。莫良華占股99.9%、莫良忠占股0.1%。賈一鋒為磨石公司監事。即莫良華在離職前成立磨石公司，在其離職后的1年內，磨石公司便申請了涉案專利。莫良華與敦泰公司于2014年7月1日簽訂了《保密及競業限制協議》，約定莫良華對敦泰公司技術信息和經營信息負有保密義務，且自離職之日起兩年內不得從事與敦泰公司業務類似的業務。敦泰公司長期從事指紋識別、觸控顯示等技術研發，該公司及其關聯企業在該技術領域有較大投入，擁有大量專利等技術積累。敦泰公司在2014年前后一直從事指紋識別技術研發，并采取保密措施，莫良華參與其中。莫良華雖提出辭職，但實際留任至2015年3月5日，莫良華承諾將完成相關指紋識別IC設計。截至2015年1月21日，莫良華仍在接收相關電子郵件，繼續其研發管理工作。此外，莫良華還參與了包括“觸控顯示裝置”等專利在內的技術研發工作。涉案專利為“觸摸顯示裝置和電子設備”，涉及復用像素電極以及調制地技術，而敦泰公司的FT9201項目亦涉及調制地技術的運用，二者屬于同一技術領域。涉案專利與莫良華參與研發的上述專利技術同屬于觸控顯示技術領域，屬于相關的發明創造。涉案專利與莫良華在敦泰公司承擔的本職工作、分配的工作任務以及提供的物質技術條件有關。磨石公司從事的工作與涉案專利技術不具有相關性。賈一鋒畢業于南京大學物理系磁學和磁性材料專業，夏濤畢業于西華師范大學物理系。二人專業與涉案專利技術屬于不同的技術領域，不具有相關性，且無證據證明賈一鋒、夏濤在涉案專利的申請日之前具有與涉案專利技術相關的工作經歷和研發積累的證據，不能證明賈一鋒、夏濤是對涉案專利作出創造性貢獻的人。賈一鋒與莫良華二人系南京大學物理系的同學，莫良華為物理學微電子與固體電子專業，賈一鋒為物理學磁學和磁性材料專業，二人均于2000年畢業。二人均為磨石公司高管，二人還共同持有其他關聯企業股份，并先后擔任同一公司的法定代表人。在莫良華從敦泰公司離職前，夏濤入職與莫良華存在關聯關系的公司，并在莫良華控制的其他關聯公司成立后入職該公司。賈一鋒、夏濤與磨石公司于2015年5月10日簽訂《技術轉讓協議》，約定兩人將相關技術轉讓給磨石公司。2015年12月3日，即莫良華從敦泰公司離職后不到9個月的時間，磨石公司作為申請人，賈一鋒、夏濤作為發明人，當日共提交52項專利申請，后撤回或者放棄其中44項專利申請。此后，敦泰公司以莫良華、賈一鋒、夏濤及其莫良華的關聯公司為被告，提起18個專利或者專利申請權屬之訴，均與指紋識別或其基礎技術觸摸顯示技術相關。從上述事實看，莫良華以賈一鋒、夏濤作為發明人提交了多項專利申請，并將專利或者專利申請權轉讓給莫良華控股99.9%的磨石公司。因此，涉案專利系莫良華在與敦泰公司勞動人事關系終止后1年內作出的、與其任職敦泰公司期間承擔的本職工作有關的發明創造，屬于敦泰公司的職務發明創造。

8.侵權人對外宣稱的經營業績可以作為計算損害賠償的依據

【裁判要旨】

專利權利人主張以侵權人對外宣傳的經營規模作為損害賠償計算依據，侵權人抗辯該經營規模屬于夸大宣傳、并非經營實績，但未提交證據證明其實際侵權經營規模的，人民法院可以依據該對外宣傳的經營規模作為損害賠償計算依據。

【關鍵詞】

專利 侵權 侵權責任 賠償計算 自我宣傳業績

【案號】

（2021）最高法知民終1066號

【基本案情】

在上訴人福州百益百利自動化科技有限公司（以下簡稱百益百利公司）與被上訴人上海點掛建筑技術有限公司（以下簡稱點掛公司）、張守彬侵害實用新型專利權糾紛案^[9]中，涉及專利號為201320534267.X、名稱為“結固式錨栓”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）。百益百利公司認為，點掛公司、張守彬于2017年開始積極推廣第三代點掛安裝技術，其中“點掛專用抗拉拔保護錨栓”落入涉案專利權的保護范圍，構成侵權，故向上海知識產權法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求判令停止侵害、賠償損失250萬元。一審法院認為，點掛公司、張守彬主張的抵觸申請抗辯成立，故判決駁回百益百利公司的訴訟請求。百益百利公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張被訴侵權產品技術方案與抵觸申請公開的內容不同。最高人民法院于2022年5月23日判決撤銷原判，點掛公司、張守彬停止侵害，賠償損失250萬元。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，點掛公司、張守彬主張的抵觸申請抗辯不成立。被訴侵權產品是點掛公司和張守彬積極推廣的第三代點掛安裝技術產品配件，點掛公司和張守彬在2017年宣稱其累計施工面積已達200萬平方米，且其通過宣傳冊和官方網站對相關工程案例進行了宣傳展示，點掛公司副總經理在2019年2月24日仍通過微信朋友圈對第三代點掛施工工程進行宣傳展示。點掛公司和張守彬對上述事實雖持有異議，認為200萬平方米為夸大宣傳，相關工程案例為借鑒合作方的案例，且相關工程并未使用被訴侵權產品。但是，點掛公司和張守彬并未提交有效反證證明其實際施工量，其主張夸大宣傳依據不足；點掛公司和張守彬亦不提交其實際使用的錨栓配件，其主張未使用被訴侵權產品與事實不符，不能成立。在以上事實基礎上，參考百益百利公司主張的每平方米所需被訴侵權產品平均用量約為5根、專利產品銷售單價為3.57元、3.27元不等以及合理利潤率認定賠償數額，點掛公司和張守彬侵權獲利應不低于250萬元。綜合考慮點掛公司和張守彬經營規模，因其侵權時間長、侵權范圍廣、侵權惡意明顯，以及百益百利公司為本案支出的律師費、公證費等合理維權費用等因素，依法對百益百利公司主張的250萬元賠償數額予以全額支持。

9.侵權和解后再次銷售相同侵權產品的懲罰性賠償責任

【裁判要旨】

侵權人與專利權利人就有關銷售侵權產品行為的糾紛達成和解后，再次銷售相同侵權產品的，可以認定其構成故意侵權且情節嚴重；專利權利人請求適用懲罰性賠償，并主張參照在先和解協議約定的賠償數額作為計算基礎的，人民法院可以依法予以支持。

【關鍵詞】

專利 侵權和解 重復侵權 懲罰性賠償 賠償數額計算

【案號】

（2022）最高法知民終871號

【基本案情】

在上訴人金民海與被上訴人鄭東新區白沙鎮百佳五金機電勞保建材經營部（以下簡稱百佳經營部）、原審被告鄭州佰發商貿有限公司（以下簡稱佰發公司）侵害發明專利權糾紛案^[10]中，涉及專利號為01125315.0、名稱為“反向地面刨毛機”的發明專利（以下簡稱涉案專利）。金民海認為，百佳經營部在雙方和解后再次銷售同種被訴侵權產品，構成重復侵權，故向河南省鄭州市中級人民法院提起訴訟，請求適用懲罰性賠償判令百佳經營部等賠償金民海經濟損失及合理費用共計25萬元。一審法院認為，雖然百佳經營部存在侵權的故意，但未達到情節嚴重程度，不符合適用懲罰性賠償的條件，故適用法定賠償確定百佳經營部賠償金民海經濟損失及維權合理開支共計1萬元。金民海不服，向最高人民法院提起上訴，請求改判百佳經營部賠償經濟損失及維權合理開支共計10萬元或發回重審。最高人民法院于2022年10月10日判決撤銷原判，改判百佳經營部承擔懲罰性賠償責任，賠償金民海經濟損失及維權合理開支共計6萬元。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，在本案之前，金民海曾因百佳經營部銷售被訴侵權產品向一審法院提起專利侵權訴訟，后雙方達成《和解協議》，百佳經營部承諾停止侵權并賠償經濟損失及合理費用共計3萬元。百佳經營部在經歷前案訴訟后，已明知金民海系涉案專利權人，也明知其銷售被訴侵權產品侵害涉案專利權，但在前案中作出停止侵權承諾并支付賠償款后，仍然再次銷售被訴侵權產品，具有侵權的故意，構成重復侵權，屬于《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第四條規定的“其他可以認定為情節嚴重的情形”。百佳經營部主觀上存在侵權故意且侵權情節嚴重，應承擔懲罰性賠償責任。關于賠償數額，本案中，雖然各方當事人均未舉證證明權利人因被侵權的實際損失、侵權人侵權獲利或可供參考的專利許可使用費等，但是考慮到本案百佳經營部在前案達成和解協議后不到兩個月內即發生再次侵權行為，侵權持續時間較短，侵權獲利有限，以及涉案專利于2021年8月10日到期，本案為批量維權性質等因素，酌情以前案《和解協議》約定賠償數額為計算基數，確定由百佳經營部承擔懲罰性賠償責任，賠償金民海經濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共計6萬元。

10.專利權穩定性存疑時可引導當事人作出未來利益補償承諾

【裁判要旨】

專利侵權案件中涉案專利權穩定性存疑或者有爭議時，人民法院可以視情采取繼續審理并作出判決、裁定中止訴訟、裁定駁回起訴等不同處理方式，具體處理方式的選擇主要取決于人民法院對涉案專利權穩定性程度的初步判斷。為有效促進專利侵權糾紛解決，人民法院可以積極引導和鼓勵專利侵權案件當事人基于公平與誠信之考慮，自愿作出雙方雙向或者單方單向的利益補償承諾或者聲明，即：專利權利人可以承諾如專利權被宣告無效則放棄依據專利法第四十七條第二款所享有的不予執行回轉利益；被訴侵權人可以承諾如專利權經確權程序被維持有效則賠償有關侵權損害賠償的利息。當事人自愿作出上述承諾的，人民法院應當將之作為專利侵權案件后續審理程序處理方式選擇的重要考量因素。

【關鍵詞】

專利 侵權 專利權無效抗辯 專利權穩定性 未來利益補償 承諾 處理方式選擇

【案號】

（2022）最高法知民終124號

【基本案情】

在上訴人深圳市租電智能科技有限公司（以下簡稱租電公司）與被上訴人深圳市森樹強電子科技有限公司（以下簡稱森樹強公司）、深圳市優電物聯技術有限公司（以下簡稱優電公司）侵害實用新型專利權糾紛案^[11]中，租電公司以森樹強公司、優電公司共同實施了侵害其享有的名稱為“一種動態密碼USB線材”的實用新型專利權（以下簡稱涉案專利權）的行為為由，向廣東省深圳市中級人民法院（以下簡稱一審法院）起訴，請求判令森樹強公司、優電公司停止侵害并連帶賠償100萬元。森樹強公司、優電公司提出專利權無效抗辯，理由系租電公司所享有的“一種動態密碼墻壁充電器”實用新型專利權（以下簡稱關聯專利權）已經被國家知識產權局作出無效宣告審查決定（以下簡稱第41299號審查決定）宣告無效，涉案專利也不符合授予專利權的條件。一審法院認定涉案實用新型專利和關聯專利屬于實質上的同一技術方案，關聯專利權被宣告無效，涉案專利明顯或者有極大可能屬于不應獲得授權的技術方案，其也不屬于專利法保護的合法權益，森樹強公司、優電公司的專利權無效抗辯成立。據此，一審法院判決駁回租電公司的訴訟請求。租電公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張一審法院無權在民事案件中審查森樹強公司、優電公司提出的無效抗辯的主張，關聯專利并未公開涉案專利的全部技術特征，涉案專利具備創造性。本案二審審理過程中，森樹強公司向國家知識產權局提出針對涉案專利權的無效宣告請求（以下簡稱本次專利確權程序），國家知識產權局已經受理。經二審合議庭對涉案專利權穩定性問題依法可能存在的處理方式進行釋明，雙方當事人分別自愿作出相應未來利益的補償承諾。專利權人承諾的核心在于專利權被宣告無效時將返還全部有關侵權案件實際收益并給付相應利息；被訴侵權人承諾的核心在于專利權被確認有效時將支付全部侵權案件應付賠償并給付相應利息。最高人民法院于2022年6月22日裁定撤銷原判，駁回租電公司起訴。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，第一，在涉案專利權穩定性存疑或有爭議的情況下，人民法院可以酌情對后續審理程序作出妥適處理。依據有關法律和司法解釋的規定，專利侵權案件審理中對涉案專利權穩定性存疑或有爭議時，人民法院至少可以有繼續審理并作出判決、裁定中止訴訟、裁定駁回起訴三種處理方式，具體應采取哪種方式，主要取決于人民法院對涉案專利權穩定性程度的初步判斷。一般而言，對于已經過專利授權確權程序中國務院專利行政部門實質審查判斷的專利權，其穩定性較強，人民法院通常可以繼續審理侵權案件并作出判決；對于未經國務院專利行政部門實質審查判斷的專利權和其他有證據表明被宣告無效可能性較大的專利權，其穩定性相對不足，人民法院可以依據有關司法解釋的規定視情對侵權案件裁定中止訴訟；對于已被國務院專利行政部門宣告無效但無效決定尚未確定發生法律效力的專利權，其穩定性明顯不足，人民法院可以依據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二條第一款的規定，對侵權案件裁定駁回起訴；對于有證據表明被宣告無效可能性極大的專利權，其穩定性明顯不足的，雖然尚未被國務院專利行政部門宣告無效，但在專利確權程序已經啟動的情況下，人民法院對侵權案件既可以裁定中止訴訟，也可以在必要時視情參照《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二條的規定裁定駁回起訴。

第二，基于本案現有事實和證據，可以得出涉案專利權穩定性明顯不足的結論。本案已經查明，專利權人租電公司在申請涉案專利的同日申請了關聯專利，該關聯專利權已被發生法律效力的第41299號審查決定宣告全部無效。關聯專利與涉案專利相比，區別技術特征僅在于，涉案專利為“一種動態密碼USB線材，包括有USB插接頭；其特征在于：所述的USB插接頭的電源輸出端經動態密碼控制器連接充電接口”。關聯專利為“一種動態密碼墻壁充電器，包括有AC插頭，連接AC插頭的電源適配器模塊；其特征在于：所述的電源適配器模塊的輸出端經動態密碼控制器連接充電接口”；二者其余技術特征均相同。對于上述區別技術特征，根據涉案專利說明書及關聯專利說明書可知，不論是USB線材還是采用AC插頭的充電器均為現有技術，USB插接頭用于獲取5V直流電，供數碼產品充電；AC插頭用于插接在市電插座上獲取220V或110V的交流電源，電源適配器模塊將交流電源降壓為低壓直流輸出，即AC插頭與電源適配器連接后，用于提供低壓直流輸出電，供數碼產品充電。森樹強公司、優電公司主張，上述區別技術特征對于本領域技術人員而言，在涉案專利、關聯專利中所起的作用、效果相同，屬于慣用手段的直接替換。森樹強公司在本案二審審理過程中也已就涉案專利權向國家知識產權局提出了無效宣告請求，其提交的證據與第41299號審查決定中的證據相同，無效理由也基本一致，國家知識產權局已經受理。基于上述涉案專利和關聯專利均為未經實質審查即授權的實用新型專利，二者的區別技術特征僅系行業慣用和市場常見的USB插頭與AC插頭及與之配套使用的電源適配器的不同，且二者系同日申請，在關聯專利權已被國家知識產權局宣告無效而森樹強公司、優電公司也已就涉案專利向國家知識產權局提出宣告無效請求的情況下，涉案專利權被宣告無效的可能性極大，其專利權穩定性明顯不足。

第三，本案中雙方當事人自愿作出的有關涉案專利權穩定性問題的利益補償承諾或聲明，有利于彼此利益的實質平衡，人民法院也可將此作為對后續審理程序作出處理時的考量因素。本案中，在涉案專利權穩定性問題存疑且已經啟動本次專利確權程序的情況下，經向當事人釋明相關程序可能的走向和后果后，本案雙方當事人分別針對本次專利確權程序可能的結果及因此可能對對方當事人利益造成的不利影響作出了相應的利益補償承諾。二審法院認為，當事人所作有關利益補償承諾系對各自民事權利和期待利益的自愿處分，內容并不違反法律規定，所作承諾系在充分考慮相關程序的可能走向和后果的基礎上對彼此利益的合理預期和處分，能夠較好地保障和合理地平衡專利侵權程序與專利確權程序交叉進行情況下當事人的程序利益和實體公正，符合公平原則和誠信原則，并具有實踐可操作性。同時，在當事人自愿作出有關專利權穩定性問題的利益補償承諾的情況下，無論人民法院后續是采取繼續審理并作出判決、裁定中止訴訟、裁定駁回起訴三種處理方式中的哪一種方式，均可在實質上較好且有效地平衡保護雙方當事人利益，也有利于人民法院結合具體案情就后續處理方式作出適當選擇。

綜合上述分析，涉案專利權穩定性明顯不足，而被訴侵權人就涉案專利權穩定性問題所作相關利益補償承諾也可以在本案裁定駁回起訴后未來專利權被確認有效時使得專利權人的相應利益得以保障，本案可以參照《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二條第一款、第二款的規定，按照裁定駁回起訴作出處理。專利權人可以在國家知識產權局就涉案專利權作出維持有效的審查決定確定發生法律效力后，另行提起訴訟，并可根據被訴侵權人在本案中所作利益補償承諾主張權利。

11.假冒專利行為的侵權定性及損害賠償法律依據

【裁判要旨】

假冒他人專利行為與侵害專利權行為雖然均屬于與專利相關的侵權行為，但其侵權行為樣態、所侵害的法益、責任承擔方式均有所不同。單純假冒他人專利而未實施專利技術方案的行為，不構成專利法第十一條規定的侵害專利權行為，有關損害賠償責任的認定應當適用民法典關于侵權損害賠償的一般規定。

【關鍵詞】

假冒專利 侵權 損害賠償 法律依據

【案號】

（2021）最高法知民終2380號

【基本案情】

在上訴人姚魁君與被上訴人嘉興捷順旅游制品有限公司（以下簡稱捷順公司）、原審被告上海尋夢信息技術有限公司（以下簡稱尋夢公司）假冒他人專利糾紛案^[12]中，涉及專利號為201420624020.1、名稱為“一種自擠水平板拖把”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）。捷順公司認為，姚魁君在其經營的拼多多店鋪網頁宣傳其經營的是上述專利產品，構成假冒專利，請求判令姚魁君賠償捷順公司經濟損失50萬元及維權合理開支合計5萬元；判令尋夢公司承擔連帶責任。一審法院認為，姚魁君未提供證據證明其經許可使用涉案專利號，其行為會使公眾將被訴銷售頁面對應的產品使用的技術誤認為是專利技術，構成假冒他人專利的行為，姚魁君依法承擔賠償損失及支付合理維權費用的民事責任。捷順公司未證明權利人損失和侵權人獲利的事實，依照2008年修正專利法第六十五條規定，酌定姚魁君賠償捷順公司經濟損失及為制止侵權所支出的合理費用共計10萬元。姚魁君不服，向最高人民法院提起上訴，主張侵害專利標識的標記權與侵害專利權系不同概念，不能依照專利法第六十五條規定確定賠償數額，應由捷順公司另行舉證其因專利號被他人標注造成的實際損失。最高人民法院認為，一審法院適用法律有誤，但判決結果無明顯錯誤，可予以維持，并于2022年6月23日判決駁回上訴，維持原判。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，專利法^[13]第十七條第二款規定，專利權人有權在其專利產品或者該產品的包裝上標明專利標識。專利法實施細則第八十四條規定，在未被授予專利權的產品或者其包裝上標注專利標識，或者未經許可在產品或產品包裝上標注他人的專利號，屬于專利法第六十三條規定的假冒專利的行為。捷順公司是涉案專利的專利權人，該專利合法有效。姚魁君未經專利權人許可，在被訴銷售頁面展示與涉案專利相同的產品名稱、專利號，其行為會使相關公眾將被訴銷售頁面對應的產品所實施的技術誤認為是專利技術，侵害了專利權人的合法權益，且違反國家專利管理制度，屬于假冒專利的行為。即使假冒專利的產品實際上并沒有實施他人的專利技術方案，不具備專利產品應有的功能，但此類產品在市場上公開銷售，可能影響專利產品的商譽，擠占專利權人制造、銷售專利產品的市場空間。因此，假冒專利行為構成對專利標記權的侵害，屬于侵權行為，專利權人可以要求行為人承擔民事責任。

假冒專利的行為與侵害專利權的行為并不相同。首先，二者的行為方式不同。專利法第六十條規定，未經權利人許可，實施其專利，即侵犯其專利權。根據專利法第十一條規定，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得以生產經營為目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。即，專利法規定的侵害專利權，一般是指未經權利人許可實施其專利技術方案的行為，實施的具體方式在專利法第十一條中予以規定，而假冒專利并不實施專利技術方案。其次，假冒專利行為與侵害專利權行為所侵害的法益不同。侵害專利權行為所指向的是基于技術方案的專利權，而假冒專利行為侵害的是專利法第十七條所規定的標明專利標識的權利（即專利標記權）、國家專利管理秩序以及社會公眾利益。最后，假冒專利行為與侵害專利權行為承擔責任的方式也不同。即假冒專利可能承擔民事責任、行政責任、刑事責任，其承擔民事責任的法律依據應為規制侵權行為的一般民事法律。而侵害專利權行為所侵害的是專利權人的權益，依據專利法承擔民事責任。

本案中姚魁君所實施的被訴行為系未經專利權人許可，在其銷售網頁上標注涉案專利的名稱、專利號，但其相應的產品并未實施涉案專利技術方案，因此其行為僅構成假冒專利，侵害了捷順公司的專利標記權，但并未侵害捷順公司的涉案專利權。專利法第六十五條規定了侵害專利權的賠償責任。假冒專利的行為并非侵害專利權的行為，故不能適用專利法第六十五條的規定計算侵權損害賠償數額。

本案中姚魁君被訴假冒專利的行為，不僅在其銷售網頁標注涉案專利號，亦標明了專利名稱“自擠水平板拖把”，并標明“專利產品防偽必究”，侵害了捷順公司就涉案專利享有的專利標記權，可能使相關公眾對涉案產品產生其相關技術是專利技術的誤認，造成相關購買者的混淆，并進而侵占捷順公司的市場空間，必然會給捷順公司造成損失，其應當承擔賠償損失的民事責任。姚魁君另案侵害捷順公司“拖把（FC-44）”的外觀設計專利權，又假冒捷順公司的涉案專利，侵權主觀故意明顯。侵權責任法^[14]第六條規定，行為人因過錯侵害他人民事權益，應當承擔侵權責任。該法第十五條規定了承擔侵權責任的主要方式。該法第十九條規定，侵害他人財產的，財產損失按照損失發生時的市場價格或者其他方式計算。本案中捷順公司未證明其實際損失以及姚魁君因侵權行為不當獲利的情況，市場價格亦難以準確確定，但在案證據顯示，涉案產品的銷售單價為29.9元至39.9元，依據其銷售網頁顯示銷售量超過10萬件，雖然該銷售數據可能不盡準確，但亦可見其涉案產品銷售額較大，給捷順公司造成的損失也應較大。綜合案件具體情況，酌情確定姚魁君應賠償捷順公司10萬元，鑒于一審判決確定的賠償總額亦為10萬元，因此不再作調整。

12.確認不侵權之訴中“在合理期限內提起訴訟”的認定

【裁判要旨】

提起確認不侵害知識產權之訴的原告應當舉證證明被告“未在合理期限內提起訴訟”。所謂“合理期限”應當根據知識產權的權利類型及性質、案件具體情況，充分考量侵權行為證據發現的難易程度和訴訟準備所需合理時間等予以確定；所謂“訴訟”包括可以實質解決雙方爭議、消除被警告人不安狀態的各種類型訴訟，如侵權訴訟、確權訴訟等。

【關鍵詞】

確認不侵權之訴 警告 催告 合理期限 訴訟類型

【案號】

（2021）最高法知民終2460號

【基本案情】

在上訴人威馬中德汽車科技成都有限公司（以下簡稱威馬成都公司）、威馬汽車科技集團有限公司（以下簡稱威馬集團公司）、威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司（以下簡稱威馬上海公司）與被上訴人成都高原汽車工業有限公司（以下簡稱高原汽車公司）確認不侵害知識產權糾紛案^[15]中，威馬成都公司、威馬集團公司、威馬上海公司（以下簡稱威馬三公司）主張，2018年10月，高原汽車公司向四川高院起訴稱，威馬成都公司申請的8項專利系其前員工利用在高原汽車公司工作期間所掌握的技術秘密所獲得的專利，主張威馬成都公司侵害其商業秘密，該案為（2018）川民初121號案（以下簡稱121號案）。其中201610634961.7號專利（以下簡稱961.7號專利）已于2019年11月15日被國家知識產權局駁回申請。立案后，高原汽車公司先后追加威馬集團公司、威馬上海公司為該案被告，并提交了補充證據，涉及威馬三公司的33項專利。其中，201620823420.4號專利（以下簡稱420.4號專利）因威馬集團公司為避免重復授權放棄專利權。高原汽車公司在121號案開庭審理后撤訴，使得其是否行使訴權的意思表示回歸到了一種不確定的狀態，也導致威馬三公司是否侵害其商業秘密處于不確定狀態，嚴重影響正常生產經營。威馬三公司于2020年1月10日向高原汽車公司郵寄催告函，書面催告高原汽車公司明確真實意圖并行使訴權，但其簽收滿一個月后未作任何回應，故威馬三公司向四川省成都市中級人民法院（以下簡稱一審法院）起訴請求判令高原汽車公司對其于121號案中主張的商業秘密不享有任何權利，威馬三公司未實施侵害高原汽車公司商業秘密的不正當競爭行為、未侵害高原汽車公司任何權利，即威馬三公司所申請的41項專利未侵害高原汽車公司在121號案中所主張的10個技術秘密。一審法院認定，高原汽車公司及其關聯公司在本案起訴前，于2019年5月16日左右就前述8項專利及其他34項專利，向浙江省杭州市中級人民法院提起了42件專利權權屬糾紛，以威馬三公司及其員工不法獲取技術資料、信息進而申請專利為由，要求確認前述專利申請權或專利權歸高原汽車公司及其關聯公司所有，該批案件后因管轄爭議而移送至上海知識產權法院審理。因此，就訴爭8項專利的技術獲取、專利申請行為侵害高原汽車公司商業秘密的警告，高原汽車公司已在催告時間之前提起訴訟。據此，一審法院裁定駁回威馬三公司的起訴。威馬三公司不服，向最高人民法院提起上訴，請求撤銷原裁定，責令一審法院繼續審理。威馬成都公司、威馬集團公司主張，催告函涉及8項專利，上海知識產權法院僅立案受理高原汽車公司對其中7項專利的專利權或專利申請權權屬提起的訴訟（以下簡稱上知系列案），高原汽車公司對961.7號專利并未提起訴訟。且上知系列案審理范圍無法覆蓋本案。上知系列案的案由為專利權或專利申請權權屬糾紛，而本案系侵害商業秘密糾紛的確認不侵害知識產權糾紛，屬侵權糾紛，兩者性質及案由不同。威馬上海公司除威馬成都公司、威馬集團公司前述提及的理由外，還認為上知系列案中威馬上海公司并非案件當事人，因此，即使上知系列案與本案所涉及的專利存在部分重合，仍無法解決威馬上海公司關于催告函中涉及的8項專利權利不穩定及威馬上海公司不侵權的主張。最高人民法院于2022年6月10日裁定維持原裁定。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，知識產權民事訴訟規定^[16]第五條規定：“提起確認不侵害知識產權之訴的原告應當舉證證明下列事實：（一）被告向原告發出侵權警告或者對原告進行侵權投訴；（二）原告向被告發出訴權行使催告及催告時間、送達時間；（三）被告未在合理期限內提起訴訟。”為了平衡和保障知識產權權利人和被警告人的合法權益，允許被警告人在滿足一定條件時，提起確認不侵權之訴，既是為了促使權利人盡快行使權利，避免雙方知識產權糾紛長期處于不確定狀態，也是為了盡量減少因知識產權權利人濫用權利給被警告的合法經營者增加的負擔。基于此，提起確認不侵害知識產權之訴，除了要滿足《中華人民共和國民事訴訟法》（以下簡稱民事訴訟法）規定的起訴條件外，原告還必須提供初步證據證明前述知識產權民事訴訟規定第五條限定的三項特別條件，缺少任何一項條件，提起確認不侵害知識產權之訴均不應當被受理。

本案中，威馬三公司已經舉證證明其收到了高原汽車公司的侵權警告，且威馬三公司已經向高原汽車公司發出訴權行使催告。

關于高原汽車公司是否在合理期限內提起訴訟，二審法院認為，首先，審查判斷知識產權民事訴訟規定第五條第三項規定的“被告未在合理期限內提起訴訟”要件，應當充分考量知識產權的無形財產權特性對于侵權行為證據發現和維權訴訟方式選擇的深刻影響。其中，對于“合理期限”，應當根據知識產權權利客體類型等案件具體情況，充分考量侵權行為證據發現的難易程度和訴訟準備所需時間等因素予以確定。對于“提起訴訟”的判斷，應當包含可以實質解決雙方爭議、消除被警告人不安狀態的所有訴訟形式，如因侵害知識產權之訴和確認知識產權權利歸屬之訴，均以判斷權利歸屬基礎法律關系為前提，故，如果權利人提起的確權之訴涵蓋了侵權警告中涉及的相關知識產權客體，則應當認定權利人已經“提起訴訟”。其次，根據在案事實，高原汽車公司無論2018年10月12日在四川高院提起121號侵害商業秘密訴訟，還是在2019年5月16日前后，向浙江省杭州市中級人民法院提起42件專利申請權或者專利權權屬糾紛，均系基于高原汽車公司認為威馬三公司及其相關員工等申請相關專利的行為侵害了高原汽車公司的技術秘密。顯然，121號案件的審理范圍和后續42件專利申請權或者專利權權屬糾紛案件審理范圍均以審查判斷相關技術成果歸屬基礎法律關系為前提。故，高原汽車公司雖然撤回了121號案件的起訴，但保留了相關專利申請權或者專利權權屬糾紛案件的起訴，且高原汽車公司提起相關專利申請權或者專利權權屬糾紛的時間早于威馬三公司發出催告函的時間，故應當認定高原汽車公司已經在發出警告后在合理期限內提起訴訟。再次，關于121號案件中高原汽車公司提起訴訟時明確主張權利的961.7號專利所涉相關技術方案，因高原汽車公司目前提起的專利申請權或者專利權權屬糾紛未予涉及，威馬三公司是否有權提起確認本案不侵害知識產權之訴的問題，高原汽車公司針對121號案件第一次主張權利的8項專利中的7項提起專利權權屬糾紛訴訟時，國家知識產權局駁回961.7號專利申請決定已經生效，高原汽車公司未就961.7號專利技術方案提起相關專利申請權權屬糾紛訴訟，可以視為高原汽車公司已經撤回針對961.7號專利所涉技術方案的侵權警告。故，威馬三公司針對961.7號專利所涉技術方案不具備提起確認不侵權訴訟的條件。最后，關于121號案件起訴后高原汽車公司擴大主張權利范圍涉及的其余33項專利，威馬成都公司、威馬集團公司、威馬上海公司是否有權提起確認不侵權之訴的問題，對于其中所涉及的420.4號專利，因威馬集團公司為避免重復授權放棄專利權，專利權已經失效，高原汽車公司未就該項專利提起相關專利權權屬糾紛訴訟，可以視為高原汽車公司已經撤回針對該專利所涉技術方案的侵權警告。對于其余32項專利，根據在案證據，高原汽車公司均已在威馬三公司提起本案訴訟前向上海知識產權法院、上海市高級人民法院提起相關專利權權屬糾紛訴訟，故威馬三公司針對121號案件涉及的其余33項專利所涉技術方案亦不具備提起確認不侵權訴訟的條件。綜上所述，威馬三公司提起本案確認不侵害知識產權之訴，不符合知識產權民事訴訟規定第五條規定的起訴條件，一審法院裁定駁回威馬三公司的起訴，并無不當。

13.權屬爭議期間登記的PCT申請^[17]人的善良管理義務

【裁判要旨】

PCT申請權權屬爭議期間，登記的PCT申請人無正當理由未盡善良管理義務，致使PCT申請效力終止的，應當對實際權利人承擔賠償損失的民事責任；實際權利人亦有過錯的，可以酌減賠償數額。

【關鍵詞】

PCT申請 權屬爭議 誠信原則 善良管理人義務

【案號】

（2022）最高法知民終130號

【基本案情】

在上訴人古必文、周志榮與被上訴人漳州燦坤實業有限公司（以下簡稱燦坤公司）、原審被告張中華知識產權損害賠償糾紛案^[18]中，涉及申請號為PCT/CN2016/071553的PCT申請。該PCT申請國際申請日為2016年1月21日、國際公布日為2017年7月20日，其中國優先權專利系專利號為201620021160.9、名稱為“一種自動膠囊面包機”的實用新型專利（以下簡稱涉案優先權專利）。涉案PCT申請的中國優先權專利發明人張中華原系燦坤公司技術人員，其于2015年3月10日自燦坤公司離職后入職輝勝達公司，2016年1月12日以輝勝達公司為專利權人申請了涉案優先權專利，2016年1月21日以該專利為優先權提交了涉案PCT申請，國際檢索單位（國家知識產權局）經檢索于2016年9月21日出具書面意見認為涉案PCT申請全部權利要求（權利要求1—8）不具有創造性。2016年11月10日，輝勝達公司申請清算備案登記，并于2017年5月26日完成注銷，清算組成員為其時的股東古必文、周志榮。2017年1月12日，燦坤公司起訴涉案優先權專利歸其所有，廣州知識產權法院作出（2017）粵73民初226號判決，認定涉案優先權專利歸燦坤公司所有，該判決于2017年11月16日生效，古必文、周志榮此后未對涉案PCT申請作出任何處理。2017年12月8日，燦坤公司繼續就涉案PCT申請權屬提起訴訟，案件審理期間，涉案PCT申請進入國家階段的期限屆滿，各方當事人在此過程中均未采取任何措施，2018年9月13日廣州知識產權法院作出（2017）粵73民初4546號判決，認定涉案PCT申請歸燦坤公司。至此，涉案PCT申請登記的申請人為輝勝達公司，實際權利人為燦坤公司。

燦坤公司認為，古必文、周志榮作為輝勝達公司的股東及清算組成員，在明知涉案PCT申請權應歸屬于燦坤公司的情況下，未給予任何書面通知，其清算行為嚴重違反清算程序，并導致涉案PCT申請失效，給燦坤公司造成無法挽回的損失。故向廣東省深圳市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求判令古必文、周志榮、張中華連帶承擔因其未履行義務致使涉案PCT申請權利終止造成燦坤公司的經濟損失100萬元。一審法院認為，PCT申請對應可能存在的外國或其他地區專利局的專利授權，故PCT申請人對此享有一定的利益。在輝勝達公司注銷前，法院的一審判決已認定涉案PCT申請據以登記優先權的涉案優先權專利歸燦坤公司所有。古必文、周志榮對此未采取任何措施，主觀上存有過錯。同時，鑒于國際檢索單位對涉案PCT申請全部權利要求的創造性持否定意見，亦存在不利于涉案PCT申請的較大可能性，酌情確定古必文、周志榮賠償燦坤公司利益受損及維權支出共計5萬元。古必文、周志榮不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2022年6月22日判決駁回上訴，維持原判。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，PCT申請分為國際階段和國家階段兩個獨立的階段，PCT申請是否進入國家階段取決于申請人的意志。燦坤公司提出涉案優先權專利權屬糾紛時，涉案PCT申請還未進行國際公布，古必文、周志榮應當預見到因涉案優先權專利權屬爭議，涉案PCT申請情況直接影響燦坤公司權益，涉案PCT申請是否進入國家階段，已不屬于輝勝達公司可以任意處置的事項。基于輝勝達公司申請涉案優先權專利以及涉案PCT申請的在先行為，根據誠信原則，在輝勝達公司進入清算期間，古必文、周志榮作為清算組成員應承擔登記的涉案PCT申請人負有的善良管理人義務，善意及時履行基于誠信原則所產生的通知、協助、保護等義務，避免涉案PCT申請在燦坤公司不知情的情況下效力終止。古必文、周志榮違反誠信原則，未履行善良管理人之義務，未通知燦坤公司涉案PCT申請信息，存在過錯。

國際初步審查單位對涉案PCT申請的全部權利要求無創造性的評價意見，并不必然導致該PCT申請進入特定國家的國家階段后無授權可能性。對于涉案PCT申請而言，在該申請的效力終止前，燦坤公司具有合理的尚可期待的授權可能性。由于涉案PCT申請的效力終止，燦坤公司可期待的授權可能性確定地歸于消滅，構成對燦坤公司利益的損害。

涉案PCT申請人為輝勝達公司，在涉案PCT申請權未經生效判決確認歸屬于燦坤公司之前，燦坤公司無法以自己名義決定是否進入國家階段。古必文、周志榮作為輝勝達公司的清算組成員，應當合理預期涉案PCT申請的申請人未依PCT行政規程有效變更前，燦坤公司擬推進涉案PCT申請進入國家階段需要以原申請人的名義進行，古必文、周志榮未及時通知燦坤公司涉案PCT申請信息，是燦坤公司未能及時推進涉案PCT申請進入國家階段的主要原因。除申請人告知涉案PCT申請的信息這一渠道外，燦坤公司也可以從有關公開渠道獲得涉案PCT申請的信息。燦坤公司因對PCT申請的申請人變更存在誤解，未及時尋求PCT規則下直接變更涉案PCT申請人的救濟方式，是涉案PCT申請未能進入國家階段的次要原因。燦坤公司對涉案PCT申請效力終止造成的損失亦負有一定責任，因此可以減輕古必文、周志榮應當承擔的責任。

14.涉4.2類聲明藥品專利鏈接案件的處理

【裁判要旨】

仿制藥申請人依據《藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法（試行）》第六條的規定作出其申請的仿制藥技術方案不落入被仿制藥品專利權保護范圍的聲明的，原則上應當針對被仿制藥品所對應的保護范圍最大的權利要求作出聲明，以保證聲明的真實性和準確性。中國上市藥品專利信息登記平臺公開了被仿制藥品所對應的兩個或者兩個以上的獨立權利要求時，仿制藥申請人應當針對該兩個或者兩個以上獨立權利要求作出聲明。

在藥品專利鏈接訴訟中，判斷仿制藥的技術方案是否落入專利權保護范圍時，原則上應當以仿制藥申請人的申報資料為依據進行比對評判；仿制藥申請人實際實施的技術方案與申報資料是否相同，一般不屬于藥品專利鏈接訴訟的審查范圍。

【關鍵詞】

確認是否落入專利權保護范圍 藥品專利鏈接 登記 4.2類聲明 獨立權利要求 申報資料 比對依據

【案號】

（2022）最高法知民終905號

【基本案情】

在上訴人中外制藥株式會社與被上訴人溫州海鶴藥業有限公司（以下簡稱海鶴公司）確認是否落入專利權保護范圍糾紛案^[19]中，“艾地骨化醇軟膠囊”是由中外制藥株式會社研發的一款治療骨質疏松的藥物，中外制藥株式會社擁有相關中國發明專利及上市許可，已在中國上市藥品專利信息登記平臺（以下簡稱登記平臺）就上述藥品和專利進行登記。海鶴公司向國家藥品監督管理局申請上述原研藥的仿制藥上市許可，并作出相關聲明，稱其仿制藥未落入登記平臺收錄的原研藥相關專利權保護范圍。中外制藥株式會社向北京知識產權法院提起訴訟，請求確認涉案仿制藥技術方案落入涉案專利權利要求的保護范圍。北京知識產權法院認為，涉案仿制藥技術方案未落入涉案專利權保護范圍，故駁回中外制藥株式會社的訴訟請求。中外制藥株式會社不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院認為，海鶴公司未針對保護范圍最大的權利要求作出聲明及未將聲明及聲明依據通知上市許可持有人即中外制藥株式會社的行為有所不當，對此予以指出并作出批評；判斷仿制藥的技術方案是否落入專利權保護范圍時，原則上應以仿制藥申請人的申報資料為依據進行比對評判，經比對，涉案仿制藥技術方案未落入專利權保護范圍，于2022年8月5日判決駁回上訴，維持原判。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，根據《藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法（試行）》第六條的規定，化學仿制藥申請人提交藥品上市許可申請時，應當對照已在登記平臺公開的專利信息，針對被仿制藥每一件相關的藥品專利作出聲明。仿制藥申請人對相關聲明的真實性、準確性負責。該規定僅對仿制藥申請人作出聲明所針對的專利提出了要求，并未明確聲明所應當針對的藥品專利的具體權利要求。仿制藥申請人作出聲明時，通常應該考慮被仿制藥品與登記平臺公開的專利權利要求的對應關系，即被仿制藥品是否實施了登記平臺公開的專利權利要求的技術方案。對于4.2類聲明而言，該類聲明的核心在于聲明仿制藥申請人申請的仿制藥技術方案不落入被仿制藥品專利權的保護范圍。為保證聲明的真實性和準確性，仿制藥申請人原則上應該針對被仿制藥品所對應的保護范圍最大的權利要求作出聲明。由于專利獨立權利要求的保護范圍最大，如果被仿制藥品對應著專利獨立權利要求，只要仿制藥的技術方案不落入獨立權利要求的保護范圍，必然不落入從屬權利要求的保護范圍。但是，如果仿制藥技術方案不落入藥品專利從屬權利要求的保護范圍，并不能當然得出不落入藥品專利權保護范圍的結論。因此，對于4.2類不落入專利權保護范圍的聲明，如果被仿制藥品對應著專利獨立權利要求，仿制藥申請人應當針對獨立權利要求作出聲明；當被仿制藥品所對應的保護范圍最大的權利要求存在兩個或者兩個以上的獨立權利要求時，仿制藥申請人針對該兩個或者兩個以上獨立權利要求作出聲明，才能保證聲明的真實性和準確性。

專利權人在登記平臺上登記信息之后，有可能在無效宣告程序中修改已登記專利的權利要求，但無論以何種方式修改權利要求，最終被接受的審查文本均不得擴大原權利要求的保護范圍，故只要仿制藥申請人在提出仿制藥申請時針對被仿制藥品所對應的保護范圍最大的權利要求作出4.2類聲明，專利權人在無效宣告程序中對權利要求的修改就不會影響聲明的真實性和準確性。

本案的特殊之處在于，仿制藥申請人海鶴公司未針對修改前被仿制藥品所對應的獨立權利要求作出聲明，而是僅對修改前的從屬權利要求2作出聲明。對此，在無效宣告程序中，專利權人對權利要求的修改并不必然導致審查文本的變化，修改后的審查文本被國家知識產權局接受并公開的最早時點系在口頭審理過程中。國家藥品監督管理局于2021年8月16日受理海鶴公司提出的涉案仿制藥注冊申請時，國家知識產權局尚未對涉案專利的無效宣告請求進行口頭審理。故海鶴公司申請涉案仿制藥上市并作出4.2類聲明在前，國家知識產權局進行口頭審理在后。海鶴公司在作出4.2類聲明之時，未對被仿制藥品當時所對應的保護范圍最大的獨立權利要求作出聲明，僅對保護范圍更小的從屬權利要求作出聲明，不具有正當理由，有避重就輕之嫌，其行為難言正當。海鶴公司稱其曾向國家藥品監督管理局申請修改聲明，但該事實發生在中外制藥株式會社提起本案訴訟之后，難以證明海鶴公司行為的正當性。

中外制藥株式會社在涉案專利權的無效宣告程序中修改權利要求的方式為，將原權利要求2中的部分附加技術特征合并至權利要求1，刪除了權利要求2，并相應調整了其他權利要求的序號。海鶴公司作出的4.2類聲明所針對的原權利要求2的保護范圍大于修改后獨立權利要求的保護范圍，故海鶴公司的聲明所針對的權利要求的保護范圍事實上覆蓋了修改后涉案專利權的保護范圍。考慮到藥品專利糾紛實施辦法仍處于試行階段，其僅規定了仿制藥申請人針對被仿制藥每一件相關的藥品專利作出聲明，在仿制藥申請人的聲明所針對的權利要求的保護范圍事實上覆蓋修改后涉案專利權的保護范圍的情況下，人民法院基于修改后的權利要求審理針對該聲明提起的訴訟，符合藥品專利糾紛早期解決機制的目的。因此，從實際效果來看，海鶴公司作出的4.2類聲明雖有不當之處，但并未對中外制藥株式會社的實體和訴訟權利造成不利影響。

藥品上市審評審批過程中，藥品上市許可申請人與有關專利權人或者利害關系人之間因申請注冊的藥品相關的專利權產生的糾紛僅僅是雙方之間關于相關專利權的一種特殊形式的糾紛，通常被稱為藥品專利鏈接糾紛。對于化學仿制藥而言，國務院藥品監督管理部門依據仿制藥申請人的申報資料進行藥品上市審評審批，并在規定的期限內根據人民法院對該類糾紛作出的生效裁判決定是否暫停批準相關藥品上市，故在判斷仿制藥的技術方案是否落入專利權保護范圍時，原則上應以仿制藥申請人的申報資料為依據進行比對評判。如果仿制藥申請人實際實施的技術方案與申報技術方案不一致，其需要依照藥品監督管理相關法律法規承擔法律責任；如果專利權人或利害關系人認為仿制藥申請人實際實施的技術方案構成侵權，亦可另行提起侵害專利權糾紛之訴。因此，仿制藥申請人實際實施的技術方案與申報資料是否相同，一般不屬于確認落入專利權保護范圍糾紛之訴的審查范圍。本案中，海鶴公司將登記為原料藥的抗氧化劑作為涉案仿制藥的輔料申報是否符合相關規定，屬于國務院藥品監督管理部門的審查范圍，不影響本院對申報資料真實性和本案比對對象的確認。此外，中外制藥株式會社亦無其他證據證明國務院藥品監督管理部門審評審批涉案仿制藥抗氧化劑的依據發生變化。