二等獎(jiǎng)

中國技術(shù)走進(jìn)美國背景下如何保護(hù)中國發(fā)明人權(quán)益

——以吳某慶訴某某（廣州）實(shí)業(yè)有限公司、XY LIMITED職務(wù)發(fā)明報(bào)酬糾紛案為例

李治國^[1]

前言

2018年12月11日，本人代理原告的“吳某慶訴某某（廣州）實(shí)業(yè)有限公司、XY LIMITED職務(wù)發(fā)明報(bào)酬糾紛案”由廣東省高級人民法院終審判決。本案判決結(jié)果具有一定的典型性和示范性，因此本案多次入選十大典型案例。^[2]本案實(shí)質(zhì)上涉及美國專利法以及我國專利法、民法典、勞動法、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法等法律的適用，也涉及國際私法多種沖突規(guī)范制度的運(yùn)用。本文以本案判決結(jié)果為基礎(chǔ)，探討如何拓展我國專利法的“外溢保護(hù)”，討論中國技術(shù)走進(jìn)美國背景下如何保護(hù)中國職務(wù)發(fā)明人相關(guān)權(quán)益，對同類案件具有較高的借鑒和指導(dǎo)意義。

一、基本案情

原告吳某慶在被告某某（廣州）實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱某某公司）工作期間，完成了職務(wù)發(fā)明“防止鎖閉的防風(fēng)門插芯鎖”，隨后應(yīng)某某公司要求簽署專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓書，向被告XY LIMITED轉(zhuǎn)讓涉案職務(wù)發(fā)明一切權(quán)益。XY LIMITED未向原告或某某公司支付轉(zhuǎn)讓對價(jià)，并將涉案職務(wù)發(fā)明在美國成功申請為美國發(fā)明專利，發(fā)明人為原告。其后XY LIMITED委托某某公司在中國境內(nèi)制造涉案專利產(chǎn)品并全部出口至美國，由XY LIMITED在美國進(jìn)行銷售。原告要求被告某某公司、XY LIMITED支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬，被告某某公司、XY LIMITED以涉案專利為美國專利、美國專利法無職務(wù)發(fā)明報(bào)酬規(guī)定為由拒絕支付。本人代表原告起訴兩被告，要求其支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬。本案一審、二審判決均支持了原告對某某公司的訴訟請求。

二、中美職務(wù)發(fā)明報(bào)酬制度比較

我國《專利法》第15條第1款規(guī)定：“被授予專利權(quán)的單位應(yīng)當(dāng)對職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人給予獎(jiǎng)勵(lì)；發(fā)明創(chuàng)造專利實(shí)施后，根據(jù)其推廣應(yīng)用的范圍和取得的經(jīng)濟(jì)效益，對發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人給予合理的報(bào)酬。”該規(guī)定實(shí)際上明確了我國對職務(wù)發(fā)明人提供獎(jiǎng)金及報(bào)酬等經(jīng)濟(jì)利益方面的保護(hù)。

而美國專利成文法沒有職務(wù)發(fā)明報(bào)酬制度的規(guī)定。美國判例法傾向認(rèn)為，職務(wù)發(fā)明是基于勞動合同關(guān)系在職務(wù)發(fā)明人履行職務(wù)過程中產(chǎn)生的，雇員根據(jù)被雇傭的目的從事特定發(fā)明任務(wù)或解決特殊技術(shù)問題的發(fā)明成果歸屬于雇主，雇主已經(jīng)付出了工資。因此，職務(wù)發(fā)明人不應(yīng)該享有另外的報(bào)酬。^[3]另外，雇員和雇主之間財(cái)產(chǎn)權(quán)分配規(guī)則的實(shí)際意義已經(jīng)很小，因?yàn)槁殑?wù)發(fā)明產(chǎn)生前的轉(zhuǎn)讓規(guī)則非常流行，這些協(xié)議本質(zhì)上屬于私人協(xié)議，無須遵守普通法的默認(rèn)分配規(guī)則。^[4]這里的普通法默認(rèn)分配規(guī)則指的是雇主實(shí)施權(quán)（Shop Right）以雇員的默示許可為基礎(chǔ)。^[5]美國法院認(rèn)為，雇主雇傭雇員來發(fā)明，是通過支付工資或薪水購買了發(fā)明人的發(fā)明活動。^[6]

本案被告提出適用美國專利法，而不是中國法，很明顯希望依據(jù)美國專利法無職務(wù)發(fā)明報(bào)酬這種制度規(guī)定，達(dá)到規(guī)避向原告支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬義務(wù)的目的。

三、職務(wù)發(fā)明屬性

被告堅(jiān)持本案適用美國專利法，理由之一是原告訴請的權(quán)利基礎(chǔ)為美國專利。本文認(rèn)為原告訴請的權(quán)利基礎(chǔ)是中國的職務(wù)發(fā)明，并非職務(wù)美國專利；職務(wù)發(fā)明是中國境內(nèi)的技術(shù)成果，職務(wù)美國專利則是美國專利法保護(hù)的對象，中國職務(wù)發(fā)明相關(guān)權(quán)益（比如職務(wù)發(fā)明報(bào)酬）在申請為美國專利之前或之后，均受中國法保護(hù)。被告實(shí)際上將原告的職務(wù)發(fā)明等同于職務(wù)專利，這種認(rèn)識與我國法律規(guī)定的職務(wù)發(fā)明制度不符。盡管我國《專利法》第15條規(guī)定了職務(wù)發(fā)明人可獲得報(bào)酬，發(fā)明人可獲得報(bào)酬的權(quán)利基礎(chǔ)是職務(wù)專利，但這種規(guī)定并不表明職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的權(quán)利基礎(chǔ)就是職務(wù)專利。我國《民法典》第847條規(guī)定：“職務(wù)技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)屬于法人或者非法人組織的，法人或者非法人組織可以就該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果訂立技術(shù)合同。法人或者非法人組織訂立技術(shù)合同轉(zhuǎn)讓職務(wù)技術(shù)成果時(shí)，職務(wù)技術(shù)成果的完成人享有以同等條件優(yōu)先受讓的權(quán)利。職務(wù)技術(shù)成果是執(zhí)行法人或者非法人組織的工作任務(wù)，或者主要是利用法人或者非法人組織的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的技術(shù)成果?！钡?49條規(guī)定：“完成技術(shù)成果的個(gè)人享有在有關(guān)技術(shù)成果文件上寫明自己是技術(shù)成果完成者的權(quán)利和取得榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利。”^[7]我國《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》第44條第1款規(guī)定：“職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化后，由科技成果完成單位對完成、轉(zhuǎn)化該項(xiàng)科技成果做出重要貢獻(xiàn)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬?！睆纳鲜鰞刹糠傻囊?guī)定可以得出：職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的權(quán)利基礎(chǔ)是職務(wù)發(fā)明即職務(wù)技術(shù)成果或職務(wù)科技成果，《專利法》第15條的規(guī)定與之并不沖突，這是因?yàn)椤秾＠ā肥钦驹趯＠慕嵌纫?guī)定職務(wù)發(fā)明報(bào)酬，是《專利法》的立法內(nèi)在邏輯、立法技術(shù)要求使然。我國職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的權(quán)利基礎(chǔ)是職務(wù)技術(shù)成果，這種職務(wù)技術(shù)成果可能是國家專利，也可能是技術(shù)秘密，也可能成為植物新品種，也可能是芯片設(shè)計(jì)，還可能是軟件。

因此就我國而言，一項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果可能是《專利法》保護(hù)的對象，也可能是《植物新品種保護(hù)條例》保護(hù)的對象，也可能是《集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例》保護(hù)的對象，還可能是《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》保護(hù)的對象。雖然職務(wù)技術(shù)成果保護(hù)的法律不同，但職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的權(quán)利基礎(chǔ)就是職務(wù)技術(shù)成果。被告將原告的職務(wù)技術(shù)成果申請為美國專利，是其知識產(chǎn)權(quán)世界范圍內(nèi)布局的結(jié)果，但不能據(jù)此認(rèn)為原告主張職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的權(quán)利基礎(chǔ)是美國專利，這明顯混淆了職務(wù)技術(shù)成果與職務(wù)專利的區(qū)別。

四、職務(wù)發(fā)明報(bào)酬屬性

職務(wù)發(fā)明報(bào)酬屬性不同于一般意義上的商業(yè)合同報(bào)酬，被告堅(jiān)持適用美國專利法，也是被告錯(cuò)誤理解職務(wù)發(fā)明報(bào)酬屬性的結(jié)果。

如前所述，職務(wù)發(fā)明報(bào)酬來源于職務(wù)發(fā)明人取得的職務(wù)技術(shù)成果，我國《專利法》第6條規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。因此，用人單位與職務(wù)發(fā)明人之間的勞動關(guān)系是職務(wù)發(fā)明報(bào)酬法律關(guān)系的基礎(chǔ)。如果用人單位與職務(wù)發(fā)明人不存在勞動關(guān)系，就不存在用人單位支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的義務(wù)。

職務(wù)發(fā)明人與用人單位之間的勞動關(guān)系是一種不平衡的法律關(guān)系，這種不平衡性主要體現(xiàn)在，職務(wù)發(fā)明人付出的是一定時(shí)間（每天8個(gè)小時(shí)、每周5天）的自由權(quán)及一定時(shí)間內(nèi)的創(chuàng)新勞動，用人單位付出的是資本及物質(zhì)條件（財(cái)產(chǎn)權(quán)）；另外，職務(wù)發(fā)明人工作期間的創(chuàng)新勞動不能等同于一般的體力勞動或簡單的腦力勞動，職務(wù)發(fā)明人創(chuàng)新勞動關(guān)系著用人單位的核心競爭力、產(chǎn)品的更新?lián)Q代、企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級甚至國家的技術(shù)進(jìn)步。因此，在自由權(quán)、創(chuàng)新勞動與財(cái)產(chǎn)權(quán)不平等的情況下，在創(chuàng)新勞動與一般勞動相區(qū)別的情況下，職務(wù)發(fā)明人從用人單位處所獲得的工資是不能填平其犧牲自由權(quán)、從事技術(shù)創(chuàng)新勞動所應(yīng)得的財(cái)產(chǎn)利益。職務(wù)發(fā)明報(bào)酬實(shí)際上是對職務(wù)發(fā)明人勞動工資外的一種填平和補(bǔ)償，這種報(bào)酬制度的設(shè)計(jì)具有強(qiáng)制性、合理性及正當(dāng)性。

正是因?yàn)槁殑?wù)發(fā)明報(bào)酬具有勞動工資報(bào)酬的屬性，被告主張適用美國專利法進(jìn)而拒絕支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬就違反了我國《勞動法》《勞動合同法》關(guān)于勞動工資報(bào)酬支付的強(qiáng)制性規(guī)定，必然得不到我國法律的支持。

五、適用中國法或美國專利法的分析

本案爭議最大的焦點(diǎn)是被告主張適用美國專利法，原告主張適用中國法。這涉及國際私法多種沖突規(guī)范制度的運(yùn)用，下文結(jié)合本案稍作展開：

1.最密切聯(lián)系地法原則

最密切聯(lián)系地法（Law of the place of most signification relationship）是指與國際民事關(guān)系有最密切聯(lián)系國家的法律，是以最密切聯(lián)系因素為聯(lián)結(jié)點(diǎn)的系屬公式。最密切聯(lián)系地原則是自二十世紀(jì)五六十年代在法律關(guān)系本座說基礎(chǔ)上發(fā)展起來的沖突原則，開始用來解決合同和侵權(quán)的法律沖突問題。^[8]我國《涉外民事關(guān)系法律適用法》第2條第2款規(guī)定：“本法和其他法律對涉外民事關(guān)系法律適用沒有規(guī)定的，適用與該涉外民事關(guān)系有最密切聯(lián)系的法律?！钡?1條規(guī)定：“當(dāng)事人可以協(xié)議選擇合同適用的法律。當(dāng)事人沒有選擇的，適用履行義務(wù)最能體現(xiàn)該合同特征的一方當(dāng)事人經(jīng)常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯(lián)系的法律。”因此，我國立法確認(rèn)了最密切聯(lián)系地法原則。

職務(wù)發(fā)明活動是一種動態(tài)的、連續(xù)的、分階段的創(chuàng)造勞動，其過程大致包括發(fā)明任務(wù)的提起、發(fā)明活動的開展、發(fā)明活動的完成、發(fā)明的專利申請、發(fā)明專利的授予、發(fā)明專利的實(shí)施等。其中每一階段的活動所在地并不一定固定不變，因此職務(wù)發(fā)明報(bào)酬糾紛案件適用的法律有如下選項(xiàng)：當(dāng)事人經(jīng)常居所地法、職務(wù)發(fā)明任務(wù)提起地法、職務(wù)發(fā)明開展地法、職務(wù)發(fā)明完成地法、職務(wù)發(fā)明專利授予地法、職務(wù)發(fā)明專利實(shí)施地法。找出與職務(wù)發(fā)明報(bào)酬最密切聯(lián)系所在地就是最密切聯(lián)系地法原則要解決的任務(wù)。依據(jù)最密切聯(lián)系地法原則，須全面權(quán)衡本案職務(wù)發(fā)明報(bào)酬法律關(guān)系的上述聯(lián)結(jié)點(diǎn)，找出與本案原告報(bào)酬請求具有最直接、最本質(zhì)的聯(lián)系地。

本案中，除了職務(wù)發(fā)明的專利申請所在地、職務(wù)發(fā)明專利的授予所在地為美國，XY LIMITED所在地為我國香港地區(qū)外，其他諸如職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的請求地、職務(wù)發(fā)明的任務(wù)提起地、開展地、完成地、實(shí)施地均在中國內(nèi)地。職務(wù)發(fā)明實(shí)施地與職務(wù)發(fā)明報(bào)酬存在最密切的聯(lián)系，能方便職務(wù)發(fā)明實(shí)施地法院對職務(wù)發(fā)明報(bào)酬金額作出判斷，也方便職務(wù)發(fā)明實(shí)施地法院執(zhí)行其判決結(jié)果，具有合理性、可操作性。因此，本案以職務(wù)發(fā)明實(shí)施地的法律即中國法來適用本案符合最密切聯(lián)系地法原則。本案最終以中國法而非美國專利法來適用本案。

2.法律規(guī)避

法律規(guī)避，又稱詐欺規(guī)避或欺詐設(shè)立聯(lián)結(jié)點(diǎn)，它是指涉外民商事法律關(guān)系的當(dāng)事人為利用某一沖突規(guī)范，故意制造某種聯(lián)結(jié)點(diǎn)，以避開本應(yīng)適用的法律，從而使對自己有利的法律得以適用的一種逃法或脫法行為。^[9]

本案中被告具有規(guī)避的主觀故意。其規(guī)避的對象是依據(jù)我國《專利法》《民法典》《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》《勞動法》中規(guī)定的應(yīng)向原告支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的義務(wù)。其規(guī)避方式是將職務(wù)發(fā)明成果申請為美國專利。其規(guī)避目的是利用美國專利法無職務(wù)發(fā)明報(bào)酬制度的規(guī)定來拒絕原告的請求。因此，被告的行為構(gòu)成法律規(guī)避。

具體來說，原告職務(wù)發(fā)明報(bào)酬來源于原告與被告某某公司之間的勞動合同關(guān)系，職務(wù)發(fā)明報(bào)酬本質(zhì)上屬于勞動報(bào)酬，具有勞務(wù)屬性。相關(guān)單位不能通過不公平、不合理的手段規(guī)避支付相關(guān)勞務(wù)報(bào)酬的法定義務(wù)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法〉若干問題的解釋（一）》第8條第1項(xiàng)規(guī)定：“有下列情形之一，涉及中華人民共和國社會公共利益，當(dāng)事人不能通過約定排除適用、無需通過沖突規(guī)范指引而直接適用于涉外民事法律關(guān)系的法律、行政法規(guī)的規(guī)定，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為涉外民事關(guān)系法律適用法第四條規(guī)定的強(qiáng)制性規(guī)定：（一）涉及勞動者權(quán)益保護(hù)的……”中國法律中涉及職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的相關(guān)規(guī)定，涉及勞動者權(quán)益，不得予以規(guī)避。本案中，某某公司通過要求原告簽署轉(zhuǎn)讓書，將原告在中國境內(nèi)完成的涉案職務(wù)發(fā)明相關(guān)專利申請權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給其關(guān)聯(lián)公司XY LIMITED并在美國申請專利后，利用美國專利法規(guī)定拒絕向原告支付發(fā)明人報(bào)酬，其實(shí)質(zhì)系利用不同的法律制度規(guī)避其依中國法律應(yīng)當(dāng)支付勞動對價(jià)的義務(wù)，明顯損害了原告作為勞動者的權(quán)益，不符合我國職務(wù)發(fā)明報(bào)酬制度的立法宗旨，違反我國法律相關(guān)規(guī)定。因此，被告的法律規(guī)避行為依法歸于無效，本案適用中國法而不是美國專利法。

3.公共秩序保留

公共秩序保留，是指一國法院依其國內(nèi)沖突規(guī)范本應(yīng)適用外國法時(shí)，因該外國法的適用與法院地國的重大利益、基本政策、道德的基本觀念或法律基本原則相抵觸而排除其適用的一種保留制度。它既有排除與國內(nèi)公共秩序相抵觸的外國法的適用的否定作用，又有直接適用國內(nèi)法中的強(qiáng)制性規(guī)范的肯定作用。^[10]

我國1986年《民法通則》（已失效）第150條規(guī)定：“依照本章規(guī)定適用外國法律或者國際慣例的，不得違背中華人民共和國的社會公共利益?！边@一規(guī)定是我國在國際私法方面首次確定公共秩序保留制度。2010年我國《涉外民事關(guān)系法律適用法》第5條規(guī)定：“外國法律的適用將損害中華人民共和國社會公共利益的，適用中華人民共和國法律?！边@條規(guī)定繼承了《民法通則》的做法并予以完善，明確規(guī)定損害我國社會公共利益的僅限于外國法律，并不包含國際慣例，從立法上縮小了損害主體的范圍，同時(shí)規(guī)定了公共秩序保留的結(jié)果是適用我國法律。

公共秩序是一個(gè)國家的法律基礎(chǔ)，任何外國法的適用不得損害或違背。被告通過適用美國專利法不予支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬，違反了我國專利法、民法典、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法中關(guān)于支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的強(qiáng)制性規(guī)定，實(shí)質(zhì)上損害了我國社會公共利益。本案專利權(quán)利人為被告XY LIMITED，其為專利證書上權(quán)利人，與本案被告某某公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。這種關(guān)聯(lián)公司之間先行轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)，而后委托制造專利產(chǎn)品的方式，令涉案職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造在美國獲得授權(quán)并公開，由于新穎性問題，已不可能在中國繼續(xù)申請發(fā)明專利；同時(shí)某某公司在中國境內(nèi)卻依然可以根據(jù)XY LIMITED的委托實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造生產(chǎn)專利產(chǎn)品從而獲得實(shí)際利益，達(dá)到將發(fā)明人作出重要貢獻(xiàn)的涉案發(fā)明創(chuàng)造在中國申請專利后實(shí)施獲利的相同效果。因此，若以涉案專利屬于美國專利為由認(rèn)定不應(yīng)適用我國法律關(guān)于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人報(bào)酬的規(guī)定，對發(fā)明人顯失公平。因此，本案法院運(yùn)用了公共秩序保留原則將美國專利法的適用予以排除是完全正確的。

需說明的是，結(jié)合本案事實(shí)分別運(yùn)用上述三個(gè)原則進(jìn)行分析，結(jié)論均是本案應(yīng)適用中國法，但這并不是說，在分析本案法律適用問題時(shí)必須結(jié)合這三個(gè)原則，實(shí)際上運(yùn)用其中一個(gè)原則也能達(dá)到本案適用中國法的判決結(jié)果。

六、職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付主體

本案判決結(jié)果是，被告某某公司而非被告XY LIMITED承擔(dān)報(bào)酬支付義務(wù)。這實(shí)際上涉及職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付主體的認(rèn)定。

我國《專利法》第15條規(guī)定了被授予專利權(quán)的單位應(yīng)向職務(wù)發(fā)明人支付報(bào)酬。我國原《合同法》（已失效）第326條規(guī)定了法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)從使用和轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果所取得的收益中提取一定比例，對完成該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果的個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)或者報(bào)酬。我國《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》第44條規(guī)定了職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化后，由科技成果完成單位對完成、轉(zhuǎn)化該項(xiàng)科技成果做出重要貢獻(xiàn)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬。從這些規(guī)定可以看出職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付主體稱呼不一致，分別是被授予專利權(quán)的單位、法人或其他組織、科技成果單位。應(yīng)該說這些稱呼并沒有揭示出職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付主體的實(shí)質(zhì)特征。

就職務(wù)專利而言，在司法實(shí)踐中，被授予專利權(quán)的單位一般被認(rèn)定為專利證書上登記的專利權(quán)人，但如果用人單位自己不申請專利，將專利申請權(quán)直接無償或低價(jià)轉(zhuǎn)讓給他人，由他人申請專利并由他人獲得專利權(quán)，在這種情況下，如何確定職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的支付主體，法律沒有明確的規(guī)定。職務(wù)發(fā)明人能夠主張其報(bào)酬請求權(quán)主要是基于其與用人單位之間的勞動關(guān)系。如果將職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付主體機(jī)械限定為“被授予專利權(quán)的單位”，則會產(chǎn)生一種極不公平的結(jié)果：職務(wù)發(fā)明人所在的用人單位不是“被授予專利權(quán)的單位”，無須支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬；“被授予專利權(quán)的單位”與發(fā)明人不存在勞動關(guān)系，也不用支付報(bào)酬。這種結(jié)果導(dǎo)致我國《專利法》《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》相關(guān)規(guī)定得不到落實(shí)，違反了我國民事法律的公平原則。因此，“被授予專利權(quán)的單位”實(shí)際上是指與職務(wù)發(fā)明人存在勞動關(guān)系的單位，該單位為職務(wù)發(fā)明人從事的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造提供了物質(zhì)技術(shù)條件，或該職務(wù)發(fā)明本身就是為了執(zhí)行或完成該單位下達(dá)的任務(wù)。無論職務(wù)發(fā)明是由該單位自己申請專利，還是將專利申請權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，都不能免除用人單位向職務(wù)發(fā)明人支付報(bào)酬的責(zé)任。

本案中，被告某某公司與原告建立了勞動關(guān)系，是涉案職務(wù)發(fā)明的物質(zhì)技術(shù)條件提供者，也是涉案職務(wù)發(fā)明任務(wù)的下達(dá)者。被告XY LIMITED僅為專利證書上權(quán)利人，與原告不存在勞動關(guān)系。參照我國原《合同法》第326條、《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》第45條第1款第1項(xiàng)的規(guī)定，在職務(wù)發(fā)明人報(bào)酬的法律關(guān)系中承擔(dān)支付發(fā)明人報(bào)酬的責(zé)任主體是用人單位某某公司，而非被授予專利權(quán)的單位即被告XY LIMITED。

美國等科技強(qiáng)國跨國企業(yè)經(jīng)常采取這種專利申請集中及專利許可集中的知識產(chǎn)權(quán)集中管理模式。這種模式屬于跨國企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的商業(yè)轉(zhuǎn)移行為，客觀上有利于提高其知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、管理、運(yùn)用和保護(hù)水平?？鐕髽I(yè)集團(tuán)內(nèi)部對專利申請權(quán)的低價(jià)甚至無償轉(zhuǎn)讓行為并沒有損害轉(zhuǎn)讓人的利益，因?yàn)槠髽I(yè)集團(tuán)內(nèi)部可以調(diào)整和協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)上可以并表處理。但涉及中國職務(wù)發(fā)明人報(bào)酬的支付問題，如果機(jī)械認(rèn)為被授予專利權(quán)的單位即為專利證書上登記的專利權(quán)人，則必然損害中國職務(wù)發(fā)明人的利益。因此，在中國技術(shù)走進(jìn)美國的大背景下，將職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付主體理解為與職務(wù)發(fā)明人存在勞動關(guān)系的單位，尤其在這種單位是美國跨國企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的一個(gè)子公司時(shí)，對職務(wù)發(fā)明人報(bào)酬權(quán)益的保護(hù)則意義重大。

七、職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付條件

我國《專利法》第15條第1款規(guī)定：“被授予專利權(quán)的單位應(yīng)當(dāng)對職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人給予獎(jiǎng)勵(lì)；發(fā)明創(chuàng)造專利實(shí)施后，根據(jù)其推廣應(yīng)用的范圍和取得的經(jīng)濟(jì)效益，對發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人給予合理的報(bào)酬?！币罁?jù)上述條款，結(jié)合我國《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》第44條的規(guī)定，職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)勵(lì)支付條件為職務(wù)發(fā)明已經(jīng)完成；職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付條件是職務(wù)發(fā)明已經(jīng)實(shí)施并取得經(jīng)濟(jì)效益。這種認(rèn)識具有一定的爭議，因?yàn)槲覈逗贤ā返?26條規(guī)定將獎(jiǎng)勵(lì)等同于報(bào)酬，沒有對獎(jiǎng)勵(lì)支付條件和報(bào)酬支付條件加以區(qū)分。這里結(jié)合本案事實(shí)情節(jié)，僅討論職務(wù)發(fā)明報(bào)酬（而非獎(jiǎng)勵(lì)）支付的條件。

技術(shù)創(chuàng)新活動的目標(biāo)是提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等，職務(wù)發(fā)明的實(shí)施就是為了達(dá)到上述目標(biāo)。對于用人單位而言，自己將職務(wù)發(fā)明應(yīng)用到生產(chǎn)中，或?qū)⒙殑?wù)技術(shù)成果對外許可、質(zhì)押融資、作價(jià)入股、知識產(chǎn)權(quán)證券化等均是其職務(wù)技術(shù)成果的實(shí)施方式。職務(wù)技術(shù)成果的實(shí)施與職務(wù)技術(shù)成果的形態(tài)是兩回事。如果職務(wù)技術(shù)成果是國家專利，則是專利實(shí)施；同理，其他形態(tài)的職務(wù)技術(shù)成果實(shí)施分別稱作技術(shù)秘密實(shí)施、植物新品種權(quán)實(shí)施、芯片設(shè)計(jì)專有權(quán)實(shí)施、軟件著作權(quán)實(shí)施等。在這樣的情況下，被實(shí)施的職務(wù)技術(shù)成果究竟是發(fā)明專利還是商業(yè)秘密或其他均不重要。只要職務(wù)技術(shù)成果已經(jīng)實(shí)施并取得經(jīng)濟(jì)效益，均應(yīng)適用我國職務(wù)發(fā)明報(bào)酬制度，用人單位均應(yīng)向職務(wù)發(fā)明人支付報(bào)酬。

本案中，涉案職務(wù)發(fā)明已由XY LIMITED申請為美國專利，并由XY LIMITED許可被告某某公司生產(chǎn)專利產(chǎn)品。被告某某公司將該專利產(chǎn)品出口到美國銷售，獲得可觀經(jīng)濟(jì)利益，滿足了職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的支付條件，法院判決被告某某公司向原告支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬是正確的。

八、結(jié)語

廣東省高級人民法院如此評價(jià)本案：本案涉及境內(nèi)職務(wù)發(fā)明在境外申請專利的職務(wù)發(fā)明報(bào)酬糾紛，我國相關(guān)法律未對此類糾紛進(jìn)行明確規(guī)定。本案以民法的公平原則為基礎(chǔ)，深入地剖析了職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造制度的基礎(chǔ)和本質(zhì)，詳細(xì)地闡述了職務(wù)發(fā)明人與用人單位之間的勞務(wù)屬性和利益劃分，結(jié)合適用準(zhǔn)據(jù)法的“最密切聯(lián)系”原則，得出本案糾紛應(yīng)當(dāng)適用我國法律進(jìn)行調(diào)整、應(yīng)當(dāng)給予發(fā)明人合理報(bào)酬的結(jié)論，堅(jiān)決地制止了跨國企業(yè)通過法律漏洞規(guī)避法定義務(wù)的行為，有效地保護(hù)了勞動者的合法權(quán)益，為此類案件的審理和相關(guān)立法的完善提供了良好的借鑒。^[11]

本案法律關(guān)系復(fù)雜，涉及美國專利法、中國法律及多部中國國內(nèi)部門法規(guī)定的適用，也涉及國際私法相關(guān)制度的運(yùn)用。具體而言，本案焦點(diǎn)甚多，涉及職務(wù)發(fā)明屬性、職務(wù)發(fā)明報(bào)酬屬性的認(rèn)定，也涉及職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付主體、職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付條件的認(rèn)定，其中我國法律對職務(wù)發(fā)明屬性、職務(wù)發(fā)明報(bào)酬屬性沒有規(guī)定，對職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付主體、職務(wù)發(fā)明報(bào)酬支付條件的規(guī)定也比較籠統(tǒng)。本案兩級法院的判決對上述四個(gè)焦點(diǎn)均作了合法合理的分析，體現(xiàn)其判決結(jié)果的開創(chuàng)性、典型性和示范性。本案兩級法院在法律適用上準(zhǔn)確把握了職務(wù)發(fā)明人報(bào)酬相關(guān)規(guī)定的立法本意，指出職務(wù)發(fā)明與職務(wù)專利的區(qū)別，并將職務(wù)發(fā)明人報(bào)酬規(guī)定的適用范圍涵蓋到國內(nèi)完成職務(wù)發(fā)明后到美國申請專利的情形。這種糾紛解決規(guī)則既打擊了利用專利權(quán)地域特性規(guī)避支付中國職務(wù)發(fā)明人報(bào)酬的惡意行為，也激發(fā)了中國廣大技術(shù)工作者的技術(shù)創(chuàng)造熱情，更保護(hù)了中國技術(shù)走進(jìn)美國背景下中國發(fā)明人的職務(wù)發(fā)明報(bào)酬權(quán)。

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[1] 李治國，廣東經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所律師。

[2] 例如：廣東省高級人民法院將該案入選“2018年廣東服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展十大典型案例”，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院將該案入選“2018年廣州知識產(chǎn)權(quán)法院服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例”“2018年廣州法院知識產(chǎn)權(quán)民事行政十大典型案例”，廣東外語外貿(mào)大學(xué)華南國際知識產(chǎn)權(quán)研究院將該案入選“第三屆廣東十大涉外知識產(chǎn)權(quán)案例”等。

[3] 張曉玲：《論職務(wù)發(fā)明人的報(bào)酬》，載《科技與法律》2006年第3期。

[4] Steven Cherensky，A Penny for Their Thoughts：Employee-Inventors，Preinvention Assignment Agreements，Property，and Personhood，81 Calif.L.Rev.595，616-17（1993）.

[5] Magnetic Mfg.Co.v.Dings Magnetic Separator Co.，16 F2d 739（7^th Cir.1927）.

[6] Catherine L.Fisk，Removing the “Fuel of Interest” from the “fire of Genius”：Law and the Employee-Inventor，1830-1930，65 U.Chi.L.Rev.1127，1 132-33（1998）.

[7] 本案案發(fā)時(shí)適用我國合同法的相關(guān)規(guī)定。原《合同法》第326條規(guī)定：“職務(wù)技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)屬于法人或者其他組織的，法人或者其他組織可以就該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果訂立技術(shù)合同。法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)從使用和轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果所取得的收益中提取一定比例，對完成該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果的個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)或者報(bào)酬?！爆F(xiàn)已生效的《民法典》第847條、第849條作了適當(dāng)修改。

[8] 章尚錦、徐青森：《國際私法》（第四版）（21世紀(jì)法學(xué)系列教材），中國人民大學(xué)出版社2011年版，第67頁。

[9] 黃進(jìn)：《國際私法》（第二版），法律出版社2008年版，第200頁。

[10] 章尚錦、徐青森：《國際私法》（第四版）（21世紀(jì)法學(xué)系列教材），中國人民大學(xué)出版社2011年版，第98—99頁。

[11] 知產(chǎn)力，http：//www.zhichanli.com/article/8212.html，最后訪問日期：2021年6月13日。