12 不具備識別商品來源的涉外貼牌行為不屬于商標使用

——福建晉江三超鞋服實業有限公司訴晉江和承鞋業有限公司侵害商標權案

【案件基本信息】

1.裁判書字號

福建省泉州市中級人民法院（2018）閩05民終1060號民事判決書

2.案由：侵害商標權糾紛

3.當事人

原告（上訴人）：福建晉江三超鞋服實業有限公司（以下簡稱三超鞋服公司）

被告（被上訴人）：晉江和承鞋業有限公司（以下簡稱和承鞋業公司）

【基本案情】

三超鞋服公司于2013年2月14日經核準注冊“”“”商標，核定使用商品為第25類的服裝、拖鞋等。三超鞋服公司生產的涉案商標鞋子均出口至國外，未在中國境內銷售過。Mohammed公司系2001年8月30日在沙特注冊成立的公司，其于2014年1月31日在沙特注冊了“”商標，商標類別為第25類。Mohammed公司于2016年1月1日出具授權書，委托和承鞋業公司生產加工其注冊商標的拖鞋，并授權和承鞋業公司將所生產的產品全部出口，Mohammed公司在授權書中承諾不在中國銷售和承鞋業公司所生產的產品，授權期限自2016年1月1日至2017年7月31日。

2016年9月3日，晉江市公安局根據三超鞋服公司的舉報，在和承鞋業公司處查獲標有涉案商標的鞋子8886雙。2017年3月1日，晉江市公安局以在偵查過程中發現不應追究刑事責任為由，撤銷案件。三超鞋服公司認為，和承鞋業公司未經許可，在相同商品上使用三超鞋服公司的注冊商標，侵犯了三超鞋服公司注冊商標專用權，請求判令和承鞋業公司立即停止侵犯三超鞋服公司注冊商標專用權的行為，并賠償三超鞋服公司經濟損失及合理開支49萬元。

【案件焦點】

和承鞋業公司對于涉案標識的使用是否構成商標法意義上的使用行為。

【法院裁判要旨】

福建省晉江市人民法院經審理認為：商標是商業主體在其提供的商品或者服務上使用的，能夠將其商品或服務與其他市場主體提供的商品或服務區別開來的標志，其基本功能在于識別和區分商品的來源。侵害商標權行為的本質特征是對商標識別功能的破壞，造成相關公眾對商品或服務的來源產生誤認或者認為其來源與注冊商標的商品有特定的聯系。《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）保護商標就是保護商標的識別功能。也就是說，是否破壞商標的識別功能，是判斷是否構成侵害商標權的基礎。而商標的識別功能只有在使用中才得以體現。因此，和承鞋業公司的被訴侵權行為是否屬于商標使用是確認和承鞋業公司是否侵權的關鍵。

商標的使用，根據《商標法》第四十八條規定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。”在本案中，和承鞋業公司接受Mohammed公司委托，加工生產帶有涉案商標的拖鞋，并約定產品全部運送給Mohammed公司，不在中國境內銷售，屬于涉外貼牌加工行為。更關鍵的是，三超鞋服公司亦未在國內有銷售過標注涉案商標的產品。在國內消費者均無法接觸三超鞋服公司、和承鞋業公司涉案商標產品的情況下，不存在國內消費者對該商品的來源發生混淆或者誤認的基礎，和承鞋業公司貼牌加工的行為亦不會對三超鞋服公司在中國市場份額帶來任何實質性損害或者被不正當擠占。因此，在中國境內，和承鞋業公司在產品上貼附的涉案商標不具有識別商品來源的功能，不是商標法意義上的商標使用行為。另外，和承鞋業公司在接受Mohammed公司委托加工時，對Mohammed公司提供商標的合法來源進行了必要的審查，主觀上沒有侵權的故意，盡到合理的注意義務。

綜上，三超鞋服公司在我國注冊了涉案商標，其依法享有的注冊商標專用權受我國法律保護。但和承鞋業公司在委托加工產品上貼附的標識，在我國境內不具有區別所加工商品來源的意義，不能實現識別該商品來源的功能，不屬于我國商標法意義上的商標使用，不構成對三超鞋服公司注冊商標專用權的侵權。

福建省晉江市人民法院依照《中華人民共和國商標法》第八條、第四十八條、第五十七條之規定，判決如下：駁回三超鞋服公司的訴訟請求。

三超鞋服公司不服原審判決，提起上訴。福建省泉州市中級人民法院同意一審法院的裁判意見，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項的規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

【法官后語】

本案的特殊之處在于，該標識在國外亦有進行商標注冊，而和承鞋業公司系受國外的商標權人的委托進行加工和出口，并不在國內進行銷售，國內消費者是接觸不到標有三超鞋服公司商標的產品的。因此，在國內，和承鞋業公司根據外國委托方的要求在涉案產品上使用涉案商標，并不會發揮商標的識別商品來源的功能，這也是法院認定不屬于商標性使用的最根本的理由。因此，只要國內加工方對國外注冊的商標來源有履行必要的審查注意義務，則不應承擔侵權責任。

但是，在“互聯網+全球購”的背景下，不少法律人士和專家學者提出涉外貼牌產品存在返銷國內的情形，應重新審視涉外貼牌加工行為的性質。筆者認為，目前在司法實踐中，涉外貼牌加工的商標侵權糾紛均為國內的商標權利人起訴國內的加工方，加工方只應對其國內的加工行為進行負責，其根據國外定作方的要求，在加工產品上貼附的商標，該商標在國內市場并不能發揮識別作用，并非商標法意義上的商標使用的情況，不應承擔商標侵權責任。至于國外定作方將產品再次返銷國內的可能，國內加工方無法控制，返銷所存在的侵權法律后果應由國外定作方承擔，與加工方無關。

編寫人：福建省晉江市人民法院 沈雄華