- 中國知識產權審判年度典型案例評析（2019年卷）
- 北京知識產權司法保護研究會
- 4840字
- 2019-11-18 17:38:18
7專利侵權訴訟中有關委托加工的行為定性
——李某訴廈門爾升山貿易有限公司侵害外觀設計專利權糾紛案
【案號】
一審:(2018)閩01民初414號
二審:(2018)閩民終1369號
【裁判要旨】
如果委托加工的產品涉嫌侵犯他人外觀設計專利權,雖然委托方并不參與該產品的直接生產,產品的外觀亦是由加工方所提供,但由于該產品上印制有委托方的商標,產品吊牌上亦只載明了委托方的信息,應當認定委托方的身份屬于產品生產商而非銷售商,故在專利侵權訴訟中無法援引合法來源抗辯。
【案情介紹】
原告李某擁有一項“背包”外觀設計專利權。李某發現市面上的一款背包產品外觀與其相似。經查,該產品合格證上標明的廠家信息為廈門爾升山貿易有限公司,產品上的商標亦為該公司所有。李某遂以廈門爾升山貿易有限公司構成專利侵權為由提起訴訟,要求其承擔停止侵權、賠償損失的法律責任。廈門爾升山貿易有限公司在訴訟中辯稱被訴產品是在專利授權日前所生產,不構成專利侵權。另外,被告還主張其是一家貿易公司,并無生產資質。被訴侵權產品是其委托第三方進行定牌加工生產的,被告提交了其與第三方的委托加工合同,且合同中明確約定產品的外觀樣式也是由加工方設計提供。故被告主張其并非被訴產品的實際生產商,而是銷售商,即使被訴產品構成專利侵權,其也有權主張合法來源抗辯。
【裁判結果】
福建省福州市中級人民法院經審理認為,被告是一家貿易公司,并不具備生產主體資質。被訴產品的吊牌上雖標有“廈門爾升山貿易有限公司”字樣,但并未標注被告是該產品的生產(制造)商。另外,被告提交了與第三方之間的產品訂購合同、進倉單、增值稅專用發票、轉賬憑證等證據,可以認定被訴產品來源于案外人的事實。故認定被告廈門爾升山公司是被訴產品的銷售者而非制造者。另外,通過比對,雖然被訴產品外觀與專利外觀近似,落入專利保護范圍,但由于是在專利授權日前所生產,不屬于專利法所規定的專利侵權行為。遂判決駁回原告的訴訟請求。案件宣判后,原告不服提起上訴。
福建省高級人民法院經審理后認為,被訴侵權產品系由被告委托案外人生產,被訴侵權產品上印制有被告的注冊商標,產品吊牌上亦只載有被告的相關信息。雖然被告與加工企業之間的合同約定產品外觀由加工企業提供,但經庭審查明,被訴產品的外觀是由被告根據加工企業提供的樣式選定的。二審法院據此認為,被告雖不具備生產主體資質,但其對外進行定牌委托加工,并選定產品外觀,主觀上體現了生產的意思表示,客觀上通過委托的加工企業完成生產行為,被告與第三方的內部約定不影響根據外部表現形式來認定行為的本質屬性。故可以認定被告在本案中實施了生產、銷售被訴侵權產品的行為。原審認定被告是被訴產品的銷售者而非制造者不當,應予以糾正。但由于被訴產品系在專利授權日前所生產,不屬于專利法規定的侵犯外觀設計專利的行為,原審駁回原告的訴訟請求并無不當。據此二審法院判決駁回上訴維持原判。
【法官評析】
本案雖然最終是以被訴產品在專利授權日前生產,不屬于專利法所規定的侵犯外觀設計專利權的行為為由,認定被告不構成專利侵權。但關于被告通過委托第三方進行加工生產被訴侵權產品并進行銷售的行為是界定為生產行為還是銷售行為仍然是爭議的一個重要焦點,一審、二審對此認定并不相同。對被告的行為進行準確定性,將涉及被告能否援引合法來源抗辯免除賠償責任這一關鍵問題。
《專利法》第七十條規定,為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任。因此,在涉及專利侵權訴訟中,能夠行使合法來源抗辯的主體僅限于使用、許諾銷售或者銷售侵權產品的主體,而不包括該產品的制造主體。根據上述規定,在本案中,如何界定被告的主體身份,即,是認定屬于制造者還是銷售商,在假設侵權成立的情況下將成為被告能否援引合法來源抗辯的關鍵。
一審法院認定被告是銷售商的主要理由是雖然被訴產品對外所公示的信息均指向被告,但在被告能夠提供充分的證據,證明其沒有生產的主體資質,只是委托他人進行貼牌生產,產品的外觀也并非由其設計的情況下,應當認為被告的行為并不構成實施涉案外觀設計專利的行為。另外,被告在庭審中辯稱其沒有實施生產行為的一個重要理由是:專利法所涉的制造行為是指未經專利權人許可,在相關產品上再現專利技術方案的活動與過程。換言之,專利法意義上的制造者應當對被控侵權產品已具備專利技術方案這一客觀事實,具有主觀上的意愿或客觀上的行為。而本案中被告只是純粹委托他人定牌加工,產品外觀并非由其設計提供,故其與被訴產品已具備專利技術方案這一制造行為本身并無任何關系,不能僅以該企業的相關標注行為即認定其系制造者。為此,被告還向法庭提交了一個類案判決以證明沒有直接實施專利技術的行為不屬于生產行為。該案系江蘇省高級人民法院審理的南通啟重潤滑設備公司與啟東豐匯潤滑設備公司侵害發明專利權糾紛案[18]。在該案中法院認為:“司法實踐中,如被控侵權產品已在銘牌、合格證等產品標識上披露了諸如生產企業名稱、商標等能夠據以確定制造者身份信息的,則在無相反證據的情形下,通常可以認定該被披露的企業即為被控產品的制造者,并由其對此承擔相應的法律責任。但如果該企業能夠證明其自第三方以合理價格購得被控侵權產品后,僅加貼了自己的相關生產信息并對外銷售的,且被控侵權產品并非根據該企業的意思而制造(如委托加工),則仍應當認定該企業并非被控侵權產品的制造者,而僅是銷售者。這是因為專利法所涉的制造行為是指未經專利權人許可,在相關產品上再現專利技術方案的活動與過程。換言之,專利法意義上的制造者應當對被控侵權產品已具備專利技術方案這一客觀事實,具有主觀上的意愿或客觀上的行為。這也正是諸如由委托方提供生產圖紙的委托制造、貼牌加工,或自第三方處購得半成品后自己進行再加工使得被控侵權產品完全具備專利技術方案等主體,將被認定為制造者或制造者之一的根本原因。如果某一企業將他人產品通過加貼了自己的生產信息,作為自身產品對外銷售的,其行為僅是促成了被控侵權產品的市場流通,而與該產品已具備專利技術方案這一制造行為本身并無任何關系,則不能僅以該企業的相關標注行為即認定其系制造者,而應當根據已查明的客觀事實來認定其僅為銷售者。”
二審法院則認定被告的行為屬于生產行為,理由是被訴侵權產品上印制的商標權利人為被告,產品合格證上標注的也是被告的相關信息,無論是從一般消費者還是從產品質量管理的角度來說,都應認定被告就是法律意義上的生產商。至于被告與受其委托進行貼牌加工生產的加工方之間的合同約定應屬于內部關系,不能據此成為被告主張其并非生產商的抗辯理由。筆者較為贊同二審觀點,理由如下:
《最高人民法院關于產品侵權案件的受害人能否以產品的商標所有人為被告提起民事訴訟的批復》指出,任何將自己姓名、名稱、商標或者可資識別的其他標識體現在產品上,表示其為產品制造者的企業或個人,均屬于《民法通則》第一百二十條規定的“產品制造者”和《產品質量法》規定的生產者。因此,在一般的知識產權侵權案件中,如果被控侵權產品已經在銘牌、合格證等產品標識上明確標注了諸如生產企業名稱、商標等能夠據以確定制造者身份信息的,則在無充分相反證據的情形下,通常可以認定該對外標注信息的企業即為專利法所界定的被控侵權產品的制造者,如果該產品構成知識產權侵權,則由該廠家對此承擔相應的侵權法律責任。一審法院的觀點實際上混淆了物理意義上的生產行為與法律意義上的生產行為的區別。隨著社會分工精細化的需求和發展,委托加工、定牌加工相當普遍,在這種生產模式下,委托方雖然沒有直接進行產品的生產,但仍然在主觀上體現了生產的意思表示,只不過直接的生產行為是由加工方在接受委托方的指示后所實施。特別是本案中,被訴侵權產品上印制了被告的商標,產品合格證上也載明了被告的企業信息,這也可以進一步佐證被告具有對外顯示其就是該產品的生產者的意思表示。另外,根據二審查明,雖然被訴產品的外觀是由第三方設計并提供,但對于最終選用何種產品外觀進行量產,則仍然是由被告在第三方提供的多種方案的基礎上選擇確定的。這進一步證明了被告雖然沒有直接參與物理生產,但以其主導性間接參與了生產過程。從法律關系上來說,產品外觀設計方案或技術要求來源于加工方或者其他第三方,只對貼牌定作人、承攬人內部分擔責任時具備法律意義,作為委托方的被告不能以其未直接制造專利產品而主張自己不是制造者。如果按照一審觀點,委托方只要能夠證明被訴產品并非由其生產,其與加工方之間存在特別約定就可以免責,則可能造成委托方疏于盡到合理的審查義務,不當減免其知識產權防范風險。另外,如果委托方不承擔直接侵權責任,權利人還需另行提起對加工方的訴訟,這在客觀上增加了權利人的訟累,不利于權利人正當維權。至于被告在庭審中所援引的所謂類案判決,在案情與法律關系上與本案也存在實質性不同。該案與本案存在的一個顯著區別就是不存在委托加工的法律關系,被告只是在將從他人處購買來的產品上貼附上自己的商標后進行轉賣,沒有任何的直接或間接參與原始產品生產的意思體現和行為表現。綜上分析,應當認為本案中被告并非被訴侵權產品的銷售者,根據其行為的表現形式,應當將其身份定性為生產商。
(蔡偉 作者單位:福建省高級人民法院)
[1].參見最高人民法院(2010)行提字第3號行政判決書。
[2].《中華人民共和國民事訴訟法》第七十九條規定:“當事人可以申請人民法院通知有專門知識的人出庭,就鑒定人作出的鑒定意見或者專業問題提出意見。”
[4].宋健:《專家證人制度在知識產權訴訟中的運用及其完善》,載《知識產權》2013年第4期。
[5].參見劉揚、賈昌明:《主題名稱對權利要求保護范圍的限定》,載《電子知識產權》2015年第12期。
[8].參見北京知識產權法院(2015)京知行初字第6666號行政判決書。
[9].參見南京市中級人民法院2010寧知民初字第566號民事判決書;江蘇省高級人民法院2012蘇知民終字第0021號民事判決書以及最高人民法院(2013)民申字第790號民事裁定書。
[10].參見北京知識產權法院(2014)京知行初字第68號行政判決書。
[11].參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第五條。
[12].參見《專利審查指南(2010)》第二部分第二章3.1.1。
[13].參見南京市中級人民法院2010寧知民初字第566號民事判決書;江蘇省高級人民法院2012蘇知民終字第0021號民事判決書以及最高人民法院(2013)民申字第790號民事裁定書。
[14].參見北京市高級人民法院(2017)京行終5452號行政判決書。
[15].參加北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第2981號行政判決書。