案例1.2 美國教育考試中心（ETS）訴新東方學校侵犯著作權、商標權案
基本案情
原告ETS是全球最大的非營利性教育研究和考試機構，它主持開發了TOEFL考試、GRE考試，并使這些考試成為美國乃至很多英語國家錄取大學生和研究生的重要評判標準。與此同時，ETS還將其開發的TOEFL試題、GRE試題在美國版權局進行了著作權登記，并以“TOEFL”（文字）、“GRE”（文字）作為商標在中國核準注冊。
新東方學校總部設在北京，是我國規模較大的民辦英語培訓學校。新東方學校的拳頭產品就是開辦專門針對TOEFL、GRE等考試的培訓。要培訓就要有資料，對于考生來說，最重要的復習資料就是歷年試題。然而，在2003年9月前，TOEFL和GRE等考試的歷年試題與復習資料從未在中國內地授權出版。面對大批準備出國留學的學生的強烈需求，在未經原告許可的情況下，新東方大量復制了上述考試試題，并將試題以出版物的形式公開銷售。此外，在被控侵權的新東方出版物的封面上均用醒目的字樣標明“TOEFL”“GRE”字樣。原告認為被告的行為侵犯了其著作權及商標權，故起訴要求原告承擔停止侵權、賠償損失、賠禮道歉等民事責任。
被告新東方學校辯稱：①作為TOEFL、GRE等英語考試培訓機構，必然以教學雙方獲得并使用該考試以往的試題作為教學的條件之一。對ETS而言，不論其對這些試題采取何種保密措施，在眾多的應試者參加考試而獲知試題內容后，在法律上應沒有權利要求禁止特定考試試題信息的流傳；②新東方學校是在無法獲得原告授權的情形之下，根據學生的數量和要求對以往考試的部分試題進行復制，以用于課堂教學。這種使用應屬于我國《著作權法》規定的合理使用，無須獲得原告的授權；③雖然原告在中國注冊了相關的商標，但是，新東方學校的這種使用，是在GRE、TOEFL已經成為某一考試專有名稱的情況下，為說明和敘述有關資料而作的使用，與作為商標的使用在目的和實際效果上完全不同。根據中國《商標法》的有關規定，不應被視為侵犯商標專用權的行為。因此，原告起訴的部分訴訟請求不能成立。
一審法院經審理認為，新東方學校在未經得ETS許可的情況下，擅自復制ETS享有著作權的TOEFL考試試題，并將試題以出版物的形式通過互聯網等渠道公開銷售，其行為侵害了ETS的著作權；新東方學校在與ETS核定使用商品類別相同的商品上使用了ETS的注冊商標，構成對ETS注冊商標專用權的侵犯。故判令新東方學校立即停止侵權行為，在《法制日報》上向原告公開賠禮道歉，并賠償原告經濟損失人民幣500萬元及訴訟合理支出人民幣52.2萬元。
二審法院認為，一審判決在新東方學校侵犯ETS著作權問題上認定事實清楚、適用法律正確，但關于侵犯商標專用權及賠償數額的認定和處理有所不當，應予酌情糾正，故判決新東方學校賠償經濟損失人民幣3740186.2元及合理訴訟支出人民幣2.2萬元。
法律問題
（1）知識產權法的效力如何規定？
（2）試題、試卷是否是作品？
（3）考試名稱是否屬于商標權保護范圍？
案例評析
1.外國人的作品是否受中國著作權法的保護
這一問題涉及著作權法律效力的范圍。每一部法律都有自己的適用范圍。具體到《著作權法》的適用范圍，就是指什么人、在什么地方、在什么時候發表的作品是不是應受《著作權法》的保護。這個問題在《著作權法》中做了專門的規定。作品，包括外國作品、無國籍人的作品，受我國《著作權法》保護的情形根據下列原則確定。
第一是屬人原則：只要是中國公民、法人或其他組織的作品，不論是不是發表，在哪里發表，都可以享受我國《著作權法》的保護。實際上根據創作者的國籍來決定是不是受保護，所以也叫“國籍原則”。
第二是屬地原則：根據作品的首先出版地來確定是不是受我國《著作權法》保護的原則。包括下面幾種情形：外國人作品首先在中國境內出版，受我國法律保護；未與中國簽訂協議或共同參加國際條約的國家的作者以及無國籍人的作品首次在中國參加的國際條約的成員國出版的，或者在成員國和非成員國同時出版的，受我國法律的保護。比如中國和法國都是《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》的成員國，不參加任何國際公約和國際條約國家的作者在法國首先出版他的作品，同樣也享有中國《著作權法》的保護。
第三是互惠原則：即根據國與國之間簽署的協議，或是共同參加的國際公約、國際條約來確定是不是適用《著作權法》的保護。外國人、無國籍人的作品，根據所屬國家，或者經常居住地的國家，跟中國簽訂的協議，或者共同參加的國際條約，可以享受中國《著作權法》的保護。比如中國和美國均是《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》的締約國。那么，美國公民的作品，就可以依法受到中國法律的保護。
具體到本案，中國和美國均是《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》的成員國，根據中國《著作權法》第二條第二款及《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》第三條第一款（A）項的規定，我國有義務對美國國民的作品在中國給予保護。
2.試題是否是作品
著作權法保護的客體是作品。著作權法所稱的作品，是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性并能以某種有形形式復制的智力成果。換言之，在不違反法律禁止性規定的前提下，一個作品是否受到《著作權法》的保護，主要看其是否具有獨創性。所謂作品的獨創性，是僅就作品的表現形式而言，并不涉及作品中包含或反映的思想、信息和創作技法等。試題作為以文字形式表現的作品，是否具有獨創性呢？對此，可以分兩種情況予以探討。
（1）單獨一道道試題本身具有的創作作品的獨創性。盡管試題所要考察的知識點本身作為公有知識等不應有著作權，但是試題的編寫者將知識點內容以特殊的語言、邏輯表現出來，這種訴諸文字的表現形式就包含了編寫者（作者）自身獨創性的勞動，因此，只要不是抄襲他人的表達方式，試題這種作品自創作完成之日起就受著作權法的保護。
（2）一道道試題組成的一套試題所具有的編輯作品的獨創性。不僅一道道試題的內容需要經過編寫者嚴謹、科學地設計，對于整套試題而言，同樣需要編輯者根據考試的性質、考察的重點、考生的水平等因素精心選擇適當類型和內容，并對試題的整體編排進行策劃。對試題的編輯者來說，盡管一道道試題可能不是他撰寫的，但他將已有的試題依據不同的目的編輯、整理成一套試題，盡管這套試題不是絕對的獨立構思的產物，但它仍然是經過一定的創作活動產生的，因而一套試題作為編輯作品，只要具有獨創性，也屬于我國著作權法保護的匯編作品的范疇。
本案中，原告作為TOEFL等考試的主持、開發者，從考察考生聽、讀、寫各項技能的要求出發，獨立設計、創作完成了TOEFL考試中寫作、聽力和語法部分的試題，體現了創作作品的獨創性；此外，原告以專業報刊、雜志上已經發表的文章為基礎設計、創作了閱讀部分的考題，同時，對每個部分的試題予以選擇、編排，體現了獨創性。因此，原告的試題屬于我國著作權法保護的匯編作品范疇。
3.被告主張著作權的合理使用是否成立
合理使用是對知識產權利用的特殊情形。它是指在法律規定的條件下，不必征得權利人同意，也無須向權利人支付報酬，基于正當目的而使用他人知識產品的合法的事實行為。在著作權領域，合理使用他人作品的前提是：第一，基于正當目的，如個人使用、新聞報道使用、轉載或轉播使用等；第二，要指明作者姓名、作品名稱，并且不得侵權著作權人依法享有的其他權利；第三，合理使用的作品必須是已經發表的，未發表的作品一般情況下不得合理使用。合理使用的立法目的在于減少任何使用都要取得許可的麻煩，本質上是對著作權設定必要的限制。針對教學科研情形，我國《著作權法》第二十二條第六款規定，為學校課堂教學或者科學研究，翻譯或者少量復制已經發表的作品，供教學或者科研人員使用，可以不經著作權人許可，不向其支付報酬，但不得出版發行。依此規定，教學科研目的的合理使用至少要滿足兩個要求：一是使用作品的目的，即強調教學或科研使用；二是使用作品的數量，只能是少量復制，僅供教學或者科研人員使用。
本案中，新東方辯稱，就總體而言，它是根據學生的數量和要求對以往考試的部分試題進行復制，以用于課堂教學。這種使用屬于合理使用，無須獲得原告的授權。針對該爭論焦點，做以下詳細分析。
（1）為教學目的合理使用是否僅限于非營利行為和非商業性質的組織？
對合理使用是否僅限于非營利行為的問題，學界有兩種觀點。一種觀點認為，我國立法對合理使用的規定中并無禁止營利之規定，因此，只要是符合使用作品的目的，且少量復制，即是合理使用，而不論使用者是否獲利。另一種觀點認為，只要是營利的，就應排除在合理使用的范疇之外。筆者贊成后一種規定。盡管我國立法沒有明確，但從合理使用制度的本意出發，合理使用應不是為了商業利益，而是為了非營利性的教育、學術研究等。合理使用既然是一種無償使用，就不允許他人以營利為目的使用有著作權的作品，也不允許雖無營利目的但客觀上通過合理使用而獲利的使用。不過，實踐中，教學機構可能向使用者收取必要的復制作品的工本費等，對這種收取必要的費用支出的行為不能理解為營利。
此外，合理使用是否僅限于非商業性質的組織？教學機構有公立、私立之分，私立學校是以營利為目的的商業性質的組織，是否就應被排除在合理使用之外？對此，美國法院的觀點非常值得借鑒：“具有商業性質的組織可能出于符合合理使用規則的目的而使用作品，例如商業性的傳播者在新聞報道、時事評論中引用他人有著作權的作品，即是一種非營利的‘合理性’目的；而非商業性質的組織則可能從事營利性目的的使用，例如教師協會本身雖為非營利團體，但對其成員出售解析他人計算機軟件的復制品，即超出合理使用的范圍。”可見，社會組織的性質與合理使用之間無必然聯系。具有商業性質的使用者如果證實其使用的目的正當及使用的合理性，就可以此主張合理使用的抗辯。
（2）如何理解《著作權法》第二十二條規定中的“少量”？
盡管我國相關立法對“少量”的界定語焉不詳，但筆者以為，合理使用中的“少量”至少有兩層含義：一是指同整個作品相比，被使用的部分僅僅是該作品的小部分；二是指使用作品的數量較小，從教學角度看，可以理解為復制的數量與教學人員的數量相匹配，而且這種使用本質上對作品的潛在銷售市場和價值影響不大。
由上述分析可見，新東方學校在教學過程中，為教學需要，根據學生的數量和要求對以往考試的部分試題進行少量復制，應屬于合理使用范疇。至于新東方學校乃私立民營學校、其提供的教學乃有償服務等，與合理使用的限制并無必然聯系。不過，現實的情形是，在部分合理使用之外，新東方大量復制甚至出版、發行原告的試題，新東方的這些行為顯然超越了合理使用的范疇，不符合合理使用的法定條件。
4.商品特定名稱的使用與侵犯商標專用權
在本案中，原告認為，原告已將“TOEFL”（文字）、“GRE”（文字）作為商標核準注冊，而被告在考試試題出版物封面上以醒目的字體標明“GRE”或“TOEFL”字樣，侵犯了原告的商標權。被告則認為，這種使用，是在GRE或TOEFL已經成為某一考試專有名稱的情況下，為說明和敘述有關資料而作的使用，與作為商標的使用在目的和實際效果上完全不同，不應被視為侵犯商標專用權的行為。對此，筆者以為，鑒于現實生活中常常存在某些特有商品名稱本身就是廠家的注冊商標的情形，判斷某種使用注冊商標（商品名稱）的行為是否構成侵犯商標專用權，是否產生侵害商標專用權的后果，還要具體問題具體分析。
就本案來說，盡管“TOEFL”（文字）已作為商標核準注冊（“GRE”情形相同），但是，從TOEFL這個商標的組成看，它是“英語作為外語的考試”或“對外國人的英語考試”（Test of English as a Foreign Language）英文名稱中每個單詞第一個字母的組合，故可以看作這種考試的縮略語。在長期的使用過程中，TOEFL已經成為這種考試的代名詞。人們一見到TOEFL，就知道它意味著某種考試。換言之，在“TOEFL”（文字）作為商標注冊后，經過長期的使用，TOEFL實際上已經成為ETS開發舉辦的作為對外國人的英語考試這種特定商品的稱呼。由于現實生活中沒有TOEFL這個名詞的替代性稱呼，人們要表達這種考試只能用TOEFL這個名稱。因此，盡管“TOEFL”（文字）乃注冊商標，但現實中無法避免人們使用這個稱呼。從這個意義上說，面對現實生活中種種使用他人注冊商標的情形，尤其是當某些特有商品名稱本身就是廠家的注冊商標的情形時，僅僅憑籠統的“使用某注冊商標”這個概念并不能界定該行為是否構成侵權，而應當根據使用的目的、使用的方式、使用的效果等來作進一步的判斷。
具體結合本案的情形，如果被告主觀上只是為說明和敘述與TOEFL相關資料的性質或內容而在出版物封面上標明“TOEFL”字樣，而且客觀上并無突出該商標標識并造成混淆商品來源的后果，則這種使用應當具有正當性。本案中，原告訴稱被告在考試試題出版物封面上以醒目的字體標明“GRE”或“TOEFL”字樣，侵犯了原告的商標權。實際上，僅僅“醒目”并不能準確判斷被告的具體使用情形，尤其是不能說明被告是否將“TOEFL”字樣作標識性使用，因此，必須結合出版物的整個封面，特別是“TOEFL”字樣在出版物整個標題中的情形綜合加以判斷。筆者以為，就市面上出版發行的新東方學校的“TOEFL系列教材”“TOEFL聽力磁帶”來看，關于“TOEFL”字樣的具體使用情形還有差異，有的只是在出版物封面左上角以較小的字體表明和強調出版物的內容與TOEFL考試有關，有的夾雜在書名中與其他書名的組成字體同樣排列，并無突出或特別強調之意。類似上述種種使用方式應當有別于侵犯商標權的使用。不過，也有一些出版物的封面上，以擴大“TOEFL”字體或以“TOEFL”字體作背景使用等方式強調突出“TOEFL”字樣，實踐中可能造成讀者對商品來源的誤認和混淆，該使用可能構成侵權。
由上可見，當某些特有商品名稱本身就是廠家的注冊商標時，商標權人不能禁止他人對商品名稱的正當使用。這種使用，與商標法中規定的在類似商品上使用近似商標以及偽造、擅自制造他人注冊商標標識等侵權行為在使用目的和實際效果上完全不同。因此，本案中要判定被告的行為是否構成侵犯商標權，法院應結合實際區分兩種情況：一是因無其他替代物且只是為說明和敘述有關資料的性質、內容而作的使用；另一種是惡意混淆的使用。在前者情形下，只要行為人是善意的，就不應認定為侵權。
課后討論
在新東方對于原告指控的辯解中，一再強調其侵權行為是有特殊的歷史背景的。當時一方面是大量的中國學生渴望獲得合法的正版資料滿足學習之需；另一方面是ETS手中握有大量已經在北美市場上公開銷售多年的考試資料，卻拒絕在中國內地公開出版，使得中國學生在ETS考試資料方面求學無門，求知無助。新東方是在沒有任何選擇的情況下，被迫使用了原告的資料。因此，新東方認為原告的行為構成知識產權的濫用。那么，原告的行為是否構成權利的濫用呢？